Vào ngày 18 tháng 2024 năm XNUMX, trong trường hợp C-367 / 21 (vẫn chưa có phiên bản tiếng Anh) CJEU lại ra phán quyết về việc cạn kiệt quyền nhãn hiệu thương mại của EU (sau năm phán quyết ngày 17 tháng 2022 năm XNUMX bao gồm C-175 / 21 Công nghiệp quốc tế Harman, C-224 / 20 Merck Sharp & Dohme, và C ‑ 204/20 Sở hữu trí tuệ của Bayer). Tòa án Sở hữu trí tuệ Ba Lan đã chuyển các câu hỏi tới CJEU liên quan đến nghĩa vụ chứng minh cho việc đưa hàng hóa lần đầu tiên vào thị trường EU (hoặc EEA) bằng hoặc với sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Hewlett-Packard (HP) đã tiếp thị thiết bị CNTT ở EU theo EUTMs “HP”.

HP làm việc với các nhà phân phối được cấp phép chỉ bán cho người dùng cuối hoặc thành viên mạng lưới. HP đã sử dụng số sê-ri trên sản phẩm làm mã cho thị trường dự định nhưng chỉ bản thân HP mới có thể đọc được mã đó. Senetic SA, một nhà bán lẻ CNTT của Ba Lan, đã mua thiết bị HP từ các nhà cung cấp (không phải là nhà phân phối chính thức của HB) ở EEA và đưa chúng ra thị trường ở Ba Lan. Senetic được các nhà cung cấp đảm bảo rằng hàng hóa có thể được tiếp thị hợp pháp trong EEA nhưng không thể yêu cầu HP xác nhận điều này dựa trên số sê-ri. Sự bào chữa của Senetic trước hành động vi phạm của HP dựa trên việc cạn kiệt quyền EUTM. Phán quyết tóm lại là một phát hiện tương đối đơn giản về nghĩa vụ chứng minh, do đó dựa trên 34, 35 TFEU.

CJEU xác nhận rằng, về nguyên tắc, nhà nhập khẩu phải chứng minh rằng quyền EUTM đã hết khi hàng hóa được bán lại bên ngoài mạng lưới phân phối chọn lọc của chủ sở hữu. Điều này đúng ngay cả khi các nhà cung cấp thường “không có xu hướng tiết lộ nguồn cung cấp của mình” (đoạn 61). Sự đảm bảo của nhà cung cấp rằng hàng hóa có thể được tiếp thị hợp pháp là chưa đủ. Sự cạn kiệt phải được thể hiện đối với từng sản phẩm riêng lẻ, cụ thể là bằng cách chứng minh rằng chúng đã được đưa ra thị trường ở EEA bởi hoặc có sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu (đoạn 54).

Tuy nhiên, có thể cần phải điều chỉnh quy tắc này, đặc biệt khi toàn bộ gánh nặng chứng minh đối với bị đơn có thể dẫn đến nguy cơ thực sự về việc phân chia thị trường trong EEA (đoạn 60). Đây có thể là trường hợp bị đơn phải đối mặt với những khó khăn không thể vượt qua trong việc chứng minh rằng hàng hóa đã được đưa vào thị trường EU một cách hợp pháp, vì khi đó chủ sở hữu nhãn hiệu có thể ngăn chặn việc nhập khẩu song song một cách hiệu quả. Cần lưu ý rằng các nhà cung cấp không muốn tiết lộ nguồn tin của họ trong mạng lưới phân phối của chủ sở hữu nhãn hiệu – và ngay cả khi họ làm vậy thì chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chặn việc cung cấp trong tương lai cho nhà phân phối không tuân thủ (đoạn 63-65). Trong tình huống như vậy, việc yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu cung cấp thông tin về nơi sản phẩm lần đầu tiên được tung ra thị trường là hợp lý.

Bình luận

Chủ sở hữu nhãn hiệu nhận thấy rằng mạng lưới phân phối có chọn lọc của họ trong EEA bị rò rỉ sẽ không hiểu phán quyết này là củng cố vị thế của họ trên cơ sở luật nhãn hiệu. Trách nhiệm chứng minh sự cạn kiệt các quyền do EUTM mang lại không thể chỉ thuộc về bị đơn trong một vụ kiện vi phạm trong đó hàng hóa mang nhãn hiệu đó và được phân phối thông qua một mạng lưới phân phối có chọn lọc mà các thành viên chỉ có thể bán lại cho các thành viên khác của mạng lưới đó hoặc cho người tiêu dùng cuối cùng đã được bị đơn mua ở EU hoặc EEA sau khi nhận được sự đảm bảo từ người bán (Van Doren C-244 / 00). Tuy nhiên, việc không có khả năng khách quan đơn thuần trong việc gánh chịu gánh nặng chứng minh sự cạn kiệt không biện minh cho sự đảo ngược của nó. Để đáp ứng nghĩa vụ chứng minh, theo quan điểm của tác giả này, bị cáo phải tiết lộ tất cả các tình tiết cho thấy các yếu tố kiệt sức đã được đáp ứng. Việc các nhà cung cấp của anh ta từ chối chia sẻ thông tin thương mại về nguồn không làm giảm bớt nghĩa vụ của nhà nhập khẩu song song phải làm những gì có thể để tránh vi phạm nhãn hiệu. Do đó, anh ta phải phân tích từng hàng hóa một cách thường xuyên nhằm đảm bảo rằng chúng được đưa vào thị trường EU hoặc EEA một cách hợp pháp. Mặt khác, cũng công bằng khi mong đợi chủ sở hữu nhãn hiệu cung cấp ít nhất loại thông tin mà anh ta có thể biết được liệu hàng hóa được anh ta đưa vào thị trường EU / EEA hay có sự đồng ý của anh ta.

_____________________________

Để đảm bảo bạn không bỏ lỡ các cập nhật thường xuyên từ Blog Nhãn hiệu Kluwer, vui lòng đăng ký tại đây.

Luật IP Kluwer

Sản phẩm Cuộc khảo sát về Luật sư Sẵn sàng cho Tương lai năm 2022 cho thấy 79% luật sư nghĩ rằng tầm quan trọng của công nghệ pháp lý sẽ tăng lên trong năm tới. Với Luật IP Kluwer, bạn có thể điều hướng thực tiễn luật IP ngày càng toàn cầu với thông tin và công cụ chuyên biệt, địa phương và xuyên biên giới từ mọi địa điểm ưa thích. Là một chuyên gia sở hữu trí tuệ, bạn đã sẵn sàng cho tương lai chưa?

Học cách Luật IP Kluwer có thể hỗ trợ bạn.