Đoạn 30(2)(a) của Đạo luật nhãn hiệu yêu cầu đơn đăng ký nhãn hiệu phải mô tả hàng hóa và dịch vụ liên quan theo “các thuật ngữ thương mại thông thường”. Khoảng 64% tất cả các phản đối do giám định viên nhãn hiệu CIPO đưa ra liên quan đến mô tả hàng hóa và dịch vụ. Lưu ý này giải thích cách người nộp đơn có thể giảm thiểu rủi ro và chi phí khi gặp phải sự phản đối như vậy.

Sử dụng Sổ tay Hàng hóa và Dịch vụ

Chiến lược hiệu quả và đáng tin cậy nhất để soạn thảo các mô tả có thể chấp nhận được ở Canada là sử dụng các mô tả được xác định trong  CIPO Hướng dẫn sử dụng hàng hóa và dịch vụ (các "Hướng dẫn sử dụng”), là cơ sở dữ liệu trực tuyến gồm gần 80,000 mô tả được phê duyệt trước. Ứng viên có thể tìm kiếm thuật ngữ theo từ khóa, xem tất cả các điều khoản trong Hướng dẫn sử dụng bằng chữ cái đầu tiên, hoặc xem tất cả các thuật ngữ liên quan đến một Phân loại Nice cụ thể. Việc sử dụng những mô tả này hầu như không bị phản đối. Nó cũng không ngừng mở rộng, với khoảng 10,000 mục mới được thêm vào gần đây.

Cách hiệu quả nhất để sử dụng Hướng dẫn sử dụng là phác thảo một mô tả chỉ sử dụng các điều khoản đã được phê duyệt trước. Các ứng dụng chứa các thuật ngữ như vậy cũng có nhiều khả năng được xử lý nhanh hơn thông qua quy trình kiểm tra, như được giải thích trong CIPO thông báo thực hành. Nói cách khác, sử dụng phương pháp này có thể cho phép người nộp đơn giảm thời gian trì hoãn giữa việc nộp đơn và lần thẩm định đầu tiên khoảng sáu tháng.

Một nhược điểm liên quan đến việc chỉ sử dụng các điều khoản được phê duyệt trước như vậy là thiếu tính linh hoạt. Các Hướng dẫn sử dụng không đầy đủ, đặc biệt là liên quan đến các ngành công nghiệp mới nổi nhanh chóng. Các ứng viên kinh doanh trong các ngành này có thể muốn từ bỏ sự chắc chắn thực tế liên quan đến việc chỉ sử dụng các điều khoản được phê duyệt trước để ủng hộ mô tả gốc hoặc tùy chỉnh. Các ứng viên soạn thảo các mô tả như vậy nên sử dụng các chiến lược bổ sung sau đây để giảm nguy cơ bị phản đối.

Phấn đấu cho tính cụ thể

Theo phần 29 của Quy định nhãn hiệu, một tuyên bố về hàng hóa và dịch vụ phải mô tả từng hàng hóa hoặc dịch vụ theo cách xác định một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Ứng viên nên sử dụng từ ngữ chính xác và cụ thể để đảm bảo rằng mô tả tùy chỉnh tuân thủ yêu cầu này. Đối với hàng hóa, người nộp đơn có thể cân nhắc đưa vào loại hoặc loại phụ (ví dụ: “ốp lưng, cụ thể là ốp lưng điện thoại thông minh”) hoặc khu vực sử dụng có liên quan. Một chiến lược khác là xác định các thuật ngữ “Đã nghỉ hưu” thích hợp trong Hướng dẫn sử dụng và nhấp vào nút “Ghi chú bổ sung” hình tròn bên cạnh thuật ngữ, nút này đôi khi cung cấp hướng dẫn bổ sung.

Những từ như “bao gồm”, “đặc trưng”, “liên quan đến” và “v.v.” nên được sử dụng cẩn thận, vì những từ này sẽ chỉ được chấp nhận nếu chúng theo sau hàng hóa hoặc dịch vụ đủ cụ thể. Ví dụ: "quần áo, kể cả áo khoác" là không thể chấp nhận được nhưng "quần áo cụ thể là áo khoác" cũng được chấp nhận vì lý do tương tự. Một quy tắc tương tự chi phối việc sử dụng “các bộ phận và phụ kiện”, phải tuân theo các hàng hóa đủ cụ thể để được chấp nhận.

Người nộp đơn nên tránh các cụm từ như “hàng hóa tương tự” và “hàng hóa liên quan” mà CIPO coi là không xác định. Các thuật ngữ “hoặc” và “và/hoặc” cũng nên tránh nếu chúng tạo ra sự mơ hồ quá mức (ví dụ: khi mô tả cho một ứng dụng trong Nhóm 9 là “điện thoại thông minh và/hoặc máy tính bảng kỹ thuật số”). Làm rõ những điểm mơ hồ trong bản mô tả dự thảo có thể yêu cầu kéo dài hoặc mở rộng bản mô tả.

Các thuật ngữ “thiết bị và dụng cụ” và “dữ liệu” cũng thường không được chấp nhận trừ khi có tính đặc hiệu cao hơn.

Hoàn thiện dấu câu của bạn

Dấu chấm câu thích hợp là rất quan trọng. Các hàng hóa hoặc dịch vụ riêng lẻ trong một tuyên bố phải được phân tách bằng dấu chấm phẩy (ví dụ: “điện thoại thông minh; vỏ cho điện thoại thông minh; máy tính bảng kỹ thuật số”). Bất kỳ thuật ngữ nào xuất hiện trong hai dấu chấm phẩy đều được coi là đứng độc lập và phải đủ cụ thể mà không cần tham chiếu đến các phần khác của tuyên bố. Theo đó, dấu chấm phẩy không nên tách biệt các thuật ngữ như “phụ kiện đi kèm” hoặc “các bộ phận và phụ kiện đi kèm” khỏi chủ thể ngữ pháp của chúng. Cuối cùng, tránh sử dụng dấu hai chấm để thay thế cho “cụ thể” hoặc “cụ thể”, vì CIPO sẽ không chấp nhận điều này (ví dụ: “ống kính: kính đeo mắt”).

Tính tổng quát là tốt (Đối với thuật ngữ ngành)

Tránh sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký trong phần mô tả hàng hóa và dịch vụ. Chiến lược này có vẻ hiển nhiên, nhưng nhiều từ chung chung hoặc quen thuộc được cho là thực tế là nhãn hiệu đã đăng ký ở Canada. Các ví dụ phổ biến về nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị nhầm lẫn với các thuật ngữ chung của ngành bao gồm ASPIRIN cho thuốc giảm đau, THERMOS cho chai cách nhiệt và YOYO cho đồ chơi bao gồm một trục hình trụ có dây. Đảm bảo rằng một tuyên bố về hàng hóa và dịch vụ không chứa nhãn hiệu đã đăng ký có thể yêu cầu tìm kiếm ngắn Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu CIPO.

Biết các quy tắc cụ thể theo ngữ cảnh

Sản phẩm CIPO Hướng dẫn thẩm định nhãn hiệu (các "hướng dẫn kiểm tra”) đặt ra các quy tắc và hướng dẫn cụ thể để mô tả một số loại hàng hóa và dịch vụ. Người nộp đơn xin đăng ký bao gồm một hoặc nhiều hàng hóa và dịch vụ sau đây nên tham khảo các phần liên quan của hướng dẫn kiểm tra để hiểu rõ hơn về cách tránh bị phản đối:

Phân tích các ứng dụng đã được phê duyệt

Cuối cùng, sử dụng Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu CIPO để xem xét các mô tả hàng hóa và dịch vụ cho đăng ký của bên thứ ba và các ứng dụng được quảng cáo bao gồm các hàng hóa và dịch vụ tương tự có thể giúp người nộp đơn xác định những gì có khả năng được CIPO chấp nhận. Tuy nhiên, chiến lược này ít chắc chắn hơn vì giám khảo không bị ràng buộc bởi các thông lệ kiểm tra trước đây.

Cân nhắc trong tương lai

CIPO đang chấp nhận yêu cầu bổ sung vào Hướng dẫn và tìm cách mở rộng nó một cách đáng kể để thúc đẩy việc sử dụng nhiều hơn. Đây vẫn là vấn đề đối với nhiều người dùng yêu cầu quyền ưu tiên từ các ứng dụng quốc gia của họ hoặc đối với các ứng dụng quốc tế chỉ định Canada.

Các ứng viên cần hỗ trợ soạn thảo các mô tả hàng hóa và dịch vụ có thể chấp nhận được hoặc phản hồi phản đối kỹ thuật liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu ở Canada nên liên hệ với bất kỳ thành viên nào của Nhóm thực hành nhãn hiệu hoặc gửi tin nhắn đến info@bereskinparr.com.

_____________________________

Để đảm bảo bạn không bỏ lỡ các cập nhật thường xuyên từ Blog Nhãn hiệu Kluwer, vui lòng đăng ký tại đây.

Luật IP Kluwer

Sản phẩm Cuộc khảo sát về Luật sư Sẵn sàng cho Tương lai năm 2021 cho thấy 81% các công ty luật mong đợi xem công nghệ là một khoản đầu tư quan trọng đối với khả năng phát triển của họ trong tương lai. Với Kluwer IP Law, bạn có thể điều hướng thực tiễn ngày càng toàn cầu về luật SHTT với thông tin và công cụ chuyên biệt, địa phương và xuyên biên giới từ mọi địa điểm ưa thích. Với tư cách là một chuyên gia IP, bạn đã sẵn sàng cho tương lai chưa?

Học cách Luật IP Kluwer có thể hỗ trợ bạn.