[Bài đăng này được đồng tác giả với thực tập sinh SpicyIP Sidhi Pramodh Rayudu với sự hỗ trợ nghiên cứu từ Aadvika Anandal. Sidhi là sinh viên năm cuối BA LL.B (Hons) tại Đại học Luật Quốc gia Hidayatullah, Raipur. Aadvika là sinh viên năm thứ hai BA LL.B (Hons) tại Đại học Luật NALSAR, Hyderabad.]

“Tính đa dạng của một sáng chế” có phải là điều cần thiết để duy trì Đơn đăng ký phân chia không? Nếu vậy, phát minh này nên được tiết lộ ở đâu? Sau sự hiểu biết khác nhau về hai Tòa án đơn của Tòa án tối cao Delhi, Tòa án phân chia cuối cùng đã giải quyết những câu hỏi này.

Trước khi đến thứ tự DB, trước tiên chúng ta hãy hiểu ứng dụng phân chia là gì. Đạo luật Sáng chế quy định việc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế với thông số kỹ thuật tạm thời hoặc đầy đủ Dưới Mục 9. Mục 7 (1) tuyên bố rằng thông thường, mỗi đơn chỉ được liên quan đến một sáng chế duy nhất. Trong trường hợp một đơn có nhiều hơn một sáng chế thì một đơn tách theo Mục 16 có thể được nộp cho một sáng chế được bộc lộ trong bản mô tả tạm thời hoặc đầy đủ của đơn gốc đã nộp trước đó. Ý tưởng đằng sau Mục 16 là mang lại sự linh hoạt cho người nộp đơn xin cấp bằng sáng chế khi đơn đăng ký ban đầu của họ bao gồm nhiều phát minh. Tranh cãi xung quanh việc áp dụng phân chia nảy sinh khi một Thẩm phán duy nhất ngồi dự bị ở Syngenta Ltd. v. Người kiểm soát bằng sáng chế (2023), khác với những phát hiện của băng ghế tọa độ trong Boehringer Ingelheim kiện Người kiểm soát bằng sáng chế (2022) về sự cần thiết phải có nhiều sáng chế trong đơn gốc (số nhiều) để nộp đơn tách và liệu vị trí bộc lộ của sáng chế đó trong đơn tạm thời có đủ hay không. Thẩm phán duy nhất đã chuyển những câu hỏi này tới Ban phân xử (DB). Vào tháng 2023 năm 16, DB, giải thích Mục XNUMX, làm rõ rằng nhiều sáng chế trong đơn gốc thực sự cần thiết cho các đơn riêng lẻ và rằng các sáng chế này có thể được bộc lộ dưới dạng bản mô tả tạm thời hoặc bản mô tả đầy đủ của đơn gốc. 

Trong bài đăng hiện tại, chúng ta sẽ xem xét cách đánh giá các ứng dụng phân chia trước đây, cách giải thích khác nhau về ba mệnh lệnh và ý nghĩa của mệnh lệnh DB đối với ngành dược phẩm.

Đặt ra tiêu chí cho các ứng dụng phân chia: Boehringer Ingelheim kiện Người kiểm soát bằng sáng chế: 

Mục 16 và các quy định liên quan về đơn đăng ký phân chia đã được Ban phúc thẩm sở hữu trí tuệ (IPAB) thảo luận trước đây trong LG Electronics v. Người kiểm soát bằng sáng chế lệnh đã giữ điều đó tình nguyện / suo moto đơn tách phải liên quan đến một “sáng chế riêng biệt” làm rõ rằng yêu cầu bảo hộ của đơn gốc và yêu cầu bảo hộ của đơn tách phải khác nhau theo Mục 16 (3). Sau này, ở Tập đoàn ESCO v. Người kiểm soát bằng sáng chế và kiểu dáng IPAB quy định rằng ứng dụng phân chia phải chỉ xuất phát từ yêu cầu của ứng dụng gốc, nhấn mạnh nguyên tắc “những gì không được yêu cầu sẽ bị từ chối” tức là để có được bằng sáng chế về thứ gì đó được mô tả trong thông số kỹ thuật, nó phải được nêu rõ trong yêu cầu bồi thường (xem Tony Mon George Nhiếp chính của Đại học Michigan kiện Người kiểm soát Bằng sáng chế và Kiểu dáng (OA/48/2020/PT/DEL).

Sau đó trong Vụ án Boehringer Ingelheim, người nộp đơn đã nộp đơn đăng ký giai đoạn quốc gia PCT với 18 yêu cầu riêng biệt. Trong quá trình truy tố, những tuyên bố này đã được sửa đổi ba lần, từ 'tuyên bố sử dụng' liên quan đến một chất ức chế cụ thể, đến 'tuyên bố về sản phẩm' rộng hơn kết hợp các kết hợp có cùng chất ức chế. Những sửa đổi này đã bị Ban kiểm soát từ chối theo Mục 59, lập luận rằng các sửa đổi nằm ngoài phạm vi của các tuyên bố ban đầu, chủ yếu dựa trên việc bác bỏ việc sử dụng chất ức chế hơn là các ứng dụng liên quan đến sản phẩm của nó.

Người nộp đơn đã tìm kiếm một ứng dụng phân chia về những sửa đổi bị từ chối. Đơn đăng ký này sau đó đã bị Cơ quan kiểm soát phản đối với lý do các khiếu nại đã được kiểm tra và từ chối trong đơn đăng ký gốc. Một đơn kháng cáo đã được đệ trình chống lại lệnh này. Tòa án Tối cao, dựa trên cách giải thích của ESCO và nguyên tắc “những gì không được yêu cầu sẽ bị từ chối”, đã kết luận rằng việc không có 'yêu cầu về sản phẩm' trong đơn đăng ký gốc đã ngăn cản người nộp đơn theo đuổi đơn đăng ký tách với các yêu cầu bồi thường riêng biệt/bổ sung này. Để thảo luận chi tiết về phán quyết này và tính xác thực của nó, độc giả có thể tham khảo bài viết toàn diện gồm hai phần của Amit tại đây và tại đây.

Boehringer Ingelheim đầy thách thức: Xem xét lại các tiêu chí đăng ký bằng sáng chế của từng bộ phận

Ghế tọa độ của J. Hari Shankar ở Syngenta v. Người điều khiển không đồng ý với cách giải thích của Tòa án theo lệnh Boehringer Ingelheim. Vụ việc nảy sinh khi đơn đăng ký phân chia của Syngenta, dựa trên đơn xin cấp bằng sáng chế cho “Hóa chất cô đặc có chất bổ trợ và hydrotrope,” đã bị Văn phòng Bằng sáng chế Ấn Độ từ chối. Mặc dù không được trích dẫn cụ thể trong lệnh từ chối của Kiểm soát viên, Tòa án đã lưu ý trong các cuộc tranh luận rằng việc từ chối phù hợp với quan điểm của vụ án Boehringer Ingelheim. Thảo luận về lệnh của Boehringer Ingelheim, Tòa án bày tỏ sự bảo lưu về phát hiện của mình trên cơ sở sau:

• Làm nổi bật việc không có dấu phẩy sau khi “được Bộ điều khiển đưa ra” trong Mục 16, Tòa án hiểu rằng yêu cầu đa số chỉ có thể áp dụng khi Kiểm soát viên đưa ra phản đối và sẽ không áp dụng trong trường hợp đơn xin phân chia tự nguyện. Để chứng minh điều này, Tòa án đã dựa vào ngôn ngữ của Điều 4G của Công ước Paris, tuyên bố rằng nó chỉ ra yêu cầu về tính đa dạng của các phát minh chỉ đối với các trường hợp mà Cơ quan kiểm soát đã đưa ra phản đối về điều tương tự chứ không phải khi đơn đăng ký phân chia được nộp suo motu. 
• Giả sử tiền đề rằng đơn đăng ký sáng chế gốc phải chứa nhiều sáng chế cho một đơn đăng ký phân chia, Tòa án đã xem xét liệu tính đa dạng như vậy có phải được đề cập một cách rõ ràng trong yêu cầu bồi thường hay không. Về vấn đề này, Tòa án đã dựa vào ngôn ngữ của Mục 16 (1) và Sổ tay hướng dẫn thủ tục và thực hành của Cơ quan cấp bằng sáng chế để đề xuất rằng một sáng chế trong đơn tách có thể được bộc lộ theo đặc điểm kỹ thuật tạm thời và không cần phải được bộc lộ trong yêu cầu bảo hộ của đơn gốc. 

Dựa trên phân tích này và sự hiểu biết của ông về vụ Boehringer, vị thẩm phán duy nhất đã chuyển hai câu hỏi để Hội đồng xét xử của Tòa án Tối cao Delhi xem xét: 

• “Liệu yêu cầu về nhiều sáng chế trong đơn gốc để Đơn tách có thể được duy trì vẫn có thể được áp dụng ngay cả khi Đơn tách được người nộp đơn tự nguyện (suo moto) nộp và không dựa trên bất kỳ sự phản đối nào do Kiểm soát viên đưa ra.
• Giả sử rằng yêu cầu có nhiều sáng chế trong đơn gốc là cần thiết để có thể duy trì được nhiều sáng chế trong đơn gốc, thì liệu nhiều sáng chế có phải được phản ánh trong yêu cầu bảo hộ trong đơn gốc hay là đủ nếu nhiều sáng chế được được phản ánh trong các tiết lộ trong thông số kỹ thuật đầy đủ đi kèm với các yêu cầu trong đơn đăng ký gốc?”

Ban phân chia làm rõ tranh cãi về dấu phẩy trong đơn xin cấp bằng sáng chế của bộ phận:

Khi xem xét Mục 16, Tòa án tập trung vào khả năng duy trì của đơn đăng ký phân chia độc lập với kết quả của đơn đăng ký gốc. Tòa án cho rằng việc đặt dấu phẩy trong văn bản của Mục 16(1) không quan trọng như đã nêu trong lệnh của Thẩm phán duy nhất. Thay vào đó, Tòa án làm rõ rằng, yêu cầu bộc lộ tính đa dạng của sáng chế trong bản mô tả tạm thời hoặc đầy đủ của đơn gốc là bắt buộc bất kể đơn tách được nộp một cách tự nguyện (suo moto) hay để phản đối sự phản đối của Kiểm soát viên. . Do đó, nêu rõ rằng hạn chế duy nhất ở đây liên quan đến việc không trùng lặp các yêu cầu bồi thường giữa đơn đăng ký gốc và đơn đăng ký phân chia theo Mục 16(3). Làm rõ mục đích lập pháp của Mục 16 đến Điều 05.02.02 của Sổ tay thực hành và thủ tục của Cơ quan cấp bằng sáng chế, người ta nhận thấy rằng Mục 16(1) cho phép nhiều sáng chế được bộc lộ trong bản mô tả tạm thời hoặc bản mô tả đầy đủ. Tiếp tục điều chỉnh điều này phù hợp với Điều 4G của Công ước Paris, Tòa án thừa nhận quyền nộp đơn đăng ký phân chia cả suo-moto và dựa trên phản đối, miễn là đơn gốc tiết lộ nhiều phát minh.

Tuy nhiên, câu trả lời của Tòa án cho câu hỏi thứ hai có vẻ gây tranh cãi. Tòa án đã phân tích Boehringer Ingelheim và kết luận rằng vị thẩm phán duy nhất đã dựa một cách sai trái vào nguyên tắc “những gì không được tuyên bố là bị từ chối” để đặt ra giới hạn tiết lộ sáng chế trong hồ sơ phân chia và khẳng định rằng nguyên tắc này chỉ liên quan đến phân tích vi phạm chứ không áp dụng cho phân chia đơn và soạn thảo yêu cầu bồi thường. Khi làm như vậy, Tòa án đọc theo nghĩa đen của Mục 16(1) và cho rằng các đơn tách có thể được nộp cho các sáng chế được bộc lộ không chỉ trong bản mô tả đầy đủ mà còn trong bản mô tả tạm thời của đơn gốc. Để lập luận về phát hiện “Những gì không được tuyên bố sẽ bị từ chối”, DB đã dựa vào phát hiện của House of Lords trong Công ty TNHH Công nghiệp Điện và Âm nhạc và cộng sự so với Lissen Ltd, quan điểm được đưa ra vào năm 1939 khi Ấn Độ chưa có chế độ cấp bằng sáng chế độc lập và đã bỏ qua hoạt động của Văn phòng Sáng chế Ấn Độ (xem para. số 05.03.15) và các nguồn đáng chú ý khác trong đó tầm quan trọng của nguyên tắc này trong việc xác định phạm vi của sáng chế đã được nhắc lại (ví dụ, xem tại đây (pdf) Và tại đây ở trang. 182). 

Xem xét tác động: Tính linh hoạt trong các đơn xin cấp bằng sáng chế theo từng phần có thể định hình khả năng tiếp cận thuốc như thế nào:

Do đó, lệnh DB đã mở rộng phạm vi nộp đơn đăng ký phân chia và một phần có thể xảy ra của cách giải thích này là người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký phân chia sáng chế một cách có chiến lược để tạo thành một loạt các loại đối với sáng chế. Ngoài ra, liệu cách giải thích trên có cho phép người nộp đơn nộp đơn tách đối với những sáng chế đã bị từ chối trước đó hay không? Việc đặt câu hỏi này rất quan trọng vì đơn đăng ký tách có thể được nộp “bất kỳ lúc nào trước khi cấp bằng sáng chế” và chỉ cho đến khi đơn đăng ký gốc đã được “xử lý”.

Một lĩnh vực mà lệnh này chắc chắn sẽ có tác động lớn là lĩnh vực dược phẩm, nơi các hồ sơ chiến lược áp dụng phân chia trên cơ sở tiết lộ rộng rãi cuối cùng có thể cản trở sự gia nhập của các loại thuốc gốc và thuốc sinh học tương tự vào thị trường. Như Katarina Foss-Solbrekk nhấn mạnh trong giấy của họ, thông thường các đơn đăng ký của bộ phận không chỉ nhằm mục đích nhận trợ cấp mà còn là việc đặt lại đồng hồ thời hạn để đưa ra câu trả lời cho những phản đối và cũng để loại bỏ những quan điểm chung chung. Họ chứng minh lập luận này bằng cách trích dẫn đơn đăng ký phân chia Abbvie-Humira EP1406656, trong đó sau khi bị 15 công ty phản đối, Abbvie cuối cùng đã rút đơn nhưng trong thời gian đó đã nộp nhiều đơn đăng ký phân chia thế hệ thứ hai (đơn đăng ký phân chia xuất phát từ đơn phân chia trước đó). Một trong những lý do khiến một trong những tình tiết tăng nặng được nêu ra khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn là thủ tục phản đối chậm chạp tại Văn phòng Sáng chế Châu Âu (EPO). Thời gian trung bình kể từ khi có văn phòng đầu tiên và quyết định cuối cùng của EPO là 24.3 tháng. So với điều này, Ấn Độ có thời gian chờ đợi trung bình để xử lý đơn đăng ký 51 tháng.

Nói chung, với cách giải thích rộng rãi này của Tòa án, việc đánh giá tỉ mỉ các đơn đăng ký phân chia hiện được Văn phòng Bằng sáng chế Ấn Độ đảm bảo. Những điều này có thể dưới hình thức thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt đối với việc cấp bằng sáng chế kép. Tuy nhiên, con số cao bất thường việc cấp bằng sáng chế và việc tôn vinh chúng phần nào khiến người ta lo ngại liệu điều này có bị cơ quan cấp bằng sáng chế coi là một vấn đề ngay từ đầu hay không. 

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://spicyip.com/2023/11/division-bench-of-the-delhi-high-courts-divisive-clarification-on-divisional-applications.html