商標の不誠実な採用を判断するための基準: タタ・シア航空対ビスタラ・ホーム・アプライアンスを再考する

概要

最近のケースでは、 タタシア航空 vs. ビスタラホームアプライアンス【1]、デリー高等裁判所の地方法廷は、控訴人の商標を認識しているだけで悪意を立証するのに十分であると判断した。この事件のコメントでは、a) 不正を判断するための基準は非常に低く設定されており、被告は自社の商標を不正に登録していない、b) 被告の商標には誠実な同時使用の例外の責任がある、と主張することになる。

事件の事実

「VISTARA」ブランドで大手航空会社を運営するTATA Sonsとシンガポール航空の合弁会社である控訴人は、2014年からこのマークを使用している。VISTARAはサンスクリット語で「無限の可能性」を意味する「Vistaar」に由来しており、最高裁判所はこれを宣言した。有名なマーク。控訴人は、Web サイト、アプリ、広告全体で VISTARA を大々的に宣伝する一方、ブランドのサービスを評価して賞を受賞しています。 VISTARA は、任意の独特のロゴをさまざまなクラスや世界中で商標登録しています。

2020年2018月、上訴人は、被上告人らが家電会社の名前、ドメイン、ロゴ、機器のマークにVISTARAを許可なく使用していることを発見した。回答者は、2020年2021月以降、VISTARAデバイスのマークを付けた家電製品をオンラインおよびソーシャルメディアで販売しました。XNUMX年XNUMX月とXNUMX年XNUMX月に停止通知を出したにもかかわらず、回答者は回答しませんでした。これにより、控訴人は侵害と偽装訴訟を起こすことになり、今回の訴訟となった。

法廷での議論
控訴人

控訴人は、被控訴人らによる家庭電化製品に対する「VISTARA」マークの使用は、消費者に混乱をもたらし、控訴人の事業と信用に重大な損害を与えたものであり、被控訴人らによる非難された商標の採用は正当性を欠き、本質的に不誠実であると主張した。、商標「VISTARA」の希薄化を引き起こします。控訴人は、周知の商標であると宣言されている商標「VISTARA」の先採用者および使用者である。競合するマークは音声的に似ています。侵害された商標の登録は、第 9 条に基づいて無効に取得されました。【2] そして、11【3] 商標法を改正し、裁判所に被告らを拘束する中間命令を出す権限を与えた。控訴人は、遅滞なく、遅滞なく、または黙認することなく第一審裁判所に臨んだ。

被告

被告らは、控訴人から2016年以内（29年）に商標の使用を開始したため、偽装は存在しないと主張した。彼らは、異なる色の組み合わせ、フォント、書き方、全体的な表現を使用するなど、自社の商標が控訴人の商標と確実に区別できるようにするための慎重な措置を講じたと異議を唱えた。彼らは、「VISTARA」は造語や発明された言葉ではなく、サンスクリット語にある言葉であると指摘しました。また、彼らは、自社の商品は控訴人の商品とは無関係であり、商標法第 XNUMX 条に基づく無許可使用者ではないと主張した。侵害されたマークは、控訴人のワードマークと比較するとデバイスマークです。

裁判所による保留

第一審裁判所

裁判所は、「VISTARA」という用語には辞書的な意味があり、したがって控訴人が独占することはできないと判示した。控訴人の商標「VISTARA」は周知の商標であると宣言されているが、被告らの商標の登録後にそのように宣言されたため、無関係であるとみなされる。両当事者の顧客、取引チャネル、業界は異なり、容易に区別できるため、被告らは、クラス 7、9、および 11 の商品に「VISTARA」マークを使用する権利を有します。

高等法院の部法廷

デリー高等裁判所は、VISTARA が一般的な辞書の単語であるという主張を棄却しました。この言葉はサンスクリット語の「VISTAAR」に似ているだけです。控訴人は商標「VISTARA」を考案した【4] これに基づくと、回答者が同じ単語「VISTARA」の代わりに「VISTARA」を使用したことは、回答者がそれに付随する価値を認識していたことを証明しています。第一審裁判所は、被告らが差し止められたマークを異なるクラス/製品で採用し、使用したという主張に基づいて差し止め命令の救済を否定したという誤りを犯した。【5] 回答者らは、VISTARA という名前を選択したことについて、説得力のある説明をまったくしませんでした。契約、ビジネスネットワーク、顧客喪失の可能性についての被告らの主張には証拠が不足している。たとえ真実であると仮定したとしても、不正採用は商標法第 12 条に基づいて保護されることはできません。【6] 部門法廷は、被告の使用は悪意があり、市場に混乱を引き起こすと判断した。【7]

事件の分析

この事件において、デリー高等裁判所は第一審とは異なる立場をとった。第一審裁判所は、両事業の顧客は異なり、異なる種類に属しているため、商標の発音の類似性によって混乱することはないという事実に基づいて判決を下した。しかし、高等法院は、本件の被告などの当事者による商標の採用が本質的に欺瞞的であり、疑わしい状況によって汚染されており、明白な正当性を欠いている場合には、階級差別および/または階級区別は無関係であると結論付けた。控訴人の商標がよく知られていなかったときに被控訴人が商標を採用したという主張は考慮されていなかった。この訴訟で興味深い点は、裁判所が次の 3 つの理由により、被告の養子縁組が不誠実であると認定したことである。

被控訴人は、控訴人の商標を登録した時点でそのことを知っていた。【8]
回答者は、登録の問題を避けるために、ワードマークの代わりにデバイスマークを登録しました。【9]
被告は、それらを採用するもっともらしい理由を何も述べなかった。【10]

この論文の著者は、この訴訟を他の判決と比較して、ここで適用される不誠実な欺瞞の基準が高いか低いかを確認します。

商標訴訟における悪意と不正。

デリー高等裁判所の事件では、 Bpi Sports LLC vs サウラブ・グラティ & Anr.【11] 同法第 11 条(10)(ii)に基づく商標の悪意の採用の問題を取り上げた【12]。彼らはそれを次のように定義しました 「出願時の特許庁に対する出願人の誠意の欠如を伴う不公平な行為、または第三者の権利を侵害する行為に基づく不当な行為」 法廷はさらに、不正、欺瞞、他人を誤解させたり欺こうとする願望、第三者の権利を侵害する不当な行為は、典型的には悪意を示すものであると述べた。【13]

さらに、最高裁判所は、 National Sewing Thread Co. Ltd. v. ジェームス・チャドウィック・アンド・ブラザーズ株式会社【14] 欺瞞性/混乱性のテストを次のように定めました。「通常の知性を備えた平均的な人間とみなされるべき購入者が、特定の商標に対してどのように反応するか、その商標を見てどのような連想を形成するか、そしてどのような点で判断するかという質問です。商標を彼が購入する商品と結びつけます。」このテストは、最高裁判所の判決によってさらに支持されました。 NandhiniDeluxev。KarnatakaCooperativeMilk Producers Federation Limited.【15] 同様に、他の訴訟におけるさまざまな法廷でも、不誠実とは国民の心を欺いたり、混乱を引き起こしたりしようとするものであると理解されています。【16]

欺瞞や混乱に当たる行為。

In カマルトレーディングカンパニーアンドオーズ。 V. ジレット UK Ltd.、ジレット英国株式会社【17], ジレット社の子会社が歯ブラシに「7 O'CLOCK」の商標を使用したとしてカマル・トレーディング社などを訴えた。ジレットとその子会社は 1913 年以来、世界中のシェービング製品にこのマークを使用しており、多くの国で登録されています。 1985 年、ジレットはインドで「7 O'CLOCK」歯ブラシを販売しているカマルトレーディングを発見しました。別の製品であるにもかかわらず、ジレットは、これにより顧客が同社の確立されたシェービングブランド「7 O'CLOCK」と関連していると誤解する可能性があると主張した。裁判所は、ジレットが関連シェービング製品に同一の商標を長年使用および登録していることを引き合いに出し、カマル・トレーディングの使用は顧客を欺く可能性が高いと認定し、これに同意した。

同様に、 NR ドングレ対ワールプールコーポレーション【18], アメリカのワールプール・コーポレーションとインドのTVSワールプールはNRドングレらを相手にデリー高等裁判所に訴訟を起こした。被告らはインドで「Whirlpool」商標を使用して洗濯機を製造、販売した。 Whirlpool は、自社がこのマークに対する優先権を有しており、このマークは国境を越えて評判があり、Whirlpool の名前で販売される製品はすべて Whirlpool Corporation によって製造されたものとみなされると主張しました。裁判所は、Whirlpool の商標はインドで大きな評判と好感度を獲得し、インドの消費者と潜在的な購入者の心の中で、特に Whirlpool Corporation の商品と強く結び付けられるようになったとの判決を下した。

本件では裁判所が定めた基準を適用する。

前述の事例では、侵害当事者は、同様の製品を扱うことによって、意図的に以前のユーザーの善意を不当に利用しようとしました。同様に、裁判所が欺瞞性を判断するための基準を提供した例も数多くあります。【19]

さらに、 カディラヘルスケア【20] この事件で、裁判所は欺瞞に関して考慮すべき要素を次のように定めました。

マークの性質
マーク間の類似度
商標として使用されている商品の性質。
ライバルトレーダーの製品の類似性。
購入者のクラス、教育、知性、商品の購入/使用における注意の程度
商品の購入または注文の方法
その他の関連する周囲の状況および競合する商標間の相違の程度。

これらの基準を考慮すると、控訴人が主張できる唯一の有効な点は、音声の類似性があったということですが、この場合は他の要素がどれも満たされていません。ここで被告は第 12 条に基づく保護を求めた【21]、そして彼らがマークを正直に採用したのでそれが与えられるべきでした。

In ロンドン・ラバー・カンパニー.【22], 発音上の類似性にもかかわらず、裁判所は依然として第10条(2)[23]に基づく被告の保護を認め、大規模かつ実質的な使用に対する法的要件はないと述べた。さらに裁判所は、取引量が競合他社を上回る必要はないが、純粋で継続的な商業的存在感を示すべきであると述べた。裁判所はまた、誠実な同時使用を示す可能性のある特別な状況も示しており[24]、今回の訴訟では、VISTARA Home Appliance はそれらの条件を満たしています。

この事件における部門ベンチの決定は、さまざまな理由から懸念を引き起こしている。第一に、関係する商品はまったく無関係である。被告の商標は下位中流階級の消費者向けの家電製品に限定されているが、原告の商標は上流階級に焦点を当てた航空旅行サービスのものである。それらの間に類似点や関連性はなく、購入者の心に混乱が生じる可能性は排除されています。原告はよく知られた商標を所有しているにもかかわらず、被告の採用に起因するぼやけや変色の証拠はない。

この事件で不誠実な養子縁組と公的欺瞞を判断するために設定された基準は、確立された判例と比較して異常に低いように思われる【25]。これらの過去の判決では、欺瞞的な類似性と商標権侵害の証明にかなり高い基準が適用されています。この差し止め命令は、主として被告の商標に対する認識に基づいて認められ、被告の商標を区別しようとする努力を無視したものであり、これが懸念の原因となっている。

まとめ

すべての企業は、その規模や影響力にかかわらず、無関係な団体からの不当な干渉を受けることなく運営する合理的な自由が認められるべきです。しかし、この判決はこれに反し、不当な権力関係を助長するものである。回答者らは混乱を避けるために重要な措置を講じたが、命令を出す前にそのことを認識しておくべきだった。控訴人の商標はよく知られているにもかかわらず、裁判所は採用時点ではそのようなものとして認識されていなかったと考慮すべきであった。さらに、被控訴人の養子縁組により控訴人が経験した損害、希釈、または変色の証拠はない。この前例に従えば、大手ブランドが広告力を悪用して有名な地位を獲得し、その後中小企業に対して差し止めを求める可能性がある。

【1] 2023 SCC オンライン Del 3343

【2] 商標法、1999 年

【3] 1999 年商標法

【4] ¶18

【5] ¶20

【6] ¶22

【7] 法廷は主に次の 3 つの理由に基づいてこの結論に達しました。 (a) 強度: 原告の商標は概念的に強力なものにする任意の商標です。 (b) 類似性: 被告の商標は原告の商標 (Vistara および Vistara) と「音声的に同一」です。 (c) 悪意: 原告は以前の使用者であり、被告は原告の商標を知っており、原告の商標はよく知られているため、被告の採用は不誠実である。

【8] ¶17

【9] ¶19

【10] ¶16

【11] 2023 SCC オンライン Del 2424

【12] 商標法、1999 年。

【13] 同上。

【14] AIR 1953 SC 357。

【15] 2018 SCC オンライン SC 741。

【16] カビラージ・パンディット・ドゥルガ・ダット・シャルマ対ナブラトナ製薬研究所、[1965] AIR 980

【17] 1998年（8年）PTC（ボム）

【18] 1996 PTC 16 (583) SC

【19] ナショナルミシン糸株式会社Ltd対ジェームズ・チャドウィック、コーン・プロダクツ・リファイニング・カンパニー対シャングリラ・フード・プロダクツ株式会社、キャンベル・プロダクツ対ジョン・ワイエス。