デリー高等裁判所（DHC）の判決 Vifor (International) Ltd. v. MSN Laboratories Pvt.株式会社プロダクト・バイ・プロセス・クレームを問題の製品に基本的に関係するものとして説明し、認めることは、インドの特許法学にとって極めて重要です。私の意見では、この判決は、冗長ではあるが、インドにおけるプロセス別特許を法律の中に位置づけ、その範囲と適用性、およびプロセス特許との相互関係を明らかにすることで、インドにおけるプロセス別特許に関して非常に必要な明確さをもたらしている。 u/s 48(b)。この判決は、単一法廷 (SB) の決定に対する控訴において部門法廷 (DB) によって決定されたもので、インドにおけるプロダクトバイプロセス特許請求に関する立場を明確にしています。プロダクト・バイ・プロセス特許請求とは何かを詳しく説明し、それを特許法に位置づけ、審査中に焦点を当てなければならない要素を定め、そして最も重要なことに、侵害を判断する際にそのような特許をどのように執行するかを決定します。今回はその事実背景、SBの保有状況、DBによる乖離とその理由について解説します。最後に、SB の判決と DB がそれをどのように解決するかについて、以前の投稿で提起された質問に答えたいと思います。 

判断: 分析と結果

DHC(DB)の Vifor (International) Ltd. v. MSN Laboratories Pvt.株式会社からの上告を聞きます。 SB注文 昨年、侵害分析の際にプロダクト・バイ・プロセスのクレームの範囲を明確にしました。プラハーシュ氏は以前、SBの命令について次のように書いている。 こちら。 Vifor は、自社の発明の侵害を主張していました。 特許番号 IN'536。 IN'536は「製品」(請求項1、7～9)および「請求項1の製品を調製する方法(請求項2～6)」をクレームしていると主張した。したがって、特許発明は、「製品を調製する方法を対象とした」従属請求項に加えて、独立した製品であるカルボキシマルトース第二鉄 (FCM) で構成されています。 Praharsh氏が説明するように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、発明の物理的または構造的特徴を説明する際の課題により、発明者が製品およびその製品を製造するプロセスを開示するクレームを記載した明細書を提出する場合に役立ちます。 DB はこれを「必然性の法則」と呼んでいます。新製品は、その構造によって完全に説明できなかったり、複雑な化合物が正確な説明を無視したりする場合があります。 特許出願人に製造プロセスへの依存を強いる”.(パラ111)

同様に、ここでは必然性の法則により、FCM（発明品）を請求項 2～6 に例示的なプロセスで記載した。 2014年によると 医薬品分野における特許出願の審査基準、パラグラフ 7.9 では、プロダクトバイプロセスクレームは、次の条件が満たされない限り認められません。 BOX は「新規かつ非自明」であるが、単に新規性や非自明性を意味するものではない。 プロセス。ガイドラインにはさらにこう書かれています。申請者は製品がプロセス用語で定義されているが、予期されていない、または明らかになっていない あらゆる従来技術の製品によって。　

本発明が新規または自明ではない発明ではないとは主張されなかった。むしろ、SBはその程度で譲歩し、次のように述べた。IN'536 は、「製品クレーム」の定義に当てはまらないため、プロダクトバイプロセスです。”。回答者らもこの点については異議を唱えなかった。 DB も同様に、パラグラフ 170 で次のように述べています。特許請求の範囲と明細書は、FCM が従来技術に対して達成した改善と利点を説明しています”。したがって、この特許の発明性は確かに FCM というタイトルの化合物でした。原則として、両法廷は、プロダクトバイプロセスクレームの特許性について適用されるテストに同意する。 

しかし、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの保護範囲に関して問題が生じます。プラハーシュ氏はまた、このような場合の保護範囲が明確ではないと指摘していた。開示された方法/プロセスに関係なく、最終製品のみに限定されますか?それとも、最終製品を製造するために使用されるプロセス特許の範囲のみに限定されるのでしょうか?それとも、製品とそれを製造するためのプロセスの両方を保護するために適用されるのでしょうか? 

上記の質問に対する答えはパラグラフ 143 にあり、裁判所は「プロダクトバイプロセスのクレームが新規性と進歩性があり、従来技術で知られていない製品に関係している限り、それは今後も継続する製品であり続けるであろう」と判示した。第 48 条 (a) の範囲内に該当します。」さらに、第 128 項では、「そのようなクレームにおいても、主な焦点は製造プロセスではなく製品に向けられている」としています。したがって、プロダクトバイプロセスクレームでは、プロセスではなく製品の属性に重点が置かれています。 

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの保護範囲

SBは、侵害分析には2つのステップが含まれると指摘していた。(a) 訴訟の特許請求の意味、範囲、範囲を決定する。 (b) 解釈されたクレームと侵害の疑いのある製品/プロセスを比較する。請求項の法的範囲を定義するのは、請求項の文言に依存します。したがって、そのような請求項のすべての要素が特許の範囲を定義するのに関連することになります。 

上記に基づいて、SB は次のように判断しました。完全な仕様では、次のことが明確に断言されています。 本発明は、鉄炭水化物複合体の製造方法である…プロセスは重要ではないと提出する際にヴィフォーが見落としているのは、 FCM で主張される従来技術とは異なる特徴的な特性は、Vifor が使用したプロセスの直接の結果です。…クレームが製品クレームのみにつながるとすると、 詳細かつ具体的なプロセスを伴うクレームの説明を無意味かつ冗長なものにする　(パラ67、71)。 したがって、プロダクト・バイ・プロセス・クレームでは、クレームが保護の領域または範囲を定義するという原則に基づいて、「独占は特許請求の範囲に記載された特定のプロセスによって得られた製品に限定されます。"。

次に裁判所は、被告が FCM を製造するために使用したプロセスの比較を続けた。 「」と結論づけた。FCM を取得するために彼らが採用したプロセスは IN'536 の範囲の範囲外であり、非難された CRPL および VBPL のプロセスは侵害していないと判断されます。"。

DB は上記の立場を非難し、請求項で使用されているプロセス条件がプロセス特許の保護を制限すると判断したのは SB の誤りであると主張した。この理解は、「プロセス」と「製品」がサイロで動作するという理解を前提としている、と同氏は述べた。むしろ、秒。法律の 48(a) および (b) は、この法律が「製品とプロセスの両方に発明性が組み込まれており、したがって特許可能である可能性があることを認めています。”。 (Para 107) プロダクトバイプロセスは「アマルガムまたはハイブリッド、および製品とプロセス特許自体の間の認識および認識されている区別をまたぐもの」 (Para 109) このような主張は、「製造プロセスを参照してその独特の特性を説明しようとする新しい製品」 必然性のルールにより。パラグラフ 127 では、「製品自体が新規である場合に限り、プロダクトバイプロセスのクレームは受け入れられ、法的保護が与えられる”。ここで裁判所は、プロダクト・バイ・プロセスを評価するために製品の新規性を重視する場合、それはプロセス特許にはなり得ないと主張している。 (127)  

製品特許は次のとおりである必要があるというSBの見解については、物理的および化学的な組成と構造によって定義され、プロセスによって制限されない」とDBは、これがプロダクト・バイ・プロセス特許についての誤った理解であると観察しています。なぜ？なぜなら、そのような特許は「」という例外的な状況に対処することを目的としているからです。製品の組成または構成要素は、製造プロセスへの言及以外には明確な言葉で説明できない”。したがって、「」以降、そのようなプロセスが特許請求の範囲で定義されているという理由に基づいて、プロセスの請求項に保護を限定するのは誤りです。プロセス用語を使用するプロダクトバイプロセスクレームは、基本的に発明製品に関係するものである”。 (パラ132) 

読者は、侵害分析は製品の属性と製造プロセスに基づいて回答されることを覚えておく必要があります。 (パラ 166) これを念頭に置くと、部門法廷も、単一法廷と同様に、「製品」と「プロセス」の侵害分析を前者に固定することで、サイロ化して扱っていると批判される可能性がありますか?新規プロセスによって生産された新規製品がプロダクト・バイ・プロセス・クレームに基づいて保護されようとする状況では何が起こるでしょうか?その場合、侵害分析は製品の属性に限定されるのでしょうか?これについては読者の判断に任せます。また、もう一つの問題は、この命令に対するさらなる控訴がどこにあるのかということです。以前にも議論しましたが こちら IPAB の廃止により、控訴メカニズムは単一ベンチとディビジョンベンチの 2 層システムに縮小されました。 XNUMX(l)(iii)に従い、 IPD ルール 「部門法廷で処理される事項を除く」が適用されます。秒8(iii)では、IPD規則と矛盾しない限り、DHC規則がIPR問題における民事令状請願に適用されると記載されています。本件は民事雑願です。今のところ、控訴に残された唯一の道は、第 136 条に基づく最高裁判所への特別休暇の申し立てであるようだ。 

法廷は別の重要な指摘を行った。同委員会は、SB命令は事実上、審査と侵害プロセスに関して「一連の異なる規則の理論」を受け入れていると指摘した。言い換えれば、特許を付与するかどうかの審査では、製品の新規性と非自明性が優先されるが、同じ特許を特許侵害として執行する場合には、採用されたプロセスのみに焦点が当てられるため、そのことは無視されることになる。裁判所は、単に発明の構造が明確でないという理由だけで、そのような解釈は発明者に与えられる保護の範囲を狭めることになるという理由で、そのような保護線の変更を拒否している。ここで裁判所も、次のことが基本原則であるという控訴人の主張を認めているようだ。特許請求…有効性と侵害の両方を考慮して同じように解釈される”。 (パラ51) 

上記の観察に基づいて、裁判所は最終的に、FCM は新規製品であり、第 48 章の規定に基づくと判断しました。同法第 XNUMX 条 (a) によれば、侵害の問題は製品の属性とその根拠に依存します。 外 製造の過程。 (パラ166)

v. 特許権者の意図により取得可能

被申立人は、製品の構造と組成を記載していない特許権者の意図は、求められる保護がプロセスクレームに限定されることを示唆しているとの主張を提起した。上で説明したように、これはプロセスへの参照を必要とするプロダクトバイプロセス特許の誤った理解です。従来技術では知られていない新製品の新規特性を説明するのに役立つだけです。」 裁判所は、特許請求の範囲および明細書から特許権者の意図を確認することに関して、第 48 章で使用されている文言に頼っていくつかの重要な見解を示しています。 XNUMX(a)および(b)。

EPO から借用して、条項 (a) で使用される「取得可能」と条項 (b) の「取得可能」との区別が作成されました。前者は「クレームされた製品が製造または生産される説明的なプロセス」を伝えていると観察しています。しかしながら、そのようなプロセスは発明の要素とはみなされない。したがって、このフレーズは通常、プロダクトバイプロセスのクレームに記載されます。ただし、後者は「製品とプロセスの間の直接的なつながりを伝えます」。つまり、このような文言の使用は、特許の範囲を請求項の処理のみに制限するという特許権者の意図を伝えます。 

私の意見では、これは、第 48 章で製品の新規性に焦点を当てた分析を行うことで、将来のプロダクトバイプロセス特許の請求項の構築に役立つでしょう。 XNUMX(a)。ただし、製品自体の製造に向けられたプロセスが侵害分析で保護されるかどうかは不明です。 

何がうそつき？

以前の投稿で こちら & こちらでは、インドの特許制度におけるプロダクト・バイ・プロセス特許の主張が明確ではないという点が指摘された。判決による上記の見解は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か、その保護範囲、および第48項の輸入を明らかにするものである。法律の XNUMX(a)。重要なことに、この判決は、SB 命令に関してプラハーシュ氏が提起した適切な疑念に答えている。「この命令が、出願人に、 変動する考慮事項 まず特許請求の範囲を調査し、その後、発明をプロセスとみなして侵害の申し立てを調査しながら、発明の「製品特許」の側面に焦点を当てます。」この判決は、審査と侵害に同じ基準を用いることで「プロダクト・バイ・プロセス」クレームの保護範囲を拡大するもので、発明の構造を最初から確認することが困難な分野でのイノベーションを奨励するものである。この意味で理解すると、この判決は、「特許権者の期待に応えると同時に、過剰保護主義の懸念を回避"。

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• 情報源： https://spicyip.com/2024/02/product-by-process-claim-dhc-to-the-rescue.html