Dit artikel is mede-auteur van de voormalige hoofdonderzoeker van de USPTO, Shawn Joseph.

Terwijl velen in de softwareoctrooiindustrie lang vreesden dat de weerkaatsing van shot betekende de "kus des doods" voor softwareoctrooiaanvragen, de realiteit is dat er tegenwoordig meer softwarepatenten worden uitgegeven dan ooit tevoren. De waarheid is dat de softwaregemeenschap enorme vooruitgang heeft geboekt in de afgelopen acht jaar sinds de turbulente nasleep van de shot beslissing, en er is nieuwe USPTO Examiner-richtlijnen uitgegeven over hoe het beste te bepalen of het onderwerp in aanmerking komt voor softwareoctrooiaanvragen. 

Het resultaat van deze nieuwe richtlijn heeft het aantal verleende softwareoctrooiaanvragen in de afgelopen drie jaar met meer dan 22% doen toenemen, waarbij meer dan 60% van alle in 2020 verleende aanvragen software of in computers geïmplementeerde technologieën zijn. In dit artikel bespreken we softwarepatenten na Alice vanuit het perspectief van een voormalig USPTO Primary Examiner en geven we tips over het vermijden en overwinnen van een 35 USC § 101 “shotAfwijzing.

Zijn softwarepatenten afdwingbaar?

Hoewel er nog steeds een kop is die aangeeft dat softwaregerelateerde en in computers geïmplementeerde uitvindingen niet octrooieerbaar of afdwingbaar zijn, is dit argument in strijd met recente USPTO- en gerechtelijke gegevens. Het lijdt geen twijfel dat softwaregerelateerde technologieën niet alleen octrooieerbaar, maar ook afdwingbaar zijn, en een validiteitsuitdaging bij de Patent Trail and Appeal Board of de federale rechtbank kunnen doorstaan. 

Het vermogen van een octrooihouder om zijn octrooirechten af ​​te dwingen, begint op het moment dat zijn octrooi is verleend. Als een inbreukmakende partij het in het verleende octrooi geclaimde materiaal maakt, gebruikt, verkoopt of invoert, zal de octrooihouder juridische stappen ondernemen tegen de inbreukmakende partij. De reikwijdte en reikwijdte van uw octrooirechten worden bepaald door de in uw octrooi verleende claims. 

Als uw octrooi brede claimtaal bevat, dan is uw recht om anderen uit te sluiten veel groter dan in het geval van een octrooi met beperkte claims. Hoewel een uitgegeven octrooi aanvankelijk als geldig wordt beschouwd, kan het nog steeds onderhevig zijn aan toekomstige uitdagingen bij de USPTO via de Inter Partes Beoordeling (IPR) proces of nietigverklaring actie in de federale rechtbank.

Wat is shot en wat betekent het voor softwarepatenten?

Alice Corp tegen CLS Bank International, 573 US 208 (2014) was een mijlpaalbeslissing van het Hooggerechtshof die de basis van softwarepatenten tot in de kern deed schudden. In een unaniem besluit, geschreven door rechter Clarence Thomas, oordeelde het Hooggerechtshof dat octrooiclaims die waren toegekend voor in computers geïmplementeerde elektronische escrow-diensten waren gericht op abstracte ideeën en niet op octrooieerbare materie.

De shot beslissing heeft een diepgaande invloed gehad op de manier waarop examinatoren van de United States Patent and Trademark Organization (USPTO) softwarepatenten onderzoeken. De beslissing omvatte een analyse in twee stappen, waarbij eerst wordt bepaald of het onderwerp dat in een octrooi wordt geclaimd, is gericht op een abstract idee. Zo ja, dan moeten de claims 'aanzienlijk meer' toevoegen dat een 'inventief concept' belichaamt.

Hoewel het Hooggerechtshof verschillende voorbeelden heeft gegeven van wat al dan niet kan worden aangemerkt als "aanzienlijk meer", leidde de ambiguïteit van de beslissing en het gebrek aan begeleiding tot problemen bij het implementeren van duidelijke en consistente normen door lagere rechtbanken en tijdens onderzoek door USPTO-examinatoren. Het dramatische effect van de uitspraak van het Hooggerechtshof deed velen in de software-industrie zich afvragen of hun softwareoctrooien nutteloos en niet-afdwingbaar waren geworden.

Hoe overwin je de? shot Beslissing bij het patenteren van uw software-ideeën?

Hoewel er geen garanties van succes zijn bij het aanvragen van een softwareoctrooiaanvraag, zijn er stappen die u kunt nemen om de kans te vergroten dat uw octrooiaanvraag een Notice of Allowance van de USPTO-examinator ontvangt.

Overweeg eerst een zoekopdracht uit de stand van de techniek (soms een "octrooieerbaarheidsonderzoek" genoemd). Onthoud echter dat de resultaten van uw zoekopdracht slechts zo goed zijn als de openbaarmakingsinformatie die is gebruikt om de zoekopdracht uit te voeren. Zorg er daarom voor dat u grondige openbaarmakingsinformatie, referenties en gedrukte documenten verstrekt voordat u uw zoekopdracht uitvoert.

Indien voorzien van een grondige openbaarmaking, zal een goed onderzoek naar de stand van de techniek u niet alleen helpen bepalen of uw uitvinding octrooieerbaar is, maar u ook een idee geven van hoe breed u eventuele claims in de aanvraag kunt opstellen, op basis van de relevante kunst op het gebied van technologie. Vergeet niet om de zoekresultaten uit de stand van de techniek met uw advocaat door te nemen en eventuele feedback of verdere "onderscheidspunten" te geven tussen uw softwareplatform en de geciteerde referenties uit de stand van de techniek die in de zoekopdracht zijn gevonden.

Ten tweede is het belangrijk om te begrijpen wat de USPTO-examinator beschouwt als "niet-octrooieerbaar onderwerp" voordat u uw software-uitvinding, bedrijfsmethode of computergeïmplementeerd proces opstelt. Niet-octrooieerbare materie wordt afgewezen wanneer de examinator stelt dat het onderwerp van de geclaimde uitvinding niet in aanmerking komt voor octrooibescherming omdat het is gericht op een abstract idee of ander niet-octrooieerbaar onderwerp (onder 35 USC § 101).

Onder 35 USC § 101 zijn er vier wettelijke categorieën of soorten uitvindingen die in aanmerking komen voor octrooibescherming: proces, machine, vervaardiging of samenstelling van materie (of een nieuwe en nuttige verbetering daarvan). Software-gerelateerde en SaaS-uitvindingen vallen aantoonbaar onder de categorie "proces" van uitvindingen. En als de uitvinding wordt geclaimd als een machine (dat wil zeggen, computer) die het proces implementeert, zou een aspect van de uitvinding onder de categorie "machine" vallen.

Rechtbanken hebben de vier wettelijke categorieën van uitvindingen geïnterpreteerd om "natuurwetten, natuurlijke fenomenen en abstracte ideeën" uit te sluiten. Deze termen, gewoonlijk "gerechtelijke uitzonderingen" op het in aanmerking komen voor octrooien, verwijzen over het algemeen naar basiskennis die niet in aanmerking komt voor octrooibescherming, zoals wetenschappelijke principes (bijv. dat kracht gelijk is aan massa maal versnelling, of F = mA), natuurlijk voorkomende fenomenen (bijv. bliksem, zwaartekracht, zonlicht), mentale processen en wiskundige algoritmen. In de meeste gevallen zijn het de laatste twee uitzonderingen (mentale processen en wiskundige algoritmen) die de basis vormen voor de meeste softwaregerelateerde afwijzingen.

Om aanvragers te helpen bij het navigeren door de wijzigingen om interpretaties te claimen op het gebied van computer, software en SaaS-technologie, heeft de USPTO een bijgewerkte begeleiding bij geschiktheid van het onderwerp. Deze leidraad is ook verwerkt in verschillende delen van de USPTO's Manual of Patent Examining Procedure (MPEP). MPEP § 2106 stelt momenteel dat de test voor geschiktheid van het onderwerp de volgende stappen omvat (vaak aangeduid als de shot Tweestapstest)

• Stap 1: Controleer of de claim is gericht op een wettelijke categorie (proces, machine, fabricage, samenstelling van de materie, of verbetering daarvan). Indien "nee", dan is de claim gericht op het onderwerp niet in aanmerking komen voor octrooibescherming. Zo ja, ga dan naar stap 2A.
• Stap 2A: Controleer of de claim is gericht op een wettelijke uitzondering (natuurwetten, natuurverschijnselen (natuurproduct) of abstract idee). Indien "nee", dan is de claim gericht op het onderwerp geschikt voor octrooibescherming. Zo ja, ga dan naar stap 2B.
• Stap 2B: Controleer of de vordering aanvullende elementen bevat die “aanzienlijk meer” bedragen dan de gerechtelijke uitzondering. Indien "nee", dan is de claim gericht op het onderwerp niet in aanmerking komen voor octrooibescherming. Indien "ja", dan is de claim gericht op het onderwerp geschikt voor octrooibescherming.

Ten derde, als u een afwijzing van Office Action ontvangt, raad ik de volgende stappen aan bij het voorbereiden en opstellen van uw Office Action-amendement:

1. Analyseer de redenering van de examinator voor elke stap van de geschiktheidstest voor het onderwerp. Breek de afwijzing op om elk van de beweringen van de examinator duidelijk in verband te brengen met de respectieve stap hierboven.

• Zoek eventuele zwakke punten in de redenering van de examinator voor elke stap in de analyse:

1. Heeft de examinator een van de stappen niet correct toegepast?
2. Vaak hebben we gezien dat een examinator een claim in een "abstract idee"-vorm heeft geforceerd. Controleer nauwkeurig of een van de verklaringen van de onderzoeker om de claim toe te wijzen aan niet-subsidiabel onderwerp niet-feitelijk is of een verkeerde karakterisering van de uitvinding. Controleer ook goed of de examinator bepaalde onderdelen van de claim gewoon niet heeft genoemd bij het maken van zijn/haar argument. We zien ook vaak dat een examinator zich onthoudt van het spreken over de claimbeperkingen die zijn/haar argument het meest zouden verzwakken. Soms is belangrijker dan wat er werd gezegd, wat er niet werd gezegd;

• Bekijk en gebruik de voorbeelden van geschiktheid van het onderwerp in de USPTO-examenbegeleiding, rekening houdend met de volgende vragen:

1.  Hebben uw claims meer gemeen met de voorbeelden die 'in aanmerking komen' of 'niet in aanmerking komen'?
2. Kunnen uw beweringen beter passen in de vorm van een van de 'in aanmerking komende' voorbeelden? Door de rechtvaardigingen te leren die worden gebruikt in "in aanmerking komende" voorbeelden, krijgt u hulpmiddelen aan uw gereedschapsriem om met succes te argumenteren tegen het standpunt van de examinator;

• Bieden de claims een "inventief concept" dat niet wordt besproken in de Office Action?
• Is het mogelijk om uit te leggen hoe de claim in een wettelijke categorie valt?
• Reageer en beargumenteer, indien mogelijk, op de analyse van de examinator voor elke stap op basis van het bovenstaande;
• Onderzoek uw examinator:

1. Het is minder algemeen bekend dat u kunt zoeken naar zaken die eerder door uw examinator zijn toegestaan ​​met behulp van tools zoals Geavanceerd zoeken in PatFT. Hoe kan dit helpen? Omdat je voorbeelden kunt vinden van gevallen die door dezelfde SAME Examiner zijn toegestaan. U zult merken dat examinatoren vaak dezelfde stijl van afwijzingen toepassen op veel gevallen (bijna knippen en plakken). Als je een shot afwijzing, bekijk voorbeelden van reacties die anderen hebben ingediend op zijn/haar afwijzingen die hun shot afwijzingen in hun geval. Dezelfde strategieën werken vaak opnieuw omdat het past bij het werkparadigma van uw specifieke examinator en automatisch wordt opgelost voor inconsistenties van examinator tot examinator bij het toepassen van normen.

• Craftclaims om Art Unit 3600 . te vermijden

Over inconsistenties door examinatoren gesproken, inconsistenties in de art unit spelen ook een rol en moeten worden overwogen bij het opstellen van uw octrooiaanvraag. Zou het niet beter zijn om een ​​examinator of een kunstafdeling te vermijden waar je kansen op vergoeding in het algemeen slechter zijn? Het is geen geheim onder beoefenaars dat octrooiaanvragen die passen in de bedrijfsmethoden art unit 3600 een aanzienlijk lager vergoedingspercentage hebben. Ervaren beoefenaars kunnen u misschien helpen voorkomen dat u wordt vastgehouden aan de beruchte 3600-kunsteenheid.

Met de juiste "targeted drafting" is een basiskennis van het USPTO-classificatieproces echter een vereiste. Onlangs heeft de USPTO geautomatiseerde systemen gebruikt als eerste toegangsbewijs voor dossiers binnen art-eenheden. Deze systemen zoeken naar sleuteltermen om onderdelen in uw applicatie te behouden om te identificeren aan welke kunsteenheid en classificatie uw applicatie is toegewezen. De belangrijkste van deze hoofdonderdelen zijn uw claims en abstract. En enkele voorbeelden van sleutelwoorden die deze systemen voor zakelijke methoden gebruiken, zijn onder meer bankvoorwaarden, spelvoorwaarden, prijsvoorwaarden, enz. Kijk eens naar de manier waarop de USPTO zakelijke methoden definieert om een ​​idee te krijgen:

"Het gebied Bedrijfsmethoden van de USPTO is een verzameling onderwerpgebieden in Technology Center 3600 die octrooien verleent met betrekking tot gegevensverwerking: financieel, bedrijfspraktijken, management of kosten-/prijsbepaling."

Dus als uw uitvinding verband houdt met een van deze categorieën, kan het een goed idee zijn om in uw eerste octrooiaanvraag die door de classificatie gaat, de belangrijkste termen in die belangrijke onderdelen te vermijden. Houd er rekening mee dat u uw claims op een later moment in de vervolging altijd kunt wijzigen om die voorwaarden op te nemen, zolang u steun had in uw oorspronkelijke openbaarmaking.

Zie de waarde van een interview met een examinator niet over het hoofd

Een examinatorgesprek is een vooraf gepland gesprek met de examinator, doorgaans telefonisch gevoerd, met betrekking tot de afwijzingen en/of bezwaren van claims zoals uiteengezet in de Office Action en mogelijke wijzigingen om deze zorgen weg te nemen. Aanvragers vertegenwoordigd door een octrooigemachtigde kunnen (maar doen doorgaans niet) actief deelnemen aan het gesprek. In sommige gevallen kan de uitvinder en/of de aanvrager geïnteresseerd zijn in het bijwonen van het examinatorgesprek.

Houd er echter rekening mee dat het verkeerde zeggen of het doen van een onjuiste bekentenis tijdens een examinatorgesprek de kansen op het verkrijgen van een octrooiregistratie kan beïnvloeden. In sommige situaties leidt het interview tot een amendement van een examinator, waardoor de claims in de aanvraag in voorwaarde worden gesteld voor een tegemoetkoming zonder dat de aanvrager formeel hoeft te reageren op een openstaande Office Action. Interviews kunnen door de aanvrager worden geïnitieerd of aangevraagd.

Een van de beste manieren om u voor te bereiden op een interview met een examinator, is door goed na te denken over de problemen die in de Office-actie naar voren komen en hoe u uw reactie op de Office-actie het beste kunt formuleren. Daarna kunt u een agenda opstellen met te bespreken onderwerpen. Vervolgens kunt u contact opnemen met de examinator en een geschikt moment plannen om de Office Action en het voorgestelde antwoord te bespreken en de agenda met eventuele voorgestelde wijzigingen naar de examinator te e-mailen. Vervolgens kunt u met de examinator overleggen om de redenering achter hun afwijzingen en hun interpretatie van termen en zinsdelen beter te begrijpen en van de gelegenheid gebruik maken om eventuele misverstanden of interpretatieverschillen te benadrukken en te verduidelijken.

Maar belangrijker is dat de Examiner-interviews de aanvragers de kans geven om het brein van de examinator te kiezen en/of een idee te krijgen van de minnelijkheid van de examinator om uw huidige claims toe te staan. Uit een kort gesprek kan veel informatie komen. Als de examinator bijvoorbeeld onvermurwbaar lijkt te zijn dat hij of zij heeft bewezen dat uw uitvinding al bestaat, kunt u er beter aan doen uw beweringen aanzienlijk aan te passen om uzelf tijd en geld te besparen. Aan de andere kant, als de examinator over het algemeen vriendelijk lijkt voor uw innovatie, kunt u misschien gewoon vragen welke kleine wijzigingen er in uw beweringen moeten worden aangebracht om u over de drempel te krijgen.

Onthoud dat examinatoren mensen zijn, en vriendelijk en meewerkend kan een lange weg gaan.

Vermijd deze veelgemaakte fouten bij het opstellen van uw softwareoctrooiaanvraag

Het opstellen van een softwareoctrooiaanvraag is om een ​​aantal redenen een uitdaging. Ten eerste vallen software en in computers geïmplementeerde processen niet netjes binnen het wettelijke kader voor het in aanmerking komen voor octrooien. Hoewel software in het algemeen wordt gedefinieerd als "programma's en andere besturingssystemen die door een computer worden gebruikt", is uw software, als deze slechts bepaalde routinefuncties of generieke automatisering uitvoert, waarschijnlijk te "abstract" om octrooieerbaar te zijn. 

De sleutel bij het opstellen van een softwaretoepassing is het identificeren van de nieuwe aspecten / inventieve concepten van uw software en het verwoorden van hoe uw software de computerfunctionaliteit verbetert. Je moet er ook voor zorgen dat je met name alle systemen, subsystemen en componenten beschrijft die worden gebruikt om je nieuwe proces uit te voeren.

Vermijd het beschrijven van generieke functionaliteit of het louter reciteren van automatisering van menselijke activiteit die traditioneel handmatig werd uitgevoerd of het reciteren van "conventionele acties op een generieke manier" bij het opstellen van uw claimset en gedetailleerde beschrijving. 

Vergeet de voordelen van een ontwerpoctrooi niet 

Vergeet de waarde van een ontwerpoctrooiaanvraag voor uw software niet. Ontwerppatenten beschermen de grafische gebruikersinterfaces (GUI), wijzigingen in het laadscherm en andere decoratieve elementen van uw software. Uw GUI kan octrooieerbaar zijn en voldoet mogelijk aan de vereisten van het "fabricageartikel" als de tweedimensionale afbeelding van uw GUI wordt weergegeven op een computerscherm, tablet of mobiel apparaat.

Uw GUI-ontwerpoctrooiaanvraag kan meerdere uitvoeringen bevatten, zolang deze uitvoeringen betrekking hebben op een enkel GUI-ontwerp. De toepassing moet ten minste één gebied in stippellijnen of onderbroken lijnen bevatten, en de buitengrens van het apparaat in onderbroken lijnen. Een statement met onderbroken lijnen is essentieel om te bepalen welke delen van de GUI worden geclaimd.

Ontwerpoctrooien voor software zijn om een ​​aantal redenen voordelig, waaronder: snellere vervolgingstijd, hogere vergoedingen en lagere advocaatkosten en USPTO-aanvraagkosten.

Praat met een ervaren softwareoctrooigemachtigde en leer meer over softwarepatenten na Alice

Bezorgd over hoe de shot uitspraak van invloed kan zijn op uw eerder verleende octrooien? Juridisch advies nodig over het omgaan met octrooiclaims? De Rapacke Law Group is een zakelijk en intellectueel eigendomsrecht dat zich richt op software gerelateerd intellectueel eigendom.

Tot onze advocaten behoren voormalige USPTO Primary Examiners en ontwikkelaars die samenwerken met een verscheidenheid aan Amerikaanse en buitenlandse startups om ervoor te zorgen dat ze een strategische benadering hebben van hun bescherming van intellectueel eigendom. Wij bieden juridische diensten op het gebied van octrooien en intellectuele eigendom tegen een transparant vast bedrag. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek met een van onze ervaren advocaten.

Plan een gratis consult in of neem onze Quiz over intellectueel eigendom om te begrijpen hoe u uw bedrijf het beste kunt beschermen met een ervaren softwareoctrooigemachtigde.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://arapackelaw.com/patents/softwaremobile-apps/software-patents-after-alice/