Het vonnis van het Hooggerechtshof van Delhi (DHC) in Vifor (International) Ltd. tegen MSN Laboratories Pvt. Ltd.Het uitleggen en toestaan ​​van product-per-proces-claims die fundamenteel betrekking hebben op het product in kwestie, is van cruciaal belang voor de Indiase octrooijurisprudentie. Naar mijn mening brengt het arrest, hoewel uitgebreid, de broodnodige duidelijkheid over patent-by-process in India door het in de wet te plaatsen, en de reikwijdte en toepasbaarheid ervan en de interactie met procesoctrooi uiteen te zetten. u/s 48(b). Dit vonnis, uitgesproken door een Division Bench (DB) in een beroep tegen een Single Bench (SB) beslissing, verduidelijkt het standpunt over patentclaims per product in India. Het legt uit wat een product-voor-proces patentclaim is, plaatst het in de Octrooiwet, legt de elementen vast waarop gefocust moet worden tijdens het onderzoek, en het allerbelangrijkste: beslist hoe een dergelijk patent moet worden afgedwongen bij het beslissen over inbreuk. In dit bericht zal ik de feitelijke achtergrond, de standpunten van de RvC, het afwijken daarvan door de DB en de redenen daarvoor toelichten. Ik sluit af met het beantwoorden van een vraag die in een van onze eerdere berichten is gesteld met betrekking tot het oordeel van de RvC en hoe de DB dit oplost. 

Oordeel: analyse en bevindingen

De DHC(DB) in Vifor (International) Ltd. tegen MSN Laboratories Pvt. Ltd, het horen van een beroep van de SB-bestelling heeft vorig jaar de reikwijdte van claims per product tijdens de inbreukanalyse verduidelijkt. Praharsh heeft eerder over het SB-bevel geschreven hier. Vifor had inbreuk op hun uitvinding geclaimd patentnummer IN'536. Zij voerde aan dat IN'536 'een product' claimt (conclusies 1, 7-9) en 'een werkwijze voor het bereiden van het product in conclusie 1 (conclusies 2-6)'. Daarom omvatte de gepatenteerde uitvinding een onafhankelijk product, ijzercarboxymaltose (FCM), naast afhankelijke claims die 'gericht waren op het proces om het product te bereiden'. Zoals Praharsh uitlegt, helpt een claim per product bij gevallen waarin, vanwege de uitdagingen bij het beschrijven van de fysieke of structurele kenmerken van de uitvinding, een uitvinder een specificatie indient met claims waarin het product en het proces om het product te vervaardigen worden onthuld. De DB noemt dit een ‘noodzaak’, waarbij “nieuwe producten konden niet volledig worden beschreven door hun structuur of door complexe verbindingen die een precieze verklaring tartten het dwingen van de octrooiaanvrager om te vertrouwen op het fabricageproces”.(Paragraaf 111)

Op vergelijkbare wijze werd FCM (product volgens de uitvinding) hier beschreven door middel van een illustratief proces in conclusie 2-6, vanwege de regel van noodzakelijkheid. Volgens de 2014 Richtlijnen voor het onderzoek van octrooiaanvragen op het gebied van farmaceutische productenIn paragraaf 7.9 kunnen claims per proces niet worden toegekend, tenzij de artikel is ‘nieuw en niet voor de hand liggend’ en niet louter de nieuwigheid en niet voor de hand liggend van het  . De richtlijnen gaan verder met: “de aanvrager moet aantonen dat het productgedefinieerd in procestermen, wordt niet verwacht of voor de hand liggend gemaakt door elk product uit de stand van de techniek."

Er werd niet beweerd dat de onderhavige uitvinding geen nieuwe of niet voor de hand liggende uitvinding was. Integendeel, de RvC gaf in zoverre toe en merkte op dat “IN'536 is een product-per-proces omdat het niet past in de definitie van 'productclaim'”. Ook dit aspect hebben de respondenten niet betwist. De DB merkt eveneens in paragraaf 170 op dat de “claims en specificaties verklaren de verbeteringen en voordelen die FCM bereikte ten opzichte van de stand van de techniek”. Daarom was het inventieve kenmerk van het octrooi inderdaad de chemische verbinding met de titel FCM. In principe zijn beide rechtbanken het eens met de toepasselijke test voor octrooieerbaarheid van een claim per product. 

Het probleem doet zich echter voor met betrekking tot de reikwijdte van de bescherming van een claim per product. Praharsh had ook gewezen op het gebrek aan duidelijkheid over de omvang van de bescherming in een dergelijk geval. Is het alleen beperkt tot het eindproduct, ongeacht de beschreven methode/proces? Of is het beperkt tot de omvang van het procesoctrooi dat alleen wordt gebruikt om het eindproduct te produceren? Of strekt het zich uit tot de bescherming van zowel het product als het proces dat erop gericht is het te produceren? 

Het antwoord op de bovenstaande vraag kan worden gevonden in paragraaf 143, waarin de rechtbank oordeelde dat “zolang de claim per proces betrekking heeft op een product dat nieuw en inventief is en onbekend in de stand van de techniek, het een product zou blijven dat vallen binnen de reikwijdte van artikel 48(a)”. Verder is in paragraaf 128 “de primaire focus zelfs in dergelijke claims dus gericht op het product, in tegenstelling tot het productieproces”. De nadruk bij product-voor-procesclaims ligt dus op de productkenmerken in plaats van op het proces. 

Omvang van de bescherming van de product-per-proces-claim

De RvC heeft opgemerkt dat de inbreukanalyse twee stappen omvat: (a) het bepalen van de betekenis, reikwijdte en reikwijdte van de octrooiclaims; en (b) het vergelijken van de geïnterpreteerde claims met het vermeend inbreukmakende product/proces. Er wordt vertrouwd op de taal van de claim om de juridische reikwijdte van de claim te definiëren. Daarom wordt elk element van een dergelijke claim relevant om de reikwijdte van het octrooi te definiëren. 

Op basis van het bovenstaande oordeelde de RvC dat “In de volledige specificatie wordt categorisch beweerd dat De onderhavige uitvinding is een proces voor het produceren van ijzerkoolhydraatcomplexen...wat Vifor over het hoofd ziet als hij stelt dat het proces onbelangrijk is, is dat de karakteristieke eigenschappen die zij in FCM claimt, onderscheidend van de stand van de techniek, zijn een direct gevolg van het door Vifor gehanteerde proces…dat de claim alleen maar tot een productclaim leidt de beschrijving van de claim met een gedetailleerd en specifiek proces betekenisloos en overbodig maken"(Paragraaf 67, 71). Daarom vertrouwen we in een claim per product op het principe dat claims het territorium of de reikwijdte van de bescherming definiëren: “het monopolie zal beperkt zijn tot het product verkregen door het specifieke proces in de conclusies'.

De rechtbank ging vervolgens verder met het vergelijken van het proces dat gedaagde gebruikte om FCM te produceren. Er werd geconcludeerd dat de “Het door hen gevolgde proces om FCM te verkrijgen valt buiten de grenzen van de reikwijdte van IN'536 en er wordt geoordeeld dat het betwiste proces van CRPL en VBPL geen inbreuk maakt'.

De DB, die het bovenstaande standpunt aan de kaak stelde, was van mening dat de RvC een fout had gemaakt door te stellen dat procestermen die in een claim worden gebruikt, de bescherming tot procesoctrooien zullen beperken. Dit inzicht is gebaseerd op het inzicht dat 'proces' en 'product' in silo's opereren. Integendeel, sec. 48(a) en (b) van de wet geven aan dat de wet “erkent dat zowel producten als processen doordrenkt kunnen zijn van inventieve eigenschappen en dus octrooieerbaar zijn”. (Paragraaf 107) Er wordt gesteld dat product-voor-proces “een amalgaam of een hybride en een die “het anders waarneembare en erkende onderscheid tussen producten en procesoctrooien als zodanig overschrijdt.” (Paragraaf 109) Dergelijke beweringen hebben betrekking op “een nieuw product waarvan men de unieke eigenschappen wil verklaren aan de hand van het productieproces'vanwege de regel van de noodzaak. In paragraaf 127 wordt opgemerkt dat een “een product-per-proces-claim zou alleen worden geaccepteerd en wettelijke bescherming krijgen als het product zelf nieuw is”. Hier redeneert de rechtbank dat als de premie wordt gelegd op de nieuwheid van het product voor de beoordeling van product per proces, er geen sprake kan zijn van een procesoctrooi. (127)  

Wat betreft de observatie van de RvC dat een productoctrooi “gedefinieerd door de samenstelling en structuur ervan, zowel fysisch als chemisch, en niet beperkt door een proces”, merkt het DB op dat dit een onjuiste opvatting is van product-per-procesoctrooi. Waarom? Omdat dergelijke patenten bedoeld zijn om de uitzonderlijke situatie aan te pakken waarin “de samenstelling of de bestanddelen van het product kunnen niet in expliciete termen worden verklaard, behalve door verwijzing naar een fabricageproces”. Daarom is het onjuist om de bescherming te beperken tot het verwerken van claims op basis van de reden dat een dergelijk proces in de patentclaim is gedefinieerd sinds “een product-voor-proces-claim, waarbij gebruik wordt gemaakt van procestermen, heeft fundamenteel betrekking op een inventief product”. (Paragraaf 132) 

De lezers moeten niet vergeten dat inbreukanalyses worden beantwoord op basis van productkenmerken en buiten het productieproces. (Paragraaf 166). Kan er, met dit in gedachten, ook kritiek worden geleverd op de Division Bench omdat zij 'product' en 'proces' in silo's behandelt door de inbreukanalyse te fixeren op eerstgenoemde, vergelijkbaar met Single Bench? Wat zal er gebeuren in een situatie waarin wordt gezocht naar bescherming van een nieuw product dat volgens een nieuw proces is geproduceerd onder de Product-by-Process-claim? Zal de inbreukanalyse zich dan beperken tot de productkenmerken? Ik laat dit aan de lezers over om te beslissen. Een andere vraag is: waar liggen verdere beroepen tegen dit bevel? Ik heb eerder besproken hier die afschaffing van IPAB heeft het beroepsmechanisme teruggebracht tot een systeem met twee niveaus: Single Bench en Division Bench. Per 2(l)(iii), IPD-regels zal van toepassing zijn 'behalve zaken die door Division Bench moeten worden behandeld'. Sec. 8(iii) stelt dat de DHC-regels van toepassing zullen zijn op civielrechtelijke petities in IPR-zaken, zolang er geen inconsistentie is met de IPD-regels. De onderhavige zaak betreft een civiele diverse aanvraag. Voorlopig lijkt het erop dat de enige overgebleven mogelijkheid om in beroep te gaan een verzoek om bijzonder verlof op grond van artikel 136 bij het Hooggerechtshof is. 

De rechtbank maakte nog een belangrijke opmerking. Het merkte op dat het bevel van de RvC in feite een ‘theorie van afzonderlijke regels’ voor onderzoek en inbreukprocedures aanvaardt. Met andere woorden, terwijl de nieuwheid en het niet voor de hand liggend zijn van het product voorrang zouden krijgen bij het onderzoeken of octrooi moet worden verleend, zal hetzelfde buiten beschouwing worden gelaten bij het afdwingen van hetzelfde octrooi wegens inbreuk op octrooien, waarbij de nadruk uitsluitend zal liggen op het toegepaste proces. De rechtbank verwerpt dergelijke verschuivende beschermingslijnen, met de redenering dat een dergelijke interpretatie de reikwijdte van de bescherming die voor een uitvinder beschikbaar is, zal verkleinen louter vanwege het gebrek aan duidelijkheid van de structuur van de uitvinding. Hier lijkt de rechtbank ook het argument van appellant te aanvaarden dat het een hoofdbeginsel is dat “patentclaim… op identieke wijze geïnterpreteerd, zowel met inachtneming van de geldigheid als van de inbreuk”. (Paragraaf 51) 

Op basis van bovenstaande observaties heeft de rechtbank uiteindelijk geoordeeld dat, aangezien FCM een nieuw product was, vallend onder sec. 48(a) van de wet zou de kwestie van inbreuk afhangen van de basis van producteigenschappen en buiten het productieproces. (punt 166)

Verkregen door v. Verkrijgbaar door de bedoeling van de octrooihouder

Door verweerder werd als argument aangevoerd dat de bedoeling van de octrooihouder, door de structuur en samenstelling van het product niet te beschrijven, erop duidde dat de gevraagde bescherming beperkt was tot procesclaims. Zoals hierboven uitgelegd, is dit een verkeerd begrip van product-voor-proces-octrooi, waarbij verwijzing naar proces vereist is.alleen om te helpen bij het verklaren van de nieuwe kenmerken van een nieuw product dat onbekend is in de stand van de techniek”. De rechtbank maakt enkele belangrijke opmerkingen met betrekking tot het vaststellen van de intentie van de octrooihouder op basis van claims en specificaties, door gebruik te maken van de taal die wordt gebruikt in sec. 48(a) en (b).

Voortbouwend op het EOB creëerde het een onderscheid tussen 'verkrijgbaar door' gebruikt in clausule (a) en 'verkregen door' in clausule (b). Het merkt op dat het eerstgenoemde een 'beschrijvend proces weergeeft waarmee het geclaimde product zou kunnen worden vervaardigd of geproduceerd.' Een dergelijke werkwijze wordt echter niet als het inventieve element beschouwd. De zinsnede zal daarom meestal voorkomen in een claim per product. Deze laatste brengen echter 'een directe koppeling tot stand tussen het product en het proces'. Dat wil zeggen dat het gebruik van dergelijke bewoordingen de intentie van de octrooihouder overbrengt om de reikwijdte van het octrooi te beperken tot uitsluitend het verwerken van claims. 

Dit zal naar mijn mening helpen bij de toekomstige constructie van de claim van een product-per-proces-octrooi door de analyse te concentreren op de nieuwheid van het product onder sec. 48(a). Het is echter onduidelijk of het proces dat gericht is op de productie van het product zelf beschermd zou worden in een inbreukanalyse. 

Wat voor ons ligt?

In eerdere berichten hier en hierwerd het punt aan de orde gesteld met betrekking tot het gebrek aan duidelijkheid over patentclaims per product binnen het Indiase patentregime. De bovenstaande opmerkingen uit het arrest verduidelijken wat de product-per-procesclaim is, de reikwijdte van de bescherming ervan en de betekenis ervan in sec. 48(a) van de wet. Het is veelbetekenend dat het arrest een pertinente twijfel beantwoordt die Praharsh heeft geuit over het bevel van de SB: “Ik betwijfel of dit bevel elke aanvrager zal inspireren om opzettelijk zijn uitvinding openbaar te maken met behulp van 'product-by-process'-claims vanwege de oscillerende overwegingen naar het ‘productoctrooi’-aspect van de uitvinding, waarbij eerst de claims worden onderzocht en vervolgens de beschuldigingen van inbreuk worden onderzocht, waarbij de uitvinding als een proces wordt beschouwd.” Door de reikwijdte van de bescherming van claims per proces uit te breiden door dezelfde standaard te gebruiken voor onderzoek en inbreuk, stimuleert dit arrest innovatie op gebieden waar het moeilijk is om de structuur van de uitvinding vanaf het begin vast te stellen. In deze zin opgevat, vindt het arrest het juiste evenwicht tussen “verwachtingen van de octrooihouder, terwijl tegelijkertijd het schrikbeeld van overprotectionisme wordt vermeden'.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://spicyip.com/2024/02/product-by-process-claim-dhc-to-the-rescue.html