In een prejudiciële spoedprocedure heeft de Hogere Regionale Rechtbank Düsseldorf twee verbodsacties tegen TCL bekrachtigd, uitgevaardigd door de Regionale Rechtbank in eerste aanleg van de stad (zaaknummers: 4b O 83/19, 4b O 23/20 en 4b 49/20). De Hogere Regionale Rechtbank verwierp twee bezwaren van de Europese en Duitse distributeurs van het Chinese bedrijf TCL tegen het vonnis, evenals het FRAND-verweer, nadat leden van Via Licensing hadden beweerd dat het bedrijf inbreuk had gemaakt.
TCL betwistte de geldigheid van het eerste arrest. De Hogere Regionale Rechtbank bevestigt echter dat de beslissing in eerste aanleg van TCL is wat de rechtbank beschouwt als een onwillige licentiehouder (zaak-ID: I-15 U 39/21 en I-15 U 40/21).
Sisvel vs. Haier zet standaard
Voorheen had de rechtbank van Düsseldorf een relatief lage drempel met betrekking tot de bereidheid van de vermeende overtreder om een vergunning te nemen. Bij de handhaving van de twee laatste arresten volgt de Hogere Regionale Rechtbank echter de recent ontwikkelde benadering van vergunninghouders door het Federale Hof van Justitie. De rechtbank van Karlsruhe onlangs verhoogde de standaard voor uitvoerders in de zaak tussen Sisvel vs. Haier.
Eind oktober 2019 hebben Dolby en Philips drie zaken aangespannen tegen TCL in Düsseldorf, respectievelijk gehoord door de regionale rechtbank in maart 2021 en april 2021. De standaard essentiële octrooien die onderworpen zijn aan de meest recente bestelling zijn: EP 1 410 en EP 1 342. Dolby bezit beide patenten; beide dekken de standaard MPEG-4 AAC (geavanceerde audiocodering). Een ander Dolby-patent is inmiddels verlopen.
Een derde beslissing, met betrekking tot Via Licensing poollid Philips, is ook hangende bij rechter Thomas Kühnen (rechtbank ID: I-2 U 13/21).
De huidige arresten hebben betrekking op de distributie door TCL van mobiele telefoons en tablets met de AAC-technologie. De prejudiciële procedure is echter nog maar het begin van de hoofdprocedure in hoger beroep tussen Dolby, Philips en TCL. Het zal waarschijnlijk een jaar duren voordat het hoofdgeding plaatsvindt.
Op weg naar een licentie
Via Licensing distribueert licenties namens de SEP's van haar leden. In 2005 had TCL een licentie genomen voor Dolby en Philips' SEP's via Via Licensing. De pool heeft de licenties in 2007 beëindigd; daaropvolgende jaren van mislukte onderhandelingen over licentieovereenkomsten volgden.
In mei 2021 oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Düsseldorf dat de twee Dolby- en één Philips-patenten allemaal SEP's zijn. Vervolgens heeft het in alle drie de zaken een verbod uitgevaardigd tegen TCL. Een week voor de zitting had het Chinese elektronicabedrijf een tegenbod voor een FRAND-licentie ingediend, maar de rechtbank vond TCL een onwillige licentiehouder. Zij verwierp ook het verweer van FRAND.
TCL heeft vervolgens beroep aangetekend en verzocht om opschorting van de tenuitvoerlegging van de vonnissen voor de beroepstermijn. De Hogere Regionale Rechtbank Düsseldorf heeft het aanbod echter tijdens een voorbereidende hoorzitting afgewezen. Daarbij heeft de rechtbank de benadering gevolgd van het Federale Hof van Justitie in Sisvel vs. Haier, namelijk dat uitvoerders de bereidheid moeten tonen om actief een vergunning aan te vragen.
Volgens de Hogere Regionale Rechtbank Düsseldorf is het niet langer voldoende om alleen een licentieofferte in te dienen wanneer deze mogelijk al verschillende eerdere mogelijkheden heeft omzeild. Dit volgt in grote lijnen de redenering van Karlsruhe, wiens rechters opmerkten dat het onvoldoende is dat een partij de wil uitspreekt om slechts één keer een vergunning af te sluiten met de SEP-houder. Uitvoerders moeten volgens de rechtbank zodanig handelen dat het zogenaamde 'patent hold-out' wordt vermeden.
Sisvel vs. Haier op het podium
In 2020 oordeelde het Duitse federale gerechtshof in Karlsruhe dat Haier twee Sisvel SEP's had geschonden: EP 08 52 en EP 12 64. Verder oordeelde de rechtbank dat de Chinese fabrikant van mobiele telefoons onvoldoende inspanningen heeft geleverd om een FRAND-licentie te verkrijgen (zaak-ID: K ZR 35/17).
Terwijl de rechtbank oordeelde dat Haier inbreuk maakte op beide patenten, oordeelden de antitrustrechters van de senaat ook dat Haier een onwillige licentiehouder was. Dit komt doordat het bedrijf FRAND-aanbiedingen niet snel en concreet genoeg heeft ingediend.
De rechters legden de uitvoerders bij het uitspreken van hun beslissingen meer verplichtingen op dan veel experts hadden verwacht. Uitvoerders moeten dus niet alleen actief een vergunning zoeken; volgens de rechters van het Federale Hof moeten ze ook tijdig reageren. De octrooigebruiker moet ook op relatief korte termijn de octrooiportfolio onderzoeken.
Volgens de rechters moeten uitvoerders handelen op een manier die het zogenaamde 'patent hold-out' vermijdt, met andere woorden een vertragingstactiek gebruiken om zo lang mogelijk licentievergoeding te ontlopen. De uitvoerders kunnen dit bijvoorbeeld doen door hun interesse in een licentie kenbaar te maken. Het kan echter zijn dat de partij dan niet toewerkt naar het sluiten van een vergunning.
Duitse rechtbanken stemmen overeen
Interessant is dat, terwijl de senaat van Ulrike Voß de Sisvel vs. Haier-redenering volgde in de twee Dolby-arresten, het Philips-arrest in behandeling blijft bij de senaat van Thomas Kühnen. Laatstgenoemde rechter is notoir uitgesproken tegen de benadering van de rechtbank van Karlsruhe ten aanzien van FRAND-licenties.
In de Sisvel vs. Haier-zaak zagen waarnemers van het proces de uitspraak als een sterk contrast met de jurisprudentie van de octrooirechtbanken van Düsseldorf, en meer in overeenstemming met de octrooirechtbanken van Mannheim en München. Nu zijn de rechtbanken van Düsseldorf meer afgestemd op München. Waarnemers suggereren dat deze uitspraak een nieuwe stap is op het pad van een beroep op octrooihouders om zaken in Duitsland aan te spannen.
Bovendien is de procedure bij de regionale rechtbank van Mannheim tussen Fraunhofer en TCL nu afgesloten, met één zaak in eerste aanleg aanhangig en geschorst. In de andere zaak gaven de rechters een negatieve beslissing in eerste aanleg. Klaka heeft namens TCL beroep aangetekend bij de rechtbank van Karlsruhe.
In Düsseldorf zijn in eerste aanleg nog twee zaken aanhangig. Een daarvan is een ander Dolby-patent tegen TCL, en het andere is ingediend door het Japanse IT-bedrijf NEC tegen TCL.
Wie is wie in patent
In de drie zaken tegen Philips, Dolby en Fraunhofer heeft TCL verschillende Duitse juridische vertegenwoordiging. Vossius, onder leiding van partner Andreas Kramer, vertegenwoordigt TCL in de zaken tegen Dolby. Octrooigemachtigde Christian Sandweg werkte ook aan de nietigheidsaspecten van de zaak.
Voor de zaak Philips vertegenwoordigde het kantoor in Düsseldorf van CMS Hasche Sigle TCL. Hoewel het team vaak is gewisseld voor TCL tegen Fraunhofer, is Klaka de laatste firma die de procedure voor TCL leidt. De IP-boetiek vertegenwoordigde het bedrijf in zowel Mannheim als Karlsruhe en nam de twee zaken in 2018 over voor de eerste instructie voor het bedrijf.
Het in Hamburg gevestigde gemengde IP-bedrijf Eisenführ Speiser vertegenwoordigt zowel Dolby als Philips. Het bedrijf werkt sinds ongeveer 2010 met Philips samen en de relatie met Via Licensing en andere leden zoals Dolby gaat terug tot 2014.
Het kantoor vertegenwoordigt Fraunhofer ook in de inmiddels afgesloten Mannheim-procedure.
Voor Philips/Dolby
Eisenführ Speiser (Hamburg): Tilman Müller, Volkmar Henke (partners); Stefan Wiethoff (partner, octrooigemachtigde)
Voor TCL tegen Dolby
Vossius & Partner (München): Andreas Kramer (partner, hoofdrol); medewerkers: Hannes Obex, Philipp Widera; Christian Sandweg (partner, octrooigemachtigde)
Voor TCL tegen Philips
CMS Hasche Sigle (Düsseldorf): Markusdek; medewerker: Sven Krause
Voor TCL tegen Fraunhofer
Klaka (Düsseldorf): Olaf Giebe, Wolfgang Götz (partners)
Gulde & Partner (Berlijn): Nicolas Haße
Hogere regionale rechtbank DüsseldorfDüsseldorf
Ulrike Voß
PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.