Citaat van de zaak: MANU/DE/4605/2023
Jurisdictie: Hooggerechtshof van Delhi
Datum besluit: 17 juli 2023
Eerlijke rechter: Jyoti Singh, J.

Handelingen/regels/bevelen:

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 1908 (CPC) – Order XXXIX Regel 1; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 1908 (CPC) – Order XXXIX Regel 2; Handelsmerkenwet, 1999 – Sectie 27, Handelsmerkenwet, 1999 – Sectie 27(2), Handelsmerkenwet, 1999 – Sectie 28, Handelsmerkenwet, 1999 – Sectie 28 (1), Handelsmerkenwet, 1999 – Sectie 28 (1), Handelsmerkenwet, 1999 – Sectie 28(3), Handelsmerkenwet, 1999 – Sectie 29, Handelsmerkenwet, 1999 – Sectie 30 (2), Handelsmerkenwet, 1999 – Sectie 30(2), Handel Merkenwet, 1999 – Sectie 31, Handelsmerkenwet, 1999 – Sectie 34, Handelsmerkenwet, 1999 – Sectie 7; Handelsmerkenregels, 2002 – Regel 22

Gepresenteerde kwestie(s):

De rechtbank heeft in haar uitspraak de volgende juridische kwesties behandeld:

• Of het gebruik door gedaagde van de handelsmerken CARLTON en varianten daarvan voor waren van klasse 18 neerkomt op een inbreuk op de geregistreerde en bekende handelsmerken van eiser?
• Is de bewering van gedaagde inzake vermeende inbreuk geldig, gegeven de voorafgaande adoptie en registratie van de handelsmerken van eiser?
• Is de bewering van beklaagde over overloopeffecten en grensoverschrijdende reputatie onderbouwd?
• Of de vertraging, het gelach en de berusting van de eiser hun claim van inbreuk in de weg staan?

Regel(s) van de wet:

Relevante rechtsbeginselen en regels die in de zaak worden toegepast, zijn onder meer:

• Trade Marks Act, 1999 – Sectie 27: behandelt inbreuk op geregistreerde handelsmerken.
• Trade Marks Act, 1999 – Sectie 28: Voorziet in rechten die worden verleend door registratie.
• Trade Marks Act, 1999 – Sectie 29: Bespreekt de gevolgen van inbreuk.
• Trade Marks Act, 1999 – Sectie 34: Dekt de rechten van actie wegens verrekening voortvloeiend uit het gebruik van handelsmerken.
• Common law-principes van doorgeven: Beschermt niet-geregistreerde handelsmerken en voorkomt verkeerde voorstelling van zaken in de handel.
• Principe van voorafgaand gebruik: Bepaalt de eerste gebruiker en adoptant van een handelsmerk.
• Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 1908 (CPC) – Order XXXIX Regel 1 en Regel 2: Heeft betrekking op tijdelijke rechterlijke bevelen.

Procedurele geschiedenis:

In de zaak gaat het om twee verzoeken om een ​​voorlopige voorziening. Carlton Shoes Ltd. en Carlton Overseas Pvt. Ltd. (hierna “Carlton”) heeft CS(COMM) 730/2019 ingediend en verzocht om een ​​permanent gerechtelijk bevel tegen VIP Industries Ltd. (hierna “VIP”) wegens het schenden van hun geregistreerde handelsmerken en het plegen van misbruik. VIP heeft een rechtszaak CS(COMM) 52/2020 aangespannen, waarin wordt verzocht om een ​​rechterlijk bevel tegen Carlton's gebruik van de handelsmerken “CARLTON LONDON” en formatieve merken voor klasse 18-goederen. De verzoeken werden samen behandeld vanwege gemeenschappelijke juridische en feitelijke vragen.

feiten:

Carlton, een gerenommeerde fabrikant van schoenen en modeaccessoires, kan bogen op een rijke geschiedenis met de handelsmerken “CARLTON LONDON” en “CARLTON”, die deze in respectievelijk 1992 en 1993 hebben overgenomen. De inzet van het bedrijf om zijn intellectuele eigendom te beschermen leidde tot de registratie van het woordmerk “CARLTON” onder aanvraagnummer 627450 in India op 06.05.1994 voor goederen van klasse 18, waaronder leer, koffers, tassen en meer. Tegelijkertijd werd het onderscheidende merk “CARLTON LONDON” omarmd. Internationaal vond de eerste registratie voor “CARLTON LONDON” plaats op 28.09.1998 september 00002178254 onder nummer UK25, waarmee goederen van klasse 1968, inclusief schoenen, in het Verenigd Koninkrijk werden veiliggesteld. VIP Industries, een leidende figuur op het gebied van bagage en reistassen, heeft een geschiedenis die teruggaat tot de oprichting in 1980. In eerste instantie door het merk “DIPLOMAT CARLTON” in 1986 en later “CARLTON” in 23.12.1986 aan te nemen, maakte de voorganger van VIP de weg vrij voor het gebruik van het merk. Door op 25 (klasse 19.05.1988) en 18 (klasse 50) Britse registraties aan te vragen, vestigde de voorganger van VIP zijn aanwezigheid. De uitbreiding van VIP naar meer dan 1994 landen in 26.07.1995 leidde tot de aanvraag voor registratie van het merk “CARLTON” in India op 18 juli 2004, geldig in klasse 21.04.2006. Daaropvolgende overnames en overdrachten, met name van Carlton International PLC in 18, versterkten de rechten van VIP. Op 1445045 april 25.05.2004 werd het VIP-merk “CARLTON” officieel geregistreerd in klasse 18 in India via aanvraagnummer 18, wat het gebruik sinds XNUMX mei XNUMX markeert. Het is belangrijk op te merken dat het merk "CARLTON" van Carlton is geregistreerd in klasse XNUMX, dat lederwaren en dergelijke omvat, terwijl het merk "CARLTON" van VIP op soortgelijke wijze is geregistreerd in klasse XNUMX, dat reistassen, koffers, laptoptassen en meer omvat.

Argumenten namens de eiser:

• Carlton betoogt dat VIP's gebruik van identieke/soortgelijke merken voor goederen van klasse 18 een inbreuk en passiviteit vormt, waardoor een verkeerde voorstelling van zaken en verwarring ontstaat.
• Carlton claimt wettelijke rechten op grond van artikel 28 van de Trade Marks Act, 1999, en bescherming op grond van artikel 29.
• Carlton beweert dat de beweringen van VIP over eerdere adoptie en gebruik van het merk “CARLTON” onjuist zijn en niet door bewijsmateriaal worden onderbouwd.
• Carlton stelt dat de vertraging van VIP bij het doen gelden van rechten, samen met de grensoverschrijdende reputatie van Carlton, de waarde van hun claim onderstreept.
• Carlton beweert het bestaan ​​van common law-rechten door middel van uitgebreid gebruik van de merken en hun reputatie.

Argumenten namens gedaagde:

• VIP ontkent de inbreuk en stelt dat zij sinds de jaren tachtig voortdurend het merk “CARLTON” heeft gebruikt.
• VIP claimt het eigendom van common law-rechten en grensoverschrijdende reputatie vanwege substantiële verkopen, advertenties en goodwill.
• VIP stelt dat Carlton's gebruik van het merk frauduleus is en beroept zich op artikel 34 van de Trade Marks Act, 1999, en beweert dat Carlton's vertraging bij het verzoeken om rechterlijke bevelen berusting inhoudt.
• VIP beweert dat de adoptie van het merk dateert van vóór het gebruik van Carlton en dat Carlton het merk op oneerlijke wijze heeft overgenomen.
• VIP beweert dat beide partijen naast elkaar op de markt kunnen bestaan, aangezien zij in verschillende goederen handelen en er geen gevaar voor verwarring bestaat.

Analyse en beslissing van de Rekenkamer:

De rechtbank heeft eerst gekeken naar de juridische beginselen die van toepassing zijn op merkinbreuk en pass-off. Het benadrukte het belang van de perceptie van de consument, het verwarringsgevaar en het gelijktijdig bestaan ​​van geregistreerde en niet-ingeschreven merken.

Wat de inbreuk betreft, heeft de rechtbank de overeenkomsten tussen de merken en de betrokken waren onderzocht. Het oordeelde dat hoewel beide partijen het merk “CARLTON” gebruikten, het gebruik van Carlton werd voorafgegaan door VIP's. VIP slaagde er echter niet in het eerdere gebruik ervan vast te stellen voordat Carlton het merk registreerde. De zaak van VIP berustte op een overeenkomst van opdracht uit 2004, maar kon het gebruik door zijn voorganger daarvoor niet aantonen.

De rechtbank heeft VIP's claim van grensoverschrijdende reputatie en overloopeffect in overweging genomen. Het oordeelde dat de reputatie van VIP voornamelijk betrekking had op goederen van klasse 18, terwijl de reputatie van Carlton betrekking had op schoenen en accessoires. Het overloopeffect werd, zoals VIP betoogde, niet vastgesteld omdat er geen bewijs was dat de goederen van VIP op de schoenenmarkt werden verkocht.

Met betrekking tot de kwestie van de vertraging merkte de rechtbank op dat Carlton's adoptie van het merk in 1992 werd gevolgd door voortdurend gebruik, aanzienlijke verkopen en advertenties. Daarom kwam Carltons vertraging bij het verzoeken om rechterlijke bevelen niet neer op berusting.

De rechtbank behandelde de kwestie van laches en oordeelde dat VIP op de hoogte was van het merk van Carlton en toch al meer dan twintig jaar zijn rechten niet liet gelden. De lach kon dus aan VIP worden toegeschreven, en de vertraging vormde geen belemmering voor de bewering van Carlton.

De rechtbank concludeerde dat Carlton op het eerste gezicht een geval van inbreuk had vastgesteld. Bij gebrek aan materiaal over de balans van gemak en onherstelbaar verlies heeft de rechtbank echter de toekenning van dwangbevelen uitgesteld. Het gaf Carlton de opdracht om binnen zes weken aanvullend bewijsmateriaal te overleggen.

De belangrijkste punten en principes die besproken zijn:

Grensoverschrijdende reputatie en goodwill: Om te slagen in een 'passing-off'-vordering is het bewijzen van goede wil en reputatie binnen het specifieke rechtsgebied (bijvoorbeeld India) van cruciaal belang. Mondiale reputatie alleen is onvoldoende; bewijs van lokale reputatie is vereist.

Marktaanwezigheid: Voor een succesvolle passing-off-vordering is het noodzakelijk dat er een sterke marktaanwezigheid in het rechtsgebied van de gedaagde ontstaat. Dit wordt bewezen door het aantonen van een aanzienlijke overdracht van reputatie en bewustzijn naar dat rechtsgebied door middel van advertenties en promoties.

Klantbewustzijn en verwarring: De eiser moet aantonen dat klanten in het rechtsgebied van de verweerder zich bewust zijn van zijn merk en waarschijnlijk in verwarring zullen raken door het soortgelijke merk van de verweerder. De loutere intentie om de markt te betreden is onvoldoende zonder daadwerkelijk bewustzijn en verwarring onder de klanten.

Eerste in het marktprincipe: Het ‘eerst op de markt’-principe moet worden toegepast binnen het specifieke rechtsgebied, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de partij die het merk daar heeft geïntroduceerd. Bij het overwegen van het ‘eerst op de markt’-principe en de toepassing ervan binnen een specifiek rechtsgebied, is het belangrijk om het evoluerende landschap van het merkenrecht te erkennen, vooral in gevallen waarin mondiale implicaties een rol spelen.

Bij Milmet Oftho Industries & Ors. tegen Allergan Inc[1]. benadrukte de uitspraak van de rechtbank de noodzaak van een alomvattende evaluatie van het handelsmerkbezit, vooral in de farmaceutische sector. De rechtbank erkende dat de potentiële schade die voortvloeit uit bedrieglijke gelijkenis in de farmaceutische industrie groter kan zijn dan de gevolgen in zaken waarbij gewone consumentenproducten betrokken zijn. De redenering van de rechtbank impliceert dat het identieke gebruik van een merk dat geassocieerd wordt met een medicijn wereldwijd tot nadelige resultaten zou kunnen leiden als dit binnen een specifiek rechtsgebied wordt toegestaan.

Dit perspectief introduceert het idee van het ‘eerste op de wereldmarkt’-principe, dat verder reikt dan louter territoriale grenzen. Terwijl het traditionele ‘eerst op de markt’-principe voorrang geeft aan de entiteit die het merk binnen een specifiek rechtsgebied heeft geïntroduceerd, houdt het ‘eerst op de wereldmarkt’-principe rekening met de mondiale impact van een product en de potentiële schade veroorzaakt door bedrieglijke gelijkenis.

Daarom is het in de context van het vaststellen van merkeigendom van cruciaal belang om een ​​evenwicht te vinden tussen het territorialiteitsbeginsel en de universaliteitsdoctrine. Terwijl territorialiteit een fundamenteel principe blijft, is het geval van Milmet Oftho Industries & Ors. v. Allergan Inc. benadrukt de noodzaak om het ‘eerst op de markt’-principe aan te passen aan de unieke omstandigheden van elk geval, vooral als het om mondiale implicaties gaat. Bij de ultieme test voor het vaststellen van ‘eerste op de markt’ moet niet alleen rekening worden gehouden met de partij die het merk binnen een rechtsgebied heeft geïntroduceerd, maar ook met de potentiële mondiale gevolgen van misleidende gelijkenis.

Bewijsvereiste: Er is substantieel bewijs nodig om beweringen over reputatie, eerder gebruik en marktaanwezigheid te ondersteunen. Louter promotiemateriaal of artikelen zijn mogelijk niet voldoende als daarmee het bestaan ​​van het merk binnen het rechtsgebied niet wordt aangetoond.

Kans op verwarring: Passeren brengt verwarring en bedrog met zich mee. Het feit dat het merk van verweerder verwarring onder de consumenten veroorzaakt, onderstreept het belang van de reputatie en aanwezigheid van eiseres op de markt.

Afweging van belangen: De rechtbank houdt rekening met gemak en schade, waarbij de ene partij op het eerste gezicht pleit voor een verbod, terwijl de andere partij er niet in slaagt voldoende reputatie en aanwezigheid op de markt te bewijzen.

Territorialiteitsbeginsel versus universaliteitsdoctrine: Het territorialiteitsbeginsel legt de nadruk op het bewijzen van lokale goede wil en reputatie, in tegenstelling tot de universaliteitsdoctrine die de eerste mondiale gebruiker van een merk beschermt.

Aanwezigheid en klanten in het rechtsgebied: De eiser moet een tastbare aanwezigheid hebben binnen het rechtsgebied van de verweerder, met inbegrip van daadwerkelijke klanten daar, en niet alleen buitenlandse klanten die op bezoek komen.

Aard van het bewijs: Verschillende vormen van bewijs, zoals artikelen, enquêtes, app-downloads en websitetoegangsgegevens, kunnen reputatie en goodwill vestigen.

Intentie om de markt te betreden: De loutere intentie om de markt van de gedaagde te betreden is niet voldoende; werkelijke reputatie en goodwill binnen het rechtsgebied zijn vereist.

Eerste gebruik van gedaagde: Wanneer de verweerder de eerste gebruiker van het merk binnen het rechtsgebied is, kan de actie van de eiser mislukken als hij daar niet voldoende reputatie en goede wil kan aantonen.

Waarschijnlijkheid van verwarring versus daadwerkelijke verwarring: Hoewel de Het gevaar voor verwarring dient als een geldige test; daadwerkelijke verwarring kan tijdens de definitieve beoordeling worden bewezen.

Conclusie:

De uitspraak van de rechtbank in deze zaak benadrukt het belang van eerder gebruik en continu gebruik in merkenzaken. Het benadrukt de noodzaak van substantieel bewijsmateriaal om beweringen over eerder gebruik, reputatie en inbreuk te staven. Hoewel de rechtbank de prima facie zaak van Carlton erkende, heeft zij de toekenning van dwangbevelen uitgesteld vanwege het ontbreken van bepaald bewijsmateriaal.

De rechtbank zocht specifiek naar bewijsmateriaal dat zou aantonen dat de reputatie van de eiser zou overslaan naar de Indiase markt, met name in de context van oplaaddiensten voor elektrische voertuigen. De rechtbank erkende dat de eiser verschillende documenten had aangehaald, waaronder artikelen, enquêtes en verkoopgerelateerde gegevens, om zijn reputatieclaim te ondersteunen. Na onderzoek oordeelde de rechtbank echter dat deze bewijsstukken niet voldoende de noodzakelijke criteria voor een grensoverschrijdende reputatie in het Indiase EV-laadsegment vastlegden.

De beoordeling van de rechtbank was gericht op verschillende sleutelfactoren:

Gebrek aan vermelding van EV-oplaaddiensten: De rechtbank merkte op dat de door de eiser verstrekte artikelen en documenten voornamelijk de activiteiten van de eiser op het gebied van het delen van elektrische scooters en aanverwante gebieden benadrukten. Deze documenten verwezen niet rechtstreeks naar de betrokkenheid van de eiser bij het opladen van elektrische voertuigen in India. Daarom hebben ze niet bijgedragen aan het opbouwen van een grensoverschrijdende reputatie in de EV-laadsector.

Reikwijdte van de activiteiten: De rechtbank oordeelde dat de activiteiten van de eiser, zoals blijkt uit het bewijsmateriaal, voornamelijk gericht waren op taxivervoer en het delen van elektrische scooters. Het bewijsmateriaal duidde niet op een duidelijke aanwezigheid of intentie om deel te nemen aan EV-laaddiensten in India.

Territorialiteitsbeginsel: De rechtbank benadrukte het belang van het territorialiteitsbeginsel, dat vereist dat reputatie en goodwill worden gevestigd binnen het rechtsgebied waar het vermeende misbruik wordt beweerd. Het bewijsmateriaal van de eiser toonde in de eerste plaats haar reputatie in andere regio's aan, maar ontbeerde substantieel bewijs van haar reputatie en activiteiten op de Indiase markt.

Vereiste van klanten en verkopen in India: De rechtbank benadrukte de noodzaak voor de eiser om daadwerkelijke klanten, verkopen en fysieke aanwezigheid op de Indiase markt aan te tonen. Het louter downloaden van de app van de eiser door gebruikers in India of het bezoeken van de website van de eiser vormde onvoldoende bewijs voor de reputatie of activiteiten van de eiser in de sector van het opladen van elektrische voertuigen.

Intentie versus bewijs: De rechtbank verwierp het argument dat de intentie van de eiser om de Indiase markt te betreden voldoende zou zijn om een ​​reputatie op te bouwen. In plaats daarvan stelde de rechtbank dat het feitelijke bewijs van reputatie en verwarring bij klanten essentieel was.

Deze analyse onderstreept het belang van het leveren van concreet en territoriaal relevant bewijsmateriaal bij pogingen om een ​​grensoverschrijdende reputatie op te bouwen in juridische gevallen van overlijden.

[1] HANDLEIDING/SC/0512/2004

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://www.theippress.com/2023/09/23/carlton-shoes-ltd-and-ors-vs-vip-industries-ltd/