[Dit bericht is geschreven door SpicyIP Fellow Tejaswini Kaushal. Tejaswini is een 3e jaars BA LL.B. (Hons.) student aan Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University, Lucknow. Ze heeft een grote interesse in het Intellectueel Eigendomsrecht, Technologierecht en Ondernemingsrecht. Haar eerdere berichten zijn toegankelijk hier.]

Het Hooggerechtshof van Delhi heeft op 30 november 2023 bepaald dat de mondiale reputatie van een merk of de beweerde goodwill alleen niet voldoende zouden zijn om een ​​grensoverschrijdende reputatieclaim vast te stellen. In een (nogal uitgebreid) vonnis in Bolt Technologies OU tegen Ujoy Technologies Pvt. Ltd. De rechtbank, die werd uitgesproken door een divisiebank (DB), bestaande uit rechters Yashwant Varma en rechters Dharmesh Sharma, benadrukte dat de eiser die een rechtszaak aanspant wegens onrechtmatige daad op basis van grensoverschrijdende reputatie een substantiële reputatie en goodwill voor het merk binnen het relevante gebied moet opbouwen. Deze zaak heeft de discussie over grensoverschrijdende reputatie, goodwill en territorialiteitsbeginselen opnieuw op de voorgrond gebracht (eerder besproken op de blog hier, hier, en hier). 

Het 118 pagina's tellende bevel van de DB zal verreikende gevolgen hebben voor zaken waarbij sprake is van grensoverschrijdende reputatie. Hoewel de DB de jurisprudentie heeft onderstreept en benadrukt die de rol van goodwill en reputatie bij het vestigen van grensoverschrijdende reputatie ondersteunt, beschouwt zij deze als twee afzonderlijke factoren. Dit komt op een moment waarop goodwill en reputatie over het algemeen worden behandeld als synonieme termen in de huidige mondiale, onderling verbonden commerciële wereld. 

De Achtergrond

Bolt Technology OU, een Ests platform voor taxivervoer en diverse diensten, beweerde dat zijn merk ‘BOLT’, opgericht in 2018, een substantiële internationale reputatie had. Bolt beweerde dat het gebruik van het ‘BOLT’-merk voor EV-laadstations door Ujoy Technology Private Limited in India inbreuk maakte op zijn gevestigde reputatie, ondersteund door gegevens die wijzen op eerdere app-toegang door bestuurders in belangrijke Indiase steden. 

Er was een enkelvoudige rechtersbank (SB). eerder opgemerkt dit jaar bleek dat de beperkte betrokkenheid van Bolt bij het aanbieden van EV-oplaaddiensten op geselecteerde locaties over de hele wereld zijn grensoverschrijdende reputatie niet rechtvaardigde, vooral niet een die zich uitstrekte tot India. De vragen die de DB voor ogen had, omvatten onder meer de vraag of Bolt in India over een substantiële reputatie en goede wil beschikt om een ​​claim wegens 'passing off' toe te staan. 

Wat de DB vasthield

De DB onderschreef het eerdere besluit van de RvC, waarin een voorlopig bevel ten gunste van Bolt Technology OU tegen Ujoy's gebruik van het merkteken “BOLT” in Indiase EV-laadstations werd afgewezen. De DB merkte op dat de bewering van mondiale reputatie of goodwill is voor de rechtbanken onvoldoende om een ​​grensoverschrijdende reputatieclaim te beantwoorden. In plaats daarvan moet de eiser blijk geven van een substantiële reputatie en goede wil in het betrokken land bij een aanzienlijk en opmerkelijk aantal betrokken consumentensegmenten. Het Hof oordeelde dat het aannemen van deze norm essentieel is om te voorkomen dat de lokale industrie wordt onderdrukt en om de mondiale merkreputatie in evenwicht te brengen met de belangen van nationale ondernemingen en consumenten. Omdat Bolt Technology OU geen commerciële aanwezigheid had in India, waren de app-downloads in het land onbelangrijk omdat gebruikers lokaal geen toegang hadden tot de diensten van Bolt en er niet in slaagden een “aanzienlijke reputatie-spillover” op de Indiase markt

Reputatie en goodwill: niet echt 'Tomato-Tomahto'?

Bij het komen tot bovenstaande conclusie heeft het DB overwogen of aan goodwill en reputatie een verschillende connotatie moet worden gegeven. De rechtbank heeft onder meer verwezen naar de afspraak in het arrest Intex-koffer waar is uitgelegd dat goodwill de waarde vertegenwoordigt die aan de naam is verbonden en een lokale aanwezigheid vereist in het land waar de claim van overlijden wordt gemaakt, terwijl reputatie zelfs bestaat zonder lokale zakelijke aanwezigheid. 

Dit raadsel of goodwill en reputatie al dan niet synoniem zijn, samen met de noodzaak van de fysieke aanwezigheid van de zakelijke onderneming in India, was getuige van een indrukwekkend grondige discussie door de DB vanuit zowel internationaal als nationaal perspectief. In navolging van de Australische (Conagra Inc. V. McCain Foods (Aust) Pty Ltd. (1992)) en Engelse precedenten heeft de rechtbank eerder geoordeeld NR Dongre tegen Whirlpool Corpn. (1996) Milmet Oftho Industries tegen Allergan Inc. (2004), en Cadbury UK Limited Vs. Lotte India Corporation (2014) dat een claim van mislukken in een grensoverschrijdende reputatiezaak levensvatbaar is, ongeacht de goede wil. MAC Persoonlijke Verzorging Pvt. Ltd. & Anr. v. Laverana GMBH en Co. KG & Anr (2016) heeft verder geoordeeld dat een product geen “commerciële” aanwezigheid hoeft te hebben in India voor een pass-off-actie. Intex Technologies (India) Ltd. & Anr. versus AZ Tech (India) Ltd. (2017) verlegde de rechtbank de focus en stelde dat goodwill binnen het rechtsgebied essentieel is voor pass-off-acties en dat merken geen bescherming zullen hebben tenzij er sprake is van verkoop en een gevestigde markt in India.  

In hetzelfde jaar werd de positie teruggedraaid Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha tegen Prius Auto Industries Ltd. (2017), waar het Indiase Hooggerechtshof het bredere concept van goede wil onderschreef, zoals toegelicht door prof. Christopher Wadlow, zoals in het Engelse geval van Starbucks (HK) Ltd. tegen British Sky Broadcasting Group (2015), waarbij rekening wordt gehouden met het ‘klantenbestand’ in een rechtsgebied in plaats van met een ‘fysieke vestigingsplaats’. 

In het onderhavige geval heeft het DB het grotere belang van reputatie benadrukt en geconcludeerd dat louter mondiale bekendheid of beweerde welwillendheid van het merk onvoldoende is om een ​​grensoverschrijdende reputatie vast te stellen. Het DB verschilde van de opvatting van de RvC dat louter reputatie niet voldoende zou zijn en dat er aanzienlijke goodwill moet worden opgebouwd. Hoewel de RvC het territorialiteitsbeginsel zeer eng heeft benadrukt, heeft de DB in plaats daarvan de evoluerende trends in de mondiale handel, de verspreiding van internetkennis en het toenemende reizen erkend, in lijn met het perspectief van ‘goodwill en reputatie’ in plaats van ‘goodwill of reputatie’. Het Hof hield rekening met de impact van technologie die traditionele grenzen heeft uitgehold, de erkenning van merken met een mondiale reputatie ondersteunt en de behoefte aan lokale ondersteuning binnen lokale markten overstijgt. Het verwierp de nadruk op goede wil als voorwaarde voor een pass-off-actie en benadrukte dat het aanvaarden van reputatie als relevant niet in tegenspraak is met het territorialiteitsbeginsel. 

Het raadsel geanalyseerd

De DB heeft een passende redenering gevolgd om het door de RvC uitgevaardigde bevel te cureren door goodwill en reputatie in verschillende categorieën te plaatsen en aan te dringen op bewijs van reputatie om de claim van grensoverschrijdende reputatie te rechtvaardigen. Zoals hierboven vermeld, werd het conventionele onderscheid tussen goodwill en reputatie tot nu toe grotendeels als achterhaald beschouwd, gezien de mondiale omvang van bedrijven en de onderlinge verbondenheid van de handel. Dit is zo omdat de Indiase rechtbanken aanvankelijk geen onderscheid maakten tussen 'reputatie' en 'goodwill' zoals hun Engelse tegenhangers dat deden. Dit gebrek aan differentiatie leidde tot een beperkte discussie over het op zichzelf staande belang van het reputatieaspect dat verband houdt met handelsmerken.

Hoewel handelsmerken territoriale rechten zijn die worden verkregen na registratie in een land, kunnen zelfs merken die niet lokaal zijn geregistreerd bescherming eisen tegen het overgaan als bekende handelsmerken. Het aannemen van het strikte “territorialiteitsbeginsel” vereist echter dat buitenlandse bedrijven een klantenbestand in India aantonen om goodwill op te bouwen, wat India mogelijk op gespannen voet kan zetten met zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 6bis van het Verdrag. Conventie van Parijs (Bekende merken). Artikel 6bis bepaalt dat landen automatisch of op verzoek het gebruik van handelsmerken die op bekende merken lijken, moeten weigeren, annuleren en verbieden om verwarring te voorkomen. Dit kan verder het risico met zich meebrengen dat artikel 16 van de wet wordt geschonden TRIPS-overeenkomst (rechten toegekend aan de eigenaar van een geregistreerd handelsmerk), wat in lijn is met artikel 6bis. Een dergelijk besluit zou eigenaren van internationaal bekende handelsmerken die nog niet in India zijn geregistreerd, geen juridisch verhaal in het land hebben gegeven, wat in tegenspraak is met deze bepalingen.

Het zou grote zorgen hebben gewekt bij potentiële buitenlandse investeerders en zou cyberkrakers in staat kunnen stellen domeinnamen te bemachtigen, inclusief handelsmerken van gerenommeerde bedrijven die nog niet actief zijn in India. Verschillende lokale bedrijven kunnen er eveneens van profiteren door merken van buitenlandse merken te gebruiken om zonder scrupules een binnenlandse reputatie op te bouwen, terwijl deze bedrijven niet lokaal aanwezig zijn. Tegelijkertijd zou het oneerlijk zijn als lokale bedrijven die een merk gebruiken, plotseling te horen krijgen dat ze dat niet kunnen, omdat een bedrijf met enige internationale aanwezigheid maar zonder echte intentie om naar India te komen, hun merk wil beschermen. De DB heeft geleidelijk de onderlinge verbondenheid van markten erkend om het territorialiteitsvereiste te versoepelen en tegelijkertijd aan te dringen op substantieel bewijs van reputatie bij consumenten.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://spicyip.com/2023/12/bolt-technology-v-ujoy-technology-the-reputation-and-goodwill-crossover.html