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均等論を論じたデリー高等裁判所の判決:網羅的だが目立たない演習?

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FMC-Natco CTPR 訴訟サガの第 2 ラウンドの終結、デリー高等裁判所の部のベンチ 拒否した シングルジャッジの邪魔をする 注文 これにより、Natco は CTPR の変種を発売することができました。 そうすることで、裁判所は「均等論」について議論し、外国の判例に広く依存しました。 この原則は、米国の知的財産法学の貢献であり、製品が特許製品と同じ機能を同じ方法で実行する場合、「文字通りの」侵害を回避するために製品に小さな変更を加えても、依然として侵害に相当すると述べています。となり、同じ結果が得られます。 この命令は、この法理の適用は製品特許に限定されず、特許訴訟の処理にも適用されるとしています。 

簡単な背景 

FMC と Natco は、お互いに Chlorantraniliprole (CTPR) 特許訴訟の歴史があります。 以前、Natco が FMC の特許 IN'207307 (IN'307)、プロセス特許 IN'213332 (IN'332) を侵害し、現在失効した IN'204978 (IN'978) および IN'215218 (IN'218) を主張する複数の訴訟があった。 )。 (Nikhil は以前、IN' 307 および IN' 332 に関連する訴訟でデリー高等裁判所によって認められた仮差止命令を扱っています。 こちら.) 現在の命令は、FMC の CTPR 特許のもう 298645 つ、IN'645 (IN' XNUMX) に関するものです。 

紛争– Natco (被告) は、当事者間の訴訟の歴史を考慮して、第 105 条に基づく通知を FMC に送付し、FMC が採用したプロセスは IN' 645 の訴訟特許を侵害していないと主張したと述べた。請求項で主張されているように、特許取得済みの方法を使用していました。 1、5-8、および 11 を使用して、同一の製品を調製します。 FMC は、両方の競合する方法が CTPR を生成するためのアミド結合形成反応を記述しているため、それらは「同等」であり、均等論に基づいて、Natco は FMC の訴訟特許を侵害したと主張した。 この訴訟の公聴会で、Natco は、IN' 307 と IN' 332 (2022 年 645 月に失効する予定) が存続するまで CTPR の変種を発売しないこと、およびその変種は IN' 645 を侵害しないと述べた.したがって、争点は、Natco の方法が IN' XNUMX を侵害するかどうかでした。 

特許– 訴訟特許 (IN' 645) は、「N-フェニルピラゾール-12-カルボキサミドの調製方法」に関する 1 クレームのプロセスであり、アントラニル酸ジアミド殺虫剤の調製に使用されます。 この方法は、(1)カルボン酸化合物、(2)アニリン化合物、および(3)塩化スルホニルの3つの成分の組み合わせとして機能し、CTPRを調製または製造する。 訴訟特許は2年3月まで有効です。 

単一の裁判官の決定- 関連する技術的な問題を考慮して、裁判所が任命した科学専門家と彼らの調査結果/回答に依存して、裁判所は2つの競合するプロセスは類似していないと判断しました. 裁判所は、FMC のプロセス特許は、塩基または溶媒を使用してカルボン酸 (式 3) とアニリン (式 XNUMX) を混合し、その後、前記混合物に塩化スルホニルを追加するものであると理解しました。さまざまな順序で、 この方法では、必然的に混合物に塩化スルホニルを使用する必要がありました. しかし、Natco が使用したプロセスは、塩化スルホニルを使用せず、代わりに塩化チオニルを使用し、異なる順序の反応を採用しています。 したがって、裁判所は、一応、訴訟特許と Natco のプロセスとの違いは、些細なものでも実質的でないものでもないと認定した。

ディビジョンベンチオーダー

 FMC は、上記の理解に対して上訴し、Natco のプロセスは FMC のプロセスと同一ではないが、均等論を適用することにより、Natco は訴訟特許を侵害したと主張した。 それは「Natcoプロセスと訴訟特許は、カルボン酸中間体の化学量論的活性化を伴い、活性化された酸中間体とアニリン中間体の間のカップリング反応を引き起こします.FMC は、これが訴訟特許 IN'645 の本質的な特徴であると主張しました。 塩化スルホニルの代わりに塩化チオニルを試薬として使用することは、塩化スルホニルが訴訟特許IN'645に必須ではなかったため、実質的な変更ではないと主張した。 逆に、Natco は、CTPR を製造するプロセスは XNUMX つの反応器を必要とする XNUMX 段階のプロセスであると主張しました。 その結果、Natco のプロセスによる CTPR の収率は、控訴人のプロセスよりも低くなりますが、有毒な副産物も生成しません。 最後に、均等論は方法特許における適用を制限していると主張した。

均等論

簡単に言えば、「着色可能またはわずかなバリエーション」による特許の侵害が特許の範囲外になるという懸念がある場合、均等論が登場します。 上で述べたように、この教義は、SCOTUS が Graver Tank & Mfg. Co.v リンデ エア プロダクツ、特許のクレームの範囲外にあるが、それでも同じ機能を同じ方法で実行して同じ結果をもたらす何かに対する保護を与えるために、クレームの文字通りの範囲を超えて見ていた。 これは、裁判所がクレームの技術的理解を超えることを拒否した英国の「髄と髄」アプローチからの逸脱と見なされました。 (ただし、Actavis v. Eli Lilly 事件後、 英国最高裁判所は均等論を注入したようです 英国の法律でも同様です。) Basheer 教授は以前、ブログでこの教義について論じていました。 こちら

本件に戻って、裁判所は、法理は、以下の場合に適用されると説明した。 製品/プロセスと特許クレームとの間の差異は重要ではなく、実質的ではなく、本質的ではない. そして、そのような比較のためには、特許の範囲と本質を調べなければなりません。 

しかし、裁判所はその後、プロセス特許侵害訴訟に対する法理の適用を評価し、それに応じて XNUMX 段階のテスト [競合する製品 i) 同じ機能を実行する。 ii) 同様に。 iii) 同じ結果をもたらす。] 裁判所は、同じ結果を達成することは、侵害を決定する上で重要ではないと判断した。 しかし、むしろ最初に、プロセスの本質的な要素を特定する必要があり、次に、これらの要素が各ステップで相互に作用する方法を観察する必要があります。 そして、必須要素のこの相互作用が競合する方法で類似している場合にのみ、侵害の主張を維持することができます。 法理のバージョンを適用して、裁判所は、塩化スルホニルの使用は訴訟特許の本質的な部分であり、Natco のプロセスは代わりに塩化チオニルを使用することによって特許取得済みのプロセスと異なるため、一見異なると判断された. 

裁判所の全体的なアプローチのこの部分を見ると、米国のようなモデルを採用しているように見え、裁判所は、侵害の評価を行うために、クレームの文字通りの構成を無視することを厭わないでしょう。 しかし、プロセスの本質的な要素の段階的な相互作用に焦点を移すことによって、この命令は、今後この法理を適用しなければならない裁判所にとって非常に困難な課題を設定しました。 例えば、本件において裁判所は、FMC の特許の本質的な特徴はカップリング作用につながる化学量論的活性化であるという FMC の主張を主張した。 裁判所は、そのクレームもその詳細な説明も、上記が訴訟特許の新規な発明的特徴であることを示していないと判断して、それを否定した。 逆に、これは被告のプロセスの評価に何が起こるかという問題を提起しますが、それは常にそのように精巧な方法で拡張されるわけではありませんか? イーシャン・ゴーシュも強調しているように 彼の ピース、すべてのステップで比較のために「重要な」機能を選別することはそれほど簡単ではないかもしれません。順序はほとんどまたはまったく役に立ちません. 

この点で注目に値するもうXNUMXつのことは、本件における専門家の提出の存在です。 ほとんどのプロセス特許の技術的性質を考慮すると、競合するプロセス間のこのような微妙な比較を行うことは、科学専門家の頻繁な任命を引き付けるはずです. 願わくば、この理解が、同様のケースでこの教義を利用することを検討する将来の裁判官と共鳴することを願っています。     

最後に、これはおそらくインドの均等論に関する最も詳細な命令の XNUMX つかもしれませんが、このようなアプローチに伴う社会的コストについて考えずにはいられません。 長年の読者は、ジョシュ・サーノフ教授によるこのゲスト投稿を思い出すでしょう。彼はこれについて簡単に触れ、この教義を適用しないように警告しました。 こちら. この教義は今ここにありますが、これらの線に沿ってその影響についても考えるべき時が来ていると思います. 

著者は、この問題に関するコメントをくれた Sandeep Rathod と Swaraj Barooah に感謝します。

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