[この投稿は、Aadvika Anandal の研究協力を得て、SpicyIP インターンの Sidhi Pramodh Rayudu との共著です。 シディは、ライプールのヒダヤトゥッラー国立法大学の最終学年、BA LL.B (優等学位) の学生です。 Aadvika は、ハイデラバードの NALSAR 法科大学の XNUMX 年生で、BA LL.B (優等) です。]

分割出願を維持するには「発明の複数性」が必須でしょうか？ もしそうなら、この発明をどこに開示すべきでしょうか? デリー高等裁判所の XNUMX つの単一法廷の理解が分かれた後、部門法廷は最終的にこれらの問題に終止符を打った。

DB の順序に入る前に、まず分割アプリケーションとは何かを理解しましょう。 特許法は、特許出願の提出を認めています。 暫定仕様または完全仕様 下 セクション9. セクション7（1） 通常、各出願は単一の発明のみに関連するべきであると述べています。 出願に複数の発明が含まれる場合には、以下の分割出願が必要となります。 セクション16 以前に提出された親出願の仮明細書または完全明細書に開示された発明について出願することができます。 第 16 条の背後にある考え方は、最初の出願に複数の発明が含まれる場合に、特許出願人に柔軟性を提供することです。 分割申請をめぐる論争は、単一の裁判官が法廷で争ったときに生じた。 シンジェンタ社対特許管理者 (2023)、の座標ベンチの結果とは異なりました。 ベーリンガーインゲルハイム対特許管理者 (2022) は、分割出願を提出するために親出願（複数）に複数の発明を含める必要性、および仮出願におけるその開示の位置が十分であるかどうかについて述べています。 単一裁判官はこれらの質問を部門法廷 (DB) に付託した。 2023 年 16 月、DB は第 XNUMX 条を解釈し、 明確化 分割出願には親出願にある複数の発明が実際に必要であり、これらの発明は親出願の仮明細書または完全明細書のいずれかに開示できること。 

今回の投稿では、分割出願がこれまでにどのように評価されてきたか、XNUMX つの命令の異なる解釈、および製薬分野における DB 命令の意味について見ていきます。

分割出願の基準の設定: ベーリンガーインゲルハイム対特許管理者: 

第 16 条および分割出願に関する関連規則は、知的財産控訴委員会 (IPAB) によって以前に議論されています。 LGエレクトロニクス対特許管理者 それを保持した命令 自発的 / 彼のオートバイ 分割出願は、親出願の請求項と分割出願の請求項が第 16 条 (3) に基づいて異なるべきであることを明確にした「個別発明」に関連していなければなりません。 その後、 ESCO Corporation 対 特許および意匠管理者 IPAB は、分割出願を行う必要があることを指定しました。 親出願のクレームのみに由来しており、 「」という原則を強調します。主張されていないものは放棄されます」つまり、明細書に記載されているものについて特許を取得するには、特許請求の範囲に記載する必要があります（「 トニー・モン・ジョージ ミシガン大学理事対特許意匠管理官 (OA/48/2020/PT/DEL)。

後で ベーリンガーインゲルハイム事件、出願人は 18 の個別の請求項を含む PCT 国内移行出願を提出しました。 訴追の過程で、これらのクレームは、特定の阻害剤を含む「使用クレーム」から、同じ阻害剤を特徴とする組み合わせを組み込んだより広範な「製品クレーム」まで、XNUMX回修正されました。 これらの修正案は以下の理由で管理官によって拒否されました。 セクション59、 補正は当初の特許請求の範囲を超えており、主に製品関連の用途ではなく阻害剤の使用に拒絶理由を根拠付けていると主張した。

出願人は、却下された補正についての分割出願を求めた。 その後、この出願は、請求項がすでに親出願で審査され拒否されているという理由で、管理官によって異議を申し立てられました。 この命令に対して控訴が提起された。 高等裁判所は、ESCOの解釈と「クレームされていないものは否認される」という原則に基づいて、親出願に「製品クレーム」が存在しないため、出願人がこれらの個別/追加クレームを伴う分割出願を追求することはできないと結論付けました。 この判決とその真実性に関する詳細な議論については、読者はアミットの包括的な XNUMX 部構成の投稿を参照してください。 こちら & こちら.

ベーリンガーインゲルハイムへの挑戦: 分割特許出願基準の再検討

J.ハリ・シャンカールのコーディネートベンチ シンジェンタ対コントローラー ベーリンガーインゲルハイム命令における裁判所の解釈に同意しなかった. この訴訟は、「アジュバントおよびヒドロトロープを含む農薬濃縮物」の特許出願に基づくシンジェンタの分割出願がインド特許庁によって拒否されたときに発生した。 管理官の拒絶命令には特に言及されていないが、裁判所は弁論中に、この拒絶はベーリンガーインゲルハイム事件の立場と一致していると指摘した。 ベーリンガーインゲルハイムの命令について議論し、裁判所は以下の理由からその認定に対して留保を表明した。

• 「コントローラーによって発生」の後にカンマがないことを強調表示します。 セクション16、裁判所は、複数要件は管理官が異議を申し立てた場合にのみ適用される可能性があり、任意の分割出願の場合には適用されないことを理解しました。 これを実証するために、法廷は次のような文言に頼った。 第4条G パリ条約では、複数の発明の要件は、それについての異議が審査官によって提起された場合にのみ示されており、分割出願が提出された場合には示されていないと述べた。 
• 親特許出願には分割出願の複数の発明が含まれなければならないという前提を仮定し、裁判所はそのような複数の発明が特許請求の範囲に明示的に記載されなければならないかどうかを検討した。 これに関して裁判所は、第16条(1)の文言と特許庁の実務及び手続きマニュアルに依拠して、分割出願の発明は仮明細書で開示することができ、親出願の特許請求の範囲に開示する必要はないことを示唆した。 

この分析とベーリンガー事件に対する懸念に基づいて、一人の判事は以下の XNUMX つの問題を検討するようデリー高等裁判所の部法廷に付託した。 

• 「分割出願が維持可能であるための親出願における複数の発明の要件は、分割出願が出願人によって自発的に提出され（suo moto）、管理官によって提起された異議に基づいていない場合でも、依然として適用される可能性がありますか。
• 分割出願が維持可能であるためには、親出願における複数の発明の要件が必要であったと仮定すると、複数の発明は親出願の請求項に反映される必要があるのか​​、それとも複数の発明があれば十分なのでしょうか。親出願の特許請求の範囲に付随する完全な明細書の開示に反映されていますか?」

分割法廷は、分割特許出願に関するコンマ論争を明確にします。

第 16 条を検討し、裁判所は、親出願の結果とは無関係に分割出願の維持可能性に焦点を当てました。 裁判所は、第 16 条第 1 項の文中のコンマの配置は単一裁判官命令で述べられているほど重要ではないと判断しました。 その代わりに、裁判所は、分割出願が自発的に（suo moto）提出されたか、それとも管理官の異議に応じて提出されたかに関係なく、親出願の仮明細書または完全明細書で複数の発明を開示するという要件は必須であることを明確にしました。 。 したがって、ここでの唯一の制限は、第 16 条第 3 項に基づく親出願と分割出願との間のクレームの非重複に関するものであると述べています。 第 16 条から第 05.02.02 条までの立法意図を具体化する 特許庁の実務と手続きのマニュアル、 第 16 条(1)では、暫定明細書または完全明細書内で複数の発明を開示することが認められていることが観察されました。 これをパリ条約第 4G 条とさらに整合させて、裁判所は、親出願が複数の発明を開示している限り、基本出願と異議申し立ての両方に基づいて分割出願を提出する権利を認めました。

しかし、16番目の質問に対する裁判所の回答は物議を醸しているようです。 法廷はベーリンガーインゲルハイムを分析し、単一の裁判官が「請求されていないものは否認される」原則に不当に依拠して分割出願における発明の開示制限を設定したと結論付け、この原則は侵害分析にのみ関連し、分割出願には関連しないと主張した。申請書と請求書の作成。 そうすることで、裁判所は第 1 条(XNUMX)を文字通りに解釈し、親出願の完全明細書だけでなく仮明細書にも開示されている発明については分割出願を提出できると判示した。 DB は、「主張されていないものは放棄される」という判決の根拠として、貴族院の判決に依存しました。 Electric and Musical Industries Ltd. 他 vs. Lissen Ltd., これは、インドに独立した特許制度が整備されておらず、インド特許庁の実務を事実上無視していた 1939 年にとられた立場です (参照) パラ。 05.03.15）および本発明の範囲を説明する際のこの原理の重要性が繰り返し述べられているその他の注目すべきリソース（たとえば、ここを参照（PDFファイル）と こちら ページで。 182）。 

影響の検討: 分割特許出願の柔軟性が医薬品へのアクセスをどのように形作るか:

このように DB 命令は分割出願の範囲を拡大しており、この解釈の派生として考えられるのは、出願人が発明について戦略的に複数の分割出願を提出して、発明をめぐって一種の藪を形成する可能性があるということである。 また、上記の解釈により、出願人は先に拒絶された発明を分割出願することが可能になるのでしょうか？ 分割出願は「特許付与前であればいつでも」提出でき、親出願が「処分」されるまでは出願できないため、この質問をすることは重要です。

この命令が多大な影響を与えると予想される分野の XNUMX つは、広範な開示に基づく戦略的な分割出願が最終的にジェネリック医薬品やバイオシミラー医薬品の市場参入に影響を与える可能性がある製薬分野です。 カタリナ・フォス＝ソルブレック氏が次のように強調している。 彼らの論文、多くの場合、分割申請は助成金を獲得することだけでなく、反対意見への答えを見つけ出すために期限をリセットし、ジェネリック医薬品の意欲を失わせることも目的としています。 彼らは、Abbvie-Humira EP1406656の分割出願を引用することでこの主張を実証しており、15社の反対を受けてAbbvieは最終的に出願を取り下げたが、その間に多くの第24.3世代分割出願(以前の分割出願から派生した分割出願)を提出していた。 事態をさらに悪化させる要因として挙げられているのは、欧州特許庁（EPO）における異議申し立て手続きの遅さだ。 最初のオフィスアクションから EPO の最終決定までの平均期間は XNUMX か月です。 これに比べてインドには、 平均保留時間 51か月の申請を破棄する。

全体として、裁判所によるこの広範な解釈により、インド特許庁は分割出願の細心の注意を払うことが保証されるようになりました。 これらは、二重特許に対する厳格なチェックを行うという形で行われる場合があります。 しかし、 異常に高い数値 特許付与とその祝賀会は、そもそもこれが特許庁によって問題視されるのではないかと若干不安になります。 

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• 情報源： https://spicyip.com/2023/11/division-bench-of-the-delhi-high-courts-divisive-clarification-on-divisional-applications.html