Cannabisunternehmen und (je nach Bundesstaat) Marken nutzen häufig Lizenzvereinbarungen, um ihre Marken auszubauen. Wenn sie richtig durchgeführt werden, können sie ein enormer Umsatztreiber für die Marken und Lizenznehmer sein und den guten Ruf der Marke in einem bestimmten Gebiet stärken. Allerdings sind sie bekanntermaßen leicht zu vermasseln. Eine schlechte Lizenzvereinbarung kann für eine Cannabismarke verheerende Folgen haben. In diesem Beitrag werde ich einige der häufigsten Probleme untersuchen, die ich in Lizenzvereinbarungen in einer Vielzahl verschiedener Staaten gesehen habe.

Es kann hilfreich sein, wenn ich zunächst erkläre, was ich unter „Lizenzvereinbarung“ verstehe. Ich verwende den Begriff im weitesten Sinne, um eine Situation zu bezeichnen, in der ein Unternehmen (ein Lizenzgeber) sein geistiges Eigentum (wie seinen Markennamen) an einen Dritten zur Nutzung auf eine definierte Weise lizenziert. Es gibt eine Million verschiedene Möglichkeiten, Lizenzverträge zu gestalten.

Ein gängiges Beispiel wäre eine IP-Lizenz an ein Cannabisunternehmen zum Zweck der Herstellung und des Verkaufs der Markenprodukte. Im Allgemeinen ist dies die Art von Lizenzvereinbarung, auf die ich mich in diesem Beitrag konzentrieren möchte.

#1 Versäumnis, die regulatorischen Auswirkungen zu berücksichtigen

Cannabis ist eine stark regulierte Branche. Daher ist es nicht verwunderlich, dass den Aufsichtsbehörden häufig große Bedeutung darauf liegt, mit welchen Personentypen lizenzierte Unternehmen Geschäfte machen. Eine solche Gruppe sind Lizenzgeber für geistiges Eigentum. Viele Staaten setzen den IP-Lizenzgebern Hindernisse in den Weg, die den Abschluss von Lizenzvereinbarungen erschweren oder sogar unmöglich machen. Manchmal sind die Vorschriften so streng, dass Geschäfte komplett neu formatiert werden müssen, was mit der Gefahr hoher Strafen für eine oder beide Parteien verbunden ist.

Ich sage das hier oft, aber es ist wirklich wichtig, das herauszufinden Bevor Bezahlung eines Anwalts für die Ausarbeitung und Verhandlung einer Lizenzvereinbarung. Wenn die Parteien dies nicht tun, verschwenden sie möglicherweise nicht nur Geld, sondern setzen sich auch dem Risiko späterer regulatorischer Strafen aus.

#2 Schlecht definierte Zahlungsbedingungen

Ich habe mehr Lizenzverträge abgeschlossen, als ich zählen kann. Normalerweise beginnen sie damit, dass ein Mandant oder gegnerischer Anwalt die im Prinzip vereinbarten Geschäftsbedingungen weitergibt. Und oft höre ich so etwas wie „Die Lizenzgebühren betragen X %.“ Meine nächste Frage lautet immer: „X % von was?“ Sie wären wahrscheinlich überrascht, wie oft ich als Antwort Grillen höre.

Um die genaue Berechnung der Lizenzgebühren herauszufinden, bedarf es oft viel Händchenhalten oder Gerangel. Und das ist nur eine von unzähligen Zahlungsbedingungen. Dinge wie Zahlungszeitpunkt, Spesenzahlungen, Rechnungs- und Gebührenstreitigkeiten, Gutschriften usw. erfordern alle zusätzliche Überlegungen und Details. Den Parteien ist oft nicht bewusst, dass ein Lizenzvertrag eine langfristige, manchmal mehrjährige Beziehung vorsieht und sich daher stark von einmaligen Kaufverträgen unterscheidet. Wenn Parteien Lizenzverträge mit unklaren oder vagen Zahlungsbestimmungen abschließen, sollten sie sich nicht wundern, wenn es unweigerlich zu Streitigkeiten kommt.

#3 Unklarer Bestellvorgang

Während ich viel Zeit damit verbringe, mich durch unklare Zahlungsbedingungen hindurchzuarbeiten, ist das mit Abstand häufigste Problem, das ich in Lizenzverträgen sehe, ein unklarer Bestellvorgang. Manchmal sagen Lizenzvereinbarungen überhaupt nichts über den Prozess der Herstellung und/oder Bestellung von Waren aus. Bei einer Vereinbarung, bei der der gesamte Zweck in der Herstellung und dem Verkauf von Waren besteht, ist dies… ein Problem. Aber es passiert ständig.

Fairerweise muss man sagen, dass einige Lizenzvereinbarungen möglicherweise keine detaillierte Beschreibung des Bestellvorgangs erfordern. Wenn eine nicht lizenzierte Marke (in einem Staat, der dies zulässt!) eine IP-Lizenz an ein Cannabisunternehmen erteilt, um Produkte herzustellen und an jeden zu verkaufen, der sie verkaufen kann, kann dieses Cannabisunternehmen im Ermessen entscheiden, wie und wann die Produkte hergestellt werden. Aber Lizenzvereinbarungen sind möglicherweise nicht so klar und es kommt möglicherweise zu Situationen, in denen sowohl der Lizenzgeber als auch der Lizenznehmer sich darauf einigen, Produkte zu vermarkten und zu verkaufen.

In solchen Fällen benötigt der Lizenzgeber Klarheit darüber, wie er Produkte bestellen kann, wie viel Vorlaufzeit dafür erforderlich ist usw. Wenn nicht klar ist, wie die Parteien diese Prozesse diktieren oder fordern werden, werden die Dinge zwangsläufig schiefgehen.

#4 Preisprobleme

Kehren wir zum Beispiel einer nicht lizenzierten Marke zurück, die ihr geistiges Eigentum an ein Cannabisunternehmen lizenziert, um eine umfassende Palette an Herstellungs- und Vertriebsdienstleistungen zu erhalten. Es besteht die Möglichkeit, dass die Marke eine Lizenzgebühr erhält, die einen bestimmten Prozentsatz des Verkaufspreises jeder verkauften Produkteinheit ausmacht. Die Marke möchte also natürlich, dass der Verkaufspreis so hoch wie möglich ist. Es gibt ein paar potenzielle Dinge, die Marken hier wirklich falsch machen können.

Erstens sagen einige Lizenzvereinbarungen möglicherweise nichts über die Verkaufspreise aus. Im Extremfall könnte der Lizenznehmer die Produkte zu einem so niedrigen Preis verkaufen, dass die Marke kaum etwas zurückbekommt. Setzt eine Marke hingegen einen zu hohen Mindestverkaufspreis an, kann es sein, dass der Lizenznehmer kein Produkt verkaufen kann und beide Parteien Pech haben. Ich habe Unternehmen gesehen, die wegen dieser Probleme am Rande eines Rechtsstreits standen. Meiner Meinung nach ist vieles davon leicht vermeidbar.

Erfahrene Marken haben hier einige Möglichkeiten. Zumindest könnten sie eine vertragliche Verpflichtung beinhalten, „beste“ oder „wirtschaftlich angemessene“ Anstrengungen zu unternehmen, um die Produkte zum höchstmöglichen Preis zu verkaufen. Aber das ist immer noch ziemlich heikel und steht zur Debatte. Marken könnten auch „gestufte“ Preisoptionen anbieten, indem sie einen „Zielpreis“ und einen niedrigeren Mindestpreis festlegen. Auf diese Weise müsste der Lizenznehmer versuchen, den Zielpreis zu erreichen, hätte aber Spielraum, um ihn etwas zu senken. Oder die Parteien könnten sich auf einen Preis einigen, diesen aber je nach Umsatzniveau regelmäßig überprüfen.

#5 Verpackungs- und Etikettierungs-Fiasko

Ich habe viele Lizenzvereinbarungen gesehen, die dem Lizenzgeber völlige Entscheidungsfreiheit darüber einräumen, was auf der Verpackung oder Kennzeichnung eines Produkts steht. Für Produkte, die nicht übermäßig reguliert sind, mag das in Ordnung sein, bei Cannabis-Transaktionen kann es jedoch ein Problem darstellen. Es gibt Gesetze zur Kennzeichnung von Cannabis notorisch kompliziert – so sehr, dass ich bei 100 Prozent der Etiketten, die ich überprüft habe, zumindest ein paar Änderungen vorgenommen habe. In Kalifornien gelten beispielsweise unterschiedliche detaillierte Anforderungen hergestellt und nicht hergestellt Produkte, die bis hin zur Schriftgröße und Textplatzierung äußerst technisch und kompliziert sind.

Selbst wenn man die Vorschriften beiseite lässt, möchte ein Lizenznehmer wahrscheinlich zumindest ein gewisses Maß an Sicherheit haben, dass sein Lizenzgeber nichts unternimmt, was zu einem Vertragsverletzungsverfahren gegen den Lizenznehmer führt (siehe hier für einige Beispiele). Daher ist es ein großes Risiko, die Kennzeichnung einem Lizenzgeber zu überlassen, der möglicherweise nicht einmal ein lizenziertes Unternehmen ist.

Wenn ich den IP-Lizenznehmer vertrete, schaue ich mir zunächst an, wer die Entscheidung über die Kennzeichnung von Inhalten trifft. Ich sehe keinen großen Widerstand, wenn Lizenznehmerkunden um Genehmigungsrechte für Etiketteninhalte bitten. Tatsächlich ist es in der Regel so, dass ein Lizenzgeber das ursprüngliche Etikett erstellt und es auf der Grundlage der Eingaben des Lizenznehmers bearbeitet. Aber wie bei allem anderen ist es wichtig, dies im Vertrag festzuhalten, damit es später nicht zu Streitigkeiten kommt.

#6 Keine Leitplanken beim Marketing

Ebenso kompliziert sind die Gesetze zur Vermarktung von Cannabis. Wenn ein Lizenzvertrag es Lizenznehmern erlaubt, Marketingaktivitäten durchzuführen, sollte der Lizenzvertrag den Lizenznehmer zumindest dazu verpflichten, dabei die Gesetze einzuhalten. Starke Lizenzvereinbarungen gehen jedoch möglicherweise noch weiter und verlangen vom Lizenznehmer die Einhaltung bestimmter Standards oder Richtlinien, die über die Vorschriften hinausgehen. Schließlich können auch Marketingmaterialien gesetzeskonform sein und den Ruf des Lizenzgebers oder den guten Willen der lizenzierten Marke schädigen.

#7 Versäumnis, den Lizenzgeber und die Marke zu schützen

Das letzte häufige Problem, auf das ich heute eingehen werde, ist das Versäumnis einer Lizenzvereinbarung, den Lizenzgeber oder die Marke angemessen zu schützen. In Bezug auf den Markenschutz enthält eine gute Lizenzvereinbarung eine ganze Reihe von Bestimmungen, die einschränken, wie der Lizenznehmer das lizenzierte geistige Eigentum nutzen, unterlizenzieren oder delegieren kann, und verlangt vom Lizenznehmer, bei Streitigkeiten über geistiges Eigentum Unterstützung zu leisten oder sich daran zu beteiligen. Ohne eine Nutzungssperre für den Lizenznehmer könnte der Lizenzgeber den rechtlichen Schutz seiner Marke gefährden. Und das verfehlt völlig den Zweck der Lizenz.

Generell berücksichtigen Lizenzvereinbarungen jedoch oft nicht, dass potenzielle Schäden für den Lizenzgeber selbst entstehen. In dem Beispiel, das ich hier verwendet habe – eine Marke, die an ein Unternehmen für Herstellung, Vertrieb und Verkauf lizenziert wird – wäre der Lizenzgeber nicht am Herstellungs- und Vertriebsprozess beteiligt. In diesem Fall möchte es von der Haftung so weit wie möglich ausgeschlossen werden. Es gibt mehrere vertragliche Bestimmungen, die der Lizenzgeber einschließen könnte, um dies zu erreichen, wie zum Beispiel:

• Vertragliche Entschädigungsbestimmungen, die vom Lizenznehmer verlangen, die Kosten des Lizenzgebers zu tragen, falls dieser aufgrund des Verhaltens des Lizenznehmers in einen Rechtsstreit verwickelt wird.
• Anforderungen an den Lizenznehmer, eine Versicherung mit zusätzlichem Versicherungsschutz für den Lizenzgeber abzuschließen.
• Haftungsbeschränkungen, die die Möglichkeiten des Lizenznehmers einschränken würden, vom Lizenzgeber Schadenersatz zu verlangen.
• Vereinbarungen und andere Bestimmungen, die klarstellen würden, dass der Lizenznehmer (und nicht der Lizenzgeber) für bestimmtes Verhalten verantwortlich bleibt.
• Ausnahmen von Entschädigungs- oder Haftungsbeschränkungsbestimmungen, die dem Lizenznehmer zugute kommen, wenn der Lizenznehmer ein verbotenes Verhalten an den Tag legt.

Dieser letzte Punkt bedarf einer etwas ausführlicheren Erklärung. Lizenzvereinbarungen erfordern häufig, dass der Lizenzgeber den Lizenznehmer für bestimmte Dinge entschädigt (z. B. Kosten deckt), beispielsweise wenn der Lizenznehmer von einem Dritten verklagt wird, weil das geistige Eigentum des Lizenzgebers angeblich verletzt. Ein lizenzgeberfreundlicher Lizenzvertrag führt jedoch häufig zu Verpflichtungen, bei denen der Lizenznehmer selbst etwas falsch gemacht hat. Also zum Beispiel, wenn ein Lizenznehmer Märkte die Marke eines Lizenzgebers in einer Weise verletzt, die zu einer Verletzungsklage Dritter führt, hat der Lizenznehmer möglicherweise keinen Anspruch auf Schadensersatz.

Zusammenfassung

Die oben genannten Probleme gehören zu den häufigsten, die mir im Laufe der Jahre aufgefallen sind, in denen ich Lizenzverträge überprüft, entworfen und ausgehandelt habe. Sie sind keineswegs exklusiv und es können viele andere Probleme auftreten, insbesondere wenn Sie anfangen, sich auf „exotischere“ Vertragstypen einzulassen, z Dreiparteienvereinbarungen.

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• Quelle: https://harris-sliwoski.com/cannalawblog/common-pitfalls-in-cannabis-brand-license-agreements/