Förra månaden, den Calcutta High Court beslutade en varumärkestvist mellan KitKat (chokladöverdragna rån) och KitKat (chanachur – ett välsmakande kikärtssnack) efter 23 år.

För dem som kanske inte vet är chanachur en mycket populär gatumat/snack som Calcutta är känt för. Gatuförsäljare över hela staden gör sina egna versioner av chanachur blandat med färsk lök och kryddor. Även om chanachur kan köpas från gatuförsäljare, säljs den också i paket i butiker.

År 2000 hade käranden, Nestle, lämnat in en talan för varumärkes- och upphovsrättsintrång mot svarandena, ett partnerskapsföretag som bedriver verksamhet från Calcutta och andra.

År 2023 hindrade Calcutta High Court de tilltalade permanent från att använda deras KitKat-varumärke och klädsel. Domstolen åberopade en IPAB-beslut från 2013 att komma till sin slutsats om varumärkesintrång.

Calcutta High Court beslut

Nestle hävdade att eftersom IPAB hade tillåtit sin varumärkesansökan att fortsätta till registrering samtidigt som den vägrade registrering av svarandens varumärken, i ljuset av Section 124(4), var High Court skyldig att döma till dess fördel i frågan om intrång.

IPAB hade ansett att käranden var den tidigare användaren av varumärket Kitkat som började användas 1987. Svarandens användning började fyra år senare 1991. Detta i sig var starkt bevis, enligt IPAB, för att visa förvirring. Vidare ansågs det att varumärkena "Kit Kat" var identiska, att varor var likartade och färdades genom liknande handelskanaler. Dessutom ökade klassen av konsumenter som barn risken för förvirring. Av dessa skäl fick kärandens märke gå vidare till registrering och svarandens märken vägrades registrering.

Calcutta High Court ansåg att det inte fanns något utrymme för att skilja sig från dessa slutsatser och ansåg på samma grunder intrång.

Tankar

Att förlita sig på IPAB-ordern tycks vara fel både när det gäller förfarande och innehåll.

Tillvägagångssätt

124 § 4 st varumärkeslagen måste läsas tillsammans med de andra underavsnitten i avsnitt 124 eftersom det utgör en del av ett större schema av "vilandeförklarande av förfarandet där giltigheten av registreringen av varumärket är ifrågasatt”. Denna bestämmelse uppmanar domstolen att läsa 124(4) tillsammans med 124(1) och 124(2). Uppenbarligen kan denna bestämmelse inte läsas isolerat.

Läst i sin helhet gäller § 124(4), som kräver att civila domstolar utfärdar beslut i enlighet med beslut som utfärdats av IPAB/registratorn, endast under vissa omständigheter.

Dessa bestämmelser gäller endast när, i en talan om intrång, (a) svaranden åberopar att registreringen av kärandens varumärke är ogiltig, eller (b) käranden åberopar att registreringen av svarandens varumärke är ogiltig som svar på ett invändt försvar. av svaranden angående exklusiv nyttjanderätt på grund av registrering.

I den aktuella talan om varumärkesintrång har ingen av parterna åberopat registreringens ogiltighet alls. Domstolen inramade 15 frågor i denna process, men ingen av dem gällde ogiltighet av vare sig kärandens varumärkesregistrering eller svarandens varumärken.

Det verkar också som att IPAB hade att göra med ett invändningsförfarande (vilket skiljer sig från ett rättelseförfarande) eftersom svarandens varumärke var en ansökan som slutligen avslogs registrering. Därför gällde inte Section 124(4) i detta fall och domstolen var inte skyldig att följa IPAB-beslutet.

Ämne

Även om 124 gällde var domstolen bunden av IPAB:s beslut endast i frågan om registreringens ogiltighet och inte om intrång. Domstolar har slagit fast att intrångs- och ogiltighetsbedömningar är olika (här.).

Att jämföra bilder/ord i syfte att registrera varumärken skiljer sig mycket från att jämföra varumärken som de förekommer på marknaden. Sammanhangen är olika och insatserna är mycket högre när faktiska köpbeslut ska fattas – pengar är inblandade. Köpvanor, placering av produkter, lokala sedvänjor, konsumentpsykologi etc. blir relevanta i samband med intrång.

I slutet av dagen, vänder varumärkesintrång på sannolikheten för förväxling, vilket i sin tur beror på flera faktorer. Indiska domstolar har citerat Polaroid-fallet som anger olika faktorer som ska prövas för att bedöma förväxling i överträdelseärenden. I det här fallet borde domstolen ha utvärderat dessa faktorer och motiverat varför den gav vissa faktorer vikt framför de andra. Omständigheter som borde ha beaktats:

• Styrkan hos kärandens varumärke: särskiljningsförmåga och marknadsplatsstyrka. Även om domstolen anser att kärandens varumärke är i sig distinkt, har en bedömning av dess marknadsplatsstyrka inte gjorts. Var KitKat-märket starkt i förhållande till snacks i allmänhet eller bara choklad? Är KitKat så känd för choklad att allmänheten inte skulle associera KitKat med chanachur?
• Grad av likhet mellan varumärkena: i det sammanhang där de förekommer på marknadsplatsen. Medan märkena är fonetiskt identiska, är typsnitt och förpackningar olika. Förekomsten av ett husmärke (Nestle) kan minska likheten.
• Närhet till produkterna: Chokladöverdragna rån är, även om de är relaterade till snacks, inte samma produkt. Medan choklad och chanachur säljs i butiker, placeras chanachur förmodligen aldrig tillsammans med choklad och finns vanligtvis tillsammans med andra salta snacks som chips.
• Sannolikheten att den tidigare ägaren kommer att överbrygga klyftan: det fanns inga bevis som visade att Nestle hade för avsikt att gå in på Chanachur-marknaden och inte hade gjort det på 23 år.
• Faktisk förvirring: käranden hänvisade till fall av faktisk förvirring. Detta verkar ha påverkat domstolens beslut. Men det finns ingen diskussion om mängden faktisk förvirring som är dispositiv. Är ett fall av verklig förvirring tillräckligt?
• Adoption i god tro/ond tro: käranden var den tidigare användaren men räcker det?
• Sofistikerade köpare: domstolen klassificerade den konsumerande allmänheten som barn. Det finns problem med denna klassificering – vuxna äter också choklad; barn har vanligtvis sällskap av vuxna i butik och vuxna gör det ultimata köpet.

Bortsett från detta, på en marknad som är fylld med "rip offs", är konsumenterna verkligen förvirrade (se bilder för att få en känsla av den indiska marknadsplatsen där köpbeslut äger rum)? Och även om de är det, vad är skadan? Eftersom detta mål tog så lång tid att avgöra, borde domstolen ha beviljat ett generellt permanent föreläggande?

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Fordon / elbilar, Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• ChartPrime. Höj ditt handelsspel med ChartPrime. Tillgång här.
• BlockOffsets. Modernisera miljökompensation ägande. Tillgång här.
• Källa: https://spicyip.com/2023/09/have-a-break-have-a-kitkat-the-chocolate-or-chanachur.html