Diskuterar Delhi High Courts senaste tolkning av doktrinen om motsvarigheter i SNPC Machines Private Limited & Ors. v. Vishal Choudhary, vi är glada att kunna ge dig detta inlägg av SpicyIP-praktikanten Vishno Sudheendra. Vishno är andra året juridikstudent vid NLSIU, Bangalore. Hans tidigare inlägg kan nås här..

Icke-bokstavlig intrång: Tydlighet eller förvirring?

Av Vishno Sudheendra

Delhi HC den 5 mars 2024 uttalade en order, i SNPC Machines Private Limited & Ors. v. Vishal Choudhary, som diskuterar ett fall av icke-bokstavlig intrång i en patenterad tegeltillverkningsmaskin. Domstolen undersöker, i samband med detta beslut, Doctrine of Equivalents, en doktrin som utvecklats i USA, och Doctrine of Pith and Marrow, som är en doktrin som utvecklats i Storbritannien. Jag försöker analysera beslutet och hävdar att domstolen genom att märkligt kombinera dem båda har skapat mer förvirring än klarhet.

En kort översikt av dessa doktriner

Jag försöker ge korta förklaringar av de berörda doktrinerna för större klarhet innan jag dyker in i fallet.

Läran om motsvarigheter: Denna doktrin härstammar från USA:s rättspraxis, specifikt från SCOTUS-fallet Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products. Det tillåter en patentinnehavare att hävda intrång även om en anklagad produkt/process inte bokstavligen gör intrång på språket i patentkraven, utan istället gör intrång på ett icke-bokstavligt sätt genom att ersätta produkt/processelement med motsvarande element. (Praharsh diskuterar doktrinen här.). Omfattningen av doktrinen om ekvivalenter beror på två faktorer: testet för likvärdighet och de juridiska hindren för motsvarigheter. I USA har domstolar fastställt fem rättsliga tester för att begränsa tillämpningen av doktrinen: regeln för alla element, testet med trippelidentitet som fokuserar på funktion, sätt och resultat, testet av oväsentliga skillnader, uppenbarhetstestet och testet för kända utbytbarhet. (Patodia, Jain och Shukla). Bland de tidigare nämnda testerna och begränsningarna är "regeln för alla element" och "trippelidentitetstestet" relevanta för vår diskussion eftersom domstolen endast behandlar dem.

"Alla element härskar": 'All Elements Rule' begränsar doktrinen om ekvivalenter. Det föreskriver att testet för ekvivalenter måste tillämpas på enskilda element, inte uppfinningen som helhet, för att förhindra att alla element helt elimineras (Hilton Davis Chemical Co v. Warner-Jenkinson, Patodia, Jain och Shukla).

"Trippelt identitetstest": Det fungerar som ett grundläggande test för Doctrine of Equivalents. Den anger att en intrång orsakas av den anklagade produkten om den "utför i huvudsak samma funktion på i huvudsak samma sätt för att uppnå samma resultat" [Sanitary Refrigerator Co v. Winters]. Detta test tillämpas i samband med "regeln för alla element"

Läran om märg och märg: Denna doktrin har sitt ursprung i den brittiska rättsvetenskapen Clark mot Adie, (betalvägg). Principen om "marg och märg" avgränsade patentskyddets omfattning baserat på kärnan i uppfinningen. Enligt denna doktrin skulle intrång kunna bevisas om svarandens anordning eller metod innefattade alla avgörande komponenter i patentet (Mathur).  

Det bör noteras att i Storbritannien ersatte Catnic Test eller Doctrine of Purposive Construction Doctrine of Pith and Marrow, i Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd. (paywalled) Catnic-testet betonar att tolka patentkrav målmedvetet för att urskilja uppfinnarens avsedda skyddsomfång, i motsats till Doctrine of Pith and Marrow som fokuserar på innehållet i uppfinningen samtidigt som man beaktar väsentliga delar (Mehra). Men efter-Actavis mot Eli Lilly ([2017] UKSC 48), verkar Storbritanniens högsta domstol ha injicerat Doctrine of Equivalents (Cordery).

Så vad är skillnaden mellan The Doctrine of Equivalents och The Doctrine of Pith and Marrow?

Doctrine of Equivalents skulle gälla även om både väsentliga och oväsentliga delar ersätts med deras motsvarigheter i den intrångsgörande produkten/processen. För tillämpningen av Doctrine of Pith and Marrow måste dock alla väsentliga beståndsdelar vara desamma i produkten/processen som gör intrång, medan endast oväsentliga element får ersättas med dess motsvarigheter (Mathur). Därför ger Doctrine of Equivalents genom att tillåta ekvivalenter för både väsentliga och oväsentliga element, via det tredubbla identitetstestet, ett mycket bredare utrymme för icke-bokstavlig intrång i förhållande till Doctrine of Pith and Marrow.

Ordningen

Kärandena, SNPC Private Limited och andra, lämnade in en ansökan om ett permanent föreläggande mot svaranden, Mr Vishal Choudhary, från att använda, tillverka, tillverka, erbjuda till försäljning eller sälja eller importera de omtvistade tegeltillverkningsmaskinerna. Det påstods att svaranden tillverkade och sålde tegeltillverkningsmaskiner som liknade kärandenas patenterade tegeltillverkningsmaskiner. Klagandena hävdade icke-bokstavlig intrång baserat på doktrinen om märg och märg och doktrinen om motsvarigheter. Svarandena hävdade att eftersom den påstådda intrångsprodukten saknar hytt, styrning, styrda framhjul och motorisering av bakhjulen, måste "all elements-regeln" tillämpas enligt vilken produkten måste innehålla varje del av patentkravet i kostymen och om ens en saknas i den påstådda intrångsprodukten, skulle det inte utgöra intrång.

Revisionsrätten konstaterade att "regeln för alla element" måste användas på ett kvalificerat sätt. En intrång kan, om "regeln för alla element" inte är kvalificerad, använda mindre variationer i en produkt som har flera element och hävda att produkten inte gör intrång i den patenterade produkten trots att den utför samma funktion på i huvudsak samma sätt för att få samma resultat. Domstolen betonade att den väsentliga idén för att söka patent är kommersiellt utnyttjande av detsamma. Det observerades vidare att testet med trippel identitet blir kritiskt vid prövningen av intrång eftersom intrångsmannens primära syfte är att producera en produkt som konkurrerar med kärandens produkt. Om en intrångsgörares produkt undergräver patenthavarens produkt, även med små modifieringar, undergräver det patentets grundläggande mål. Således ansåg domstolen att det är nödvändigt att tillämpa både märg- och märgtestet och det tredubbla identitetstestet för att bedöma potentiella intrång. Baserat på den ovannämnda analysen ogillade domstolen svarandens inlaga samtidigt som den registrerade att "regeln med alla element kan inte antas med undantag för märg- och märgregeln. "

Domstolen konstaterade att kärnan i kärandenas uppfinning är att möjliggöra tegelmontage med rörlighet. Efter att ha övervägt de ovannämnda principerna, beviljade domstolen föreläggandet, samtidigt som domstolen ansåg att avsaknaden av element i svarandens maskin inte är väsentlig med tanke på att produkten också möjliggör tegelmontage med rörlighet.

Analys

Det rättsliga landskapet angående icke-bokstavlig intrång i Indien har ingen klarhet, dvs. domstolar har tillämpat antingen doktrinen om märg och märg eller doktrinen om motsvarigheter, och det fanns ingen dom som prioriterade en doktrin framför en annan (För att läsa mer se detta). I det aktuella fallet har domstolen lagt stor vikt vid läran om märg och märg och dessutom ansett att densamma ska prioriteras framför "regeln om alla element" som är en del av motsvarighetsläran. Prioriteringen av Doctrine of Pith and Marrow är önskvärd i det indiska sammanhanget, som kommenterades av Prof. Sarnoff på SpicyIP tidigare (här.) eftersom doktrinen är en import från den brittiska rättsvetenskapen som indisk rättspraxis är mycket närmare jämfört med den amerikanska rättsvetenskapen. Vidare utvidgar Doctrine of Equivalents patentskyddet utanför det tolkade språkets räckvidd, vilket tillåter ersättning av väsentliga element om de ersatta elementen klarar testet med trippelidentitet, medan Doctrine of Pith and Marrow kräver närvaron av alla väsentliga element, och endast oväsentliga element får ersättas med dess motsvarigheter.

Men denna prioritering av Doctrine of Pith and Marrow följs av domstolens påstående att Doctrine "bör användas vid sidan av det trippelidentitetstestet", ett test som används för att fastställa ekvivalens under Doctrine of Equivalents. Så å ena sidan försöker Storbritanniens Doctrine of Pith and Marrow att överväga innehållet i uppfinningen och ignorera icke-väsentliga variationer, och å andra sidan anser USA:s Doctrine of Equivalents likvärdigheten av element i produkten via den tredubbla identiteten testa. Att koppla det tredubbla identitetstestet med Doctrine of Pith and Marrow skapar mer förvirring än att ge klarhet i det givna juridiska landskapet. 

Prioriteringen av uppfinningens substans via Doctrine of Pith and Marrow framför "all elements rule" och doktrinen i kombination med trippelidentitetstestet leder till en avsevärd utvidgning av utrymmet för att hävda icke-bokstavlig intrång, enligt nämnda doktrin. Denna expansion orsakas på grund av införlivandet av det trippelidentitetstestet som också skulle tillåta likvärdighet av både väsentliga och oväsentliga element, medan Doctrine of Pith and Marrow ursprungligen endast tillät ekvivalens av oväsentliga element.

Den tidigare nämnda utvidgningen genom att kombinera de två doktrinerna, tillsammans med uteslutningen av "regeln för alla element" bör tillämpas klokt som ett prejudikat samtidigt som man överväger beslutet från den kanadensiska högsta domstolen i fallet med Gratis World Trust v. Electro Sante Inc., där det betonades att "patentets uppfinningsrikedom inte ligger i identifieringen av ett önskvärt resultat utan i att lära ut ett särskilt sätt att uppnå det. Kraven kan inte utsträckas för att tillåta patenthavaren att monopolisera allt som uppnår det önskvärda resultatet."  

Slutsats

Beslutet belyser domstolens beslut att prioritera läran om märg och märg framför "regeln om alla element" under doktrinen om motsvarigheter. Samtidigt som domstolens koppling av märg- och märgläran betonas vikten av att överväga uppfinningens substans, med det tredubbla identitetstestet, som vanligtvis förknippas med Doctrine of Equivalents, introducerar domstolen komplexitet och potentiell förvirring i det juridiska landskapet. Detta tillvägagångssätt utökar utrymmet för att hävda icke-bokstavlig intrång genom att ge företräde åt uppfinningens övergripande substans framför analysen av specifika element och krav. Expansionen bör dock ses med försiktighet med tanke på att ett patent inte (dvs. inte bör) ge en licens att monopolisera allt som uppnår det önskvärda resultatet.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://spicyip.com/2024/03/non-literal-infringement-clarity-or-confusion.html