Redaktörens anmärkning: En version av denna artikel av Fred Rocafort publicerades först på Law360.
Den amerikanska konstitutionens skydd för yttrandefrihet, som finns i det första tillägget, kan utgöra en rättslig utväg för cannabismärken i problem för att använda märken som liknar kända varumärken.
För att vara tydlig, kommer ett yttrandefrihetsargument inte att vara till hjälp för dem som bara kopierar ett berömt varumärke, utan att anstränga sig för att skilja mellan sitt varumärke och det berömda.
När det gäller varumärken som helt enkelt frammanar kända varumärken, kan det första tillägget dock hjälpa till att förhindra intrångsanspråk.
Kända varumärken är en inte ovanlig inspirationskälla för varumärkesskapare. Ibland tar varumärken den inspirationen för långt och tillägnar sig faktiskt ett känt varumärke.
Till exempel godistillverkaren Ferrara Candy Co. stämd ett företag som heter Akimov LLC i USA:s distriktsdomstol för Floridas södra distrikt i maj, och hävdade att det sålde THC-innehållande produkter som bär några av Ferraras registrerade varumärken, inklusive de för dess Nerds och Trolli-godis.
Förutsatt att anklagelserna är sanna, använde Akimov inte märken inspirerade av Ferraras, utan använde snarare Ferraras varumärken utan tillstånd.
Skadan för Ferrara och allmänheten genom närvaron på marknaden av Nerds och Trolli-produkter som inte är tillverkade av Ferrara borde vara självklar. Konsumenter kan vilseledas till att köpa Nerds och Trolli-produkter av oklar härkomst, möjligen av lägre kvalitet än de äkta produkterna från Ferrara.
Detta utan att ens ta hänsyn till riskerna med den påstådda förekomsten av cannabis i Akimovs produkter. För Ferrara kan dess rykte bli lidande vid eventuella problem med Akimovs produkter, eftersom problemen kan vara förknippade med Ferraras varumärken, även om de faktiskt inte tillverkats av Ferrara.
Dessutom skulle försäljning av otillåtna Nerds och Trolli-produkter till vilseledda konsumenter, som i själva verket ville ha den äkta artikeln, innebära en förlust av intäkter för Ferrara.
I andra fall kan inspirationen från ett känt varumärke vara uppenbar, men risken för skada är minimal eller obefintlig. Till exempel, förra året Wm. Wrigley Jr. Co. stämd ett företag, Terphogz LLC, som säljer Zkittlez-produkter i USA:s distriktsdomstol för Northern District of Illinois, med påstående om intrång i Wrigley's Skittles-varumärken.
Det är svårt att hävda att Zkittlez-namnet inte är en lek om Skittles, men om användningen av Zkittlez-varumärken gör intrång i Wrigleys Skittles-märken är en annan fråga.
Faktum är att US Patent and Trademark Office tillät registrering av två varumärken som innehåller ordet "Zkittlez, inte hitta en sannolikhet för förväxling mellan dessa märken och Skittles.
I fall där deras varumärke inte är identiskt med det berömda varumärket, kan varumärkesskapare hävda att det inte finns någon risk för förväxling. Samtidigt kan konstitutionen och dess yttrandefrihetsskydd utgöra ytterligare en pil i darret av varumärken som söker inspiration från kända varumärken och befinner sig som anklagade i en varumärkeshandling.
I relevant del, den Första ändringen till konstitutionen föreskriver att "Kongressen ska inte göra någon lag ... som förkortar yttrandefriheten." Det finns en spänning mellan det första tilläggets mandat mot förkortningar av yttrandefriheten, å ena sidan, och federala varumärkesrättigheter förutsatt enligt lagar som kongressen stiftat å andra sidan.
I synnerhet förbjuder Lanham Act registrering av ett varumärke som så nära liknar ett registrerat varumärke eller ett märke som tidigare använts av en annan "att det är sannolikt att, när det används på eller i samband med varorna i ansökan, orsaka förvirring , eller att orsaka misstag eller att lura.”
Strikt taget begränsas varumärkesägares yttrandefrihet av detta förbud, eftersom det innebär att de inte kan använda vissa ord, fraser och logotyper i samband med sina produkter.
Domstolarna inser denna spänning mellan varumärkesrättigheter och yttrandefrihet och försöker hitta en balans. I Iancu mot Brunetti, ansåg USA:s högsta domstol 2019 att en bestämmelse i Lanham Act som förbjuder registrering av omoraliska eller skandalösa varumärken gjorde intrång i det första tillägget.
Tidigare i Matal v. Tam, kom Högsta domstolen 2017 till en liknande slutsats angående ett förbud mot nedsättande av varumärken.
Däremot har domstolar i allmänhet ansett att inskränkningen av skyddet i det första tillägget är acceptabelt när man nekar skydd för ett varumärke som sannolikt kommer att förväxlas med ett som tidigare använts i handeln.
I sitt beslut från 1987 San Francisco Arts & Athletics Inc. mot USA:s olympiska kommitté, högsta domstolen erkänt att undertryckandet av vissa ord i varumärkesskyddets intresse kan få den olyckliga effekten att även idéuttrycket undertrycks.
Samtidigt ansåg domstolen att denna risk måste vägas mot vikten av att skydda ordens mervärde genom insatser från parter som använder dessa ord som varumärken.
Denna kalkyl förändras där konstnärliga uttryck är inblandade. I Rogers mot Grimaldi, antog den amerikanska appellationsdomstolen för andra kretsen 1989 ett test enligt vilket, om yttrandefrihetsintressen är inblandade, en kärande som hävdar varumärkesintrång endast kommer att råda under två omständigheter. En är där det intrångsgörande varumärket har "ingen konstnärlig relevans" när det används. Den andra är när det intrångsgörande varumärket uttryckligen är vilseledande vad gäller källa eller innehåll.
Det kan verka som en sträcka att se töntiga namn som Zkittlez som konstnärliga uttryck. Ändå hade den amerikanska appellationsdomstolen för den nionde kretsen 2020 inga problem att avgöra att en hundleksak var ett konstnärligt uttryck i VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties Inc. Leksaken "Bad Spaniels Silly Squeaker" liknade en flaska Jack Daniel's whisky, och bär frasen "the Old No. 2, on your Tennessee Carpet" istället för "Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whisky", som på faktiska flaskor.
I sitt resonemang gjorde Ninth Circuit klart att ett uttrycksfullt verk inte behöver vara den sortens verk som ställs ut i ett galleri. Snarare är nyckeln om användningen av det berömda märket tjänar till att uttrycka en synpunkt eller kommunicera en idé. Enligt den nionde kretsen förmedlade användningen av element associerade med Jack Daniels varumärkesimage på en hundleksak ett humoristiskt budskap berättigat till skydd för yttrandefrihet.
The Ninth Circuits resonemang ovan skulle kunna tillämpas på några av de varumärken som används av vissa cannabismärken som parodierar, eller är inspirerade av, mer kända varumärken. Även om inte alla kommer att tycka att varumärken som Zkittlez är roliga, är det rimligt att spekulera i att åtminstone vissa människor kommer att vara roade.
Förvisso kommer inte alla cannabisvarumärken som ifrågasätts av ägarna av kända varumärken att passera tröskeln för konstnärligt uttryck, men vissa gör det säkert. Detta innebär i sin tur att, enligt Rogers test, kommer användningen av dessa cannabisvarumärken endast att utgöra intrång i mer etablerade varumärken under mycket begränsade omständigheter.
Genom att tillämpa Rogers-testet på Zkittlez-märkena har användningen konstnärlig relevans - det finns inget skämt annars. Samtidigt är det svårt att hävda att dessa uttryckligen vilseleder vad gäller källan eller innehållet i arbetet.
Bokstavsersättningarna som skiljer Zkittlez-varumärkena från Skittles är betydande. Som sådana skickar de en omedelbar signal till konsumenterna om att dessa varumärken inte identifierar Skittles-godisarna som är välkända för allmänheten. Om något kan det hävdas att Zkittlez-varumärkena försöker leda konsumenterna bort från förvirring.
Jämför detta med fakta i en stämning lämnade in tidigare i år i US District Court for Southern District of New York av Hermes mot Mason Rothschild, skaparen av en icke-fungibel token-samling vid namn MetaBirkins.
Hermes har registrerat varumärket BIRKIN i samband med handväskor. Som Hermes hävdar i rättegången, med många etablerade varumärken som går in i metaversen, skulle konsumenter förvänta sig att NFTs med kända varumärken faktiskt skulle vara anslutna till ägarna av nämnda varumärken.
Å andra sidan skulle det vara mycket svårare att föra det argumentet om det valda namnet för samlingen var MetaVirkins, till exempel.
Även om beslut som det i Bad Spaniels ger juridisk inspiration för vissa cannabismärken i intrång i hett vatten, är det viktigt att komma ihåg att cannabisprodukter inte är tuggleksaker. Domstolar kan se frågor om yttrandefrihet annorlunda i fall där de påstådda intrångade varumärkena används på produkter som är olagliga på federal nivå, såsom marijuana, enligt definitionen i Kontrollerad substanslag, eller CBD-produkter vars introduktion i mellanstatlig handel bryter mot Federal Food, Drug and Cosmetic Act.
Ägare av kända varumärken kan hävda att parodiska eller andra liknande märken inte bör åtnjuta varumärkesskydd om de används på olagliga produkter. Det logiska motargumentet skulle vara att ordet, frasen eller logotypen är ett First Amendment-skyddat uttryck först, och sedan ett varumärke.
För våra syften räcker det dock att lyfta fram denna potentiella öppning för en domstol som letar efter en rättslig distinktion på vilken man kan grunda ett beslut som är gynnsamt för det berömda varumärkets ägare.
Det är också värt att notera att VIP-produkter endast gäller den nionde kretsen; andra kretsar kan ha olika tillvägagångssätt.
Slutligen är det värt att betona att det första tillägget inte kommer till undsättning för de cannabismärken som inte kan registrera sina varumärken hos USPTO eftersom de används i samband med produkter som är olagliga. För ett varumärke som står inför ett varumärkesintrång eller utspädningsåtgärd kan konstitutionen dock erbjuda befrielse.
