Discutindo a recente interpretação da doutrina dos equivalentes pelo Supremo Tribunal de Delhi em Máquinas SNPC Private Limited & Ors. v. Sr. Vishal Choudhary, temos o prazer de trazer a você esta postagem do estagiário da SpicyIP Vishno Sudheendra. Vishno é estudante do segundo ano de direito na NLSIU, Bangalore. Sua postagem anterior pode ser acessada SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.

Violação não literal: clareza ou confusão?

Por Vishno Sudheendra

O Delhi HC em 5 de março de 2024 pronunciou uma ordem, em Máquinas SNPC Private Limited & Ors. v. Sr. Vishal Choudhary, que discute um caso de violação não literal de uma máquina patenteada para fabricar tijolos. A Corte, no contexto desta ordem, examina a Doutrina dos Equivalentes, uma doutrina desenvolvida nos EUA, e a Doutrina da Medula e da Medula, que é uma doutrina desenvolvida no Reino Unido. Procuro analisar a ordem e argumentar que o tribunal, ao combinar estranhamente os dois, trouxe mais confusão do que clareza.

Uma breve visão geral dessas doutrinas

Procuro fornecer breves explicações das doutrinas em questão para maior clareza antes de mergulhar no caso.

Doutrina dos Equivalentes: Esta doutrina tem origem na jurisprudência norte-americana, especificamente no caso SCOTUS Graver Tank & Mfg.. Ela permite que um titular de patente alegue a violação mesmo que um produto/processo acusado não viole literalmente a linguagem das reivindicações da patente, mas, em vez disso, infrinja de maneira não literal, substituindo elementos do produto/processo por elementos equivalentes. (Praharsh discute a doutrina SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA). O âmbito da doutrina dos equivalentes depende de dois factores: o teste de equivalência e as barreiras legais aos equivalentes. Nos EUA, os tribunais estabeleceram cinco testes legais para restringir a aplicação da doutrina: a regra de todos os elementos, o teste de tripla identidade com foco na função, forma e resultado, o teste de diferenças insubstanciais, o teste de obviedade e o teste de intercambialidade conhecida. (Patódia, Jain e Shukla). Entre os testes e limitações acima mencionados, a “regra de todos os elementos” e o “teste de tripla identidade” são relevantes para a nossa discussão, uma vez que o Tribunal trata apenas deles.

'Todos os elementos governam': A 'Regra de Todos os Elementos' limita a doutrina dos equivalentes. Ele determina que o teste de equivalentes deve ser aplicado a elementos individuais, e não à invenção como um todo, para evitar a eliminação total de qualquer elemento (Hilton Davis Chemical Co v., Patódia, Jain e Shukla).

‘Teste de tripla identidade’: Serve como um teste fundamental para a Doutrina dos Equivalentes. Afirma que uma infracção é causada pelo produto acusado se este «desempenha substancialmente a mesma função e substancialmente da mesma maneira para obter o mesmo resultado» [Sanitary Refrigerator Co v.]. Este teste é aplicado em conjunto com a 'regra de todos os elementos'

A Doutrina da Medula e da Medula: Esta Doutrina originou-se na jurisprudência do Reino Unido Clark v., (acesso pago). O princípio da “medula e medula” delineou a extensão da proteção de patente com base na substância central da invenção. Segundo esta doutrina, a violação poderia ser provada se o dispositivo ou método do réu incorporasse todos os componentes cruciais da patente (Mathur).  

Deve-se notar que no Reino Unido, o Teste Catnico ou a Doutrina da Construção Intencional substituiu a Doutrina da Medula e da Medula, em Catnic Components Ltd.. (paywalled) O teste Catnic enfatiza a interpretação das reivindicações de patente propositalmente para discernir o escopo de proteção pretendido pelo inventor, em contraste com a Doutrina da medula e da medula, que se concentra na substância da invenção enquanto considera elementos essenciais (Mehra). No entanto, pós-Actavis v. ([2017] UKSC 48), a Suprema Corte do Reino Unido parece ter injetado a Doutrina dos Equivalentes (Cordaria).

Então, qual é a diferença entre A Doutrina dos Equivalentes e A Doutrina da Medula e Medula?

A Doutrina dos Equivalentes se aplicaria mesmo que elementos essenciais e não essenciais fossem substituídos por seus equivalentes no produto/processo infrator. No entanto, para a aplicação da Doutrina da Medula e da Medula, todos os elementos essenciais devem ser os mesmos no produto/processo infrator, enquanto apenas os elementos não essenciais podem ser substituídos por seus equivalentes (Mathur). Portanto, a Doutrina dos Equivalentes, ao permitir equivalentes para elementos essenciais e não essenciais, através do teste de identidade tripla, fornece um escopo muito mais amplo para infrações não literais vis-à-vis a Doutrina da Medula e da Medula.

A Ordem

Os demandantes, SNPC Private Limited e outros, apresentaram um pedido solicitando uma liminar permanente contra o réu, Sr. Vishal Choudhary, de usar, fabricar, fabricar, colocar à venda ou vender ou importar as máquinas de fabricação de tijolos impugnadas. Foi alegado que o réu fabricava e vendia máquinas para fazer tijolos semelhantes às máquinas de fazer tijolos patenteadas pelos demandantes. Os demandantes alegaram violação não literal com base na doutrina da medula e da medula e na doutrina dos equivalentes. Os réus alegaram que, uma vez que o produto supostamente infrator não possui cabine, direção, rodas dianteiras direcionais e motorização das rodas traseiras, a 'regra de todos os elementos' deve ser aplicada, segundo a qual o produto deve conter todos os elementos de reivindicação da patente da ação e se até mesmo um faltar um único elemento no produto alegadamente infrator, isso não equivaleria a infração.

O Tribunal observou que a «regra de todos os elementos» deve ser utilizada de forma qualificada. Um infrator pode, se a 'regra de todos os elementos' não for qualificada, implantar pequenas variações em um produto que possui múltiplos elementos e alegar que o produto não infringe o produto patenteado, embora desempenhe a mesma função e substancialmente da mesma maneira para obter o mesmo resultado. A Corte enfatizou que a ideia essencial para a busca de uma patente é a exploração comercial da mesma. Observou-se ainda que o teste de tripla identidade torna-se crítico no exame da infração porque o objetivo principal do infrator é produzir um produto que concorra com o produto dos demandantes. Se o produto de um infrator prejudicar o produto do titular da patente, mesmo com pequenas modificações, isso prejudica o objetivo fundamental da patente. Assim, o Tribunal considerou que é necessário aplicar tanto o teste da medula e da medula como o teste de identidade tripla para avaliar uma potencial violação. Com base na análise acima mencionada, o Tribunal rejeitou a alegação do réu ao registrar que “a regra de todos os elementos não pode ser adotada com exclusão da regra da medula e da medula. "

O Tribunal observou que a essência da invenção dos demandantes é proporcionar mobilidade à montagem de tijolos. Após considerar os princípios acima mencionados, o Tribunal concedeu a liminar, embora entendendo que a falta de elementos na máquina da ré não é essencial, uma vez que o produto também permite a montagem de tijolos com mobilidade.

Análise

O panorama jurídico relativo à violação não literal na Índia não é claro, ou seja, os tribunais aplicaram a doutrina da medula e da medula ou a doutrina dos equivalentes, e não existiu nenhum julgamento que priorizasse uma doutrina em detrimento de outra (para ler mais, consulte isto). No caso em questão, o Tribunal deu importância significativa à doutrina da medula e da medula e também considerou que a mesma deveria ser priorizada em relação à 'regra de todos os elementos' que faz parte da doutrina dos equivalentes. A priorização da Doutrina da Medula e da Medula é desejável no contexto indiano, conforme comentado anteriormente pelo Prof. Sarnoff no SpicyIP (SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA) porque a Doutrina é uma importação da jurisprudência do Reino Unido, da qual a jurisprudência indiana está muito mais próxima em comparação com a jurisprudência dos EUA. Além disso, a Doutrina dos Equivalentes estende a proteção da patente para além do escopo da linguagem interpretada, permitindo a substituição de elementos essenciais se os elementos substituídos passarem no teste de tripla identidade, enquanto a Doutrina da Medula e da Medula exige a presença de todos os elementos essenciais, e apenas elementos não essenciais podem ser substituídos por seus equivalentes.

No entanto, esta priorização da Doutrina da Medula e da Medula é seguida pela afirmação do Tribunal de que a Doutrina “deve ser usada juntamente com o teste de tripla identidade”, um teste usado para determinar a equivalência ao abrigo da Doutrina dos Equivalentes. Assim, por um lado, a Doutrina de Medula e Medula do Reino Unido procura considerar a substância da invenção e ignorar variações não essenciais, e por outro lado, a Doutrina de Equivalentes dos EUA considera a equivalência de elementos do produto através da tripla identidade teste. Acoplar o teste de tripla identidade à Doutrina da Medula e da Medula cria mais confusão do que fornece clareza no cenário jurídico determinado. 

A priorização da substância da invenção através da Doutrina da Medula e da Medula sobre a 'regra de todos os elementos' e a doutrina juntamente com o teste de tripla identidade leva a uma expansão substancial do escopo para alegar violação não literal, sob a referida doutrina. Esta expansão é causada pela incorporação do teste de identidade tripla que também permitiria a equivalência de elementos essenciais e não essenciais, enquanto a Doutrina da Medula e da Medula originalmente permitia apenas a equivalência de elementos não essenciais.

A expansão acima mencionada através da combinação das duas doutrinas, juntamente com a exclusão da 'regra de todos os elementos', deveria ser aplicada judiciosamente como um precedente, considerando a decisão da Suprema Corte Canadense no caso de Free World Trust v.., onde foi enfatizado que “a engenhosidade da patente não reside na identificação de um resultado desejável, mas em ensinar um meio específico para alcançá-lo. As reivindicações não podem ser ampliadas para permitir que o titular da patente monopolize qualquer coisa que atinja o resultado desejável.”  

Conclusão

A ordem destaca a decisão do tribunal de priorizar a doutrina da medula e da medula sobre a “regra de todos os elementos” sob a doutrina dos equivalentes. Embora enfatize a importância de considerar a substância da invenção, o acoplamento da doutrina medular e medular pelo tribunal com o teste de tripla identidade, normalmente associado à Doutrina dos Equivalentes, introduz complexidade e potencial confusão no cenário jurídico. Esta abordagem amplia o escopo para reivindicar infração não literal, dando precedência à substância geral da invenção sobre a análise de elementos e reivindicações específicas. Contudo, a expansão deve ser vista com cautela, dado que uma patente não fornece (ou seja, não deveria) fornecer uma licença para monopolizar qualquer coisa que alcance o resultado desejável.

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• Fonte: https://spicyip.com/2024/03/non-literal-infringement-clarity-or-confusion.html