SAS Institute Inc.

Como notamos recentemente em nosso artigo complementar Parte 1 de 2: Suprema Corte e revisão das partes, a Suprema Corte emitiu decisões em dois recursos de propriedade intelectual relativos a contraditórios revisão (“IPR”) perante o US Patent and Trademark Office. No Oil States Energy Services LLC v. Greene's Energy Group LLC, No. 16-712, o Tribunal decidiu 7–2 que o contraditórios processo de revisão não viola o Artigo III da Constituição ou a Sétima Emenda. No SAS Institute Inc. vs. IANCU, No. 16-969, o Tribunal decidiu que o Tribunal de Julgamento e Apelação de Patentes (“PTAB”) deve decidir a patenteabilidade de todas as reivindicações que o peticionário contestou, em vez de selecionar e escolher seletivamente quais reivindicações analisar. Em resposta à decisão do Tribunal em SAS, a PTAB já emitiu novas orientações sobre a instituição de DPIs.

Este blog aborda o SAS decisão.

A decisão da Suprema Corte

Tendo finalmente encerrado a questão de saber se os DPIs são constitucionais (pelo menos por enquanto), a Corte passou a decidir a extensão da autoridade da PTAB para determinar se instituiria tal procedimento. A questão que o tribunal abordou é se o PTAB “deve resolver todos os das reivindicações no caso, ou pode optar por limitar sua revisão a apenas alguns deles?" Slip Op. em 1 (itálico no original). O Tribunal, apoiando-se em uma interpretação de linguagem simples da lei, considerou que a lei tem uma exigência "obrigatória e abrangente" de que se a PTAB decidir instituir um DPI, a PTAB deve decidir a patenteabilidade de todos os as reivindicações na petição original. Em outras palavras, o PTAB tem uma “escolha binária - revisar instituto [em todas as reivindicações na petição original] ou não”. Id. em 8.

Para chegar a esta conclusão, o Tribunal apresentou uma série de argumentos. Em primeiro lugar, o Tribunal decidiu que a linguagem do estatuto era clara, “[o] texto diz apenas que o Diretor pode decidir 'se' instituirá a revisão solicitada - não 'se e em que medida'a revisão deve prosseguir. ” Slip Op. em 8 (citando 35 USC § 314 (b)). Em segundo lugar, o Tribunal explicou que o argumento político de permitir que a PTAB se concentrasse nos desafios mais promissores para evitar perda de tempo com outros era uma questão para o Congresso, e não uma questão que o judiciário poderia decidir. Terceiro, o Tribunal explicou que Chevron não é relevante porque, segundo a maioria, as “disposições estatutárias. . . entregar comandos inconfundíveis ”e não há“ espaço neste esquema para uma 'instituição parcial' totalmente não mencionada. ” Id. em 12. Por último, o Tribunal rejeitou o argumento de que o judiciário não tem poder para rever a decisão de uma instituição da PTAB ao abrigo do § 314 (d), incluindo se essa decisão da instituição pode restringir as reivindicações em análise.[1] O Tribunal explicou que o § 314 (d) pertence à análise substantiva pela PTAB de se há uma "probabilidade razoável" de que as reivindicações não sejam patenteáveis, enquanto a questão em questão diz respeito a se a PTAB está agindo fora de seus limites legais, uma questão que o Tribunal pode, de facto, fiscalizar.

O Tribunal destacou que o Diretor (por meio de seu delegado, o PTAB) ainda tem poder discricionário para decidir se deve instituir um DPI - o PTAB pode decidir não instituir mesmo se houver pelo menos uma reclamação sobre a qual o peticionário tenha uma probabilidade razoável de prevalecer .

Os tribunais SAS decisão anula anos de prática comum na PTAB. Embora o Tribunal tenha resolvido a questão das instituições parciais, ele abriu muitas questões que provavelmente levarão a futuros litígios.

Olhando para o futuro

Mais perguntas do que respostas permanecem após o SAS decisão, e quase certamente mais litígios. O PTAB agiu rapidamente, emitindo novas orientações em resposta a SAS em 26 de abril de 2018, dois dias após a decisão. No entanto, mais do que apenas o PTAB será afetado. Os efeitos de SAS será sentida pelos tribunais e provavelmente alterará a prática do peticionário e do proprietário da patente.

Orientação PTAB

Em 26 de abril de 2018, o USPTO publicou Orientação sobre o impacto de SAS em processo de julgamento (a “Orientação”), em resposta ao Supremo Tribunal SAS decisão. A orientação, como o SAS a própria decisão deixa muitas perguntas que precisarão ser respondidas.

A PTAB analisará todos os desafios em uma petição

A Orientação afirma claramente que a "PTAB instituirá todas as reivindicações ou nenhuma", cumprindo assim com o SAS decisão. A Orientação vai além, entretanto, e também afirma que irá instituir “todos desafios levantadas na petição ”(itálico adicionado). Esta etapa adicional de "desafios" vai além dos requisitos em SAS, que apenas exigia explicitamente que a PTAB instituísse todas as reivindicações. Esta etapa da PTAB para revisar todos os desafios, o que nem sempre foi a prática na PTAB, é provavelmente antecipatória e um movimento para evitar futuros litígios sobre um assunto semelhante. Os detentores de patentes provavelmente se beneficiarão, pois não precisarão mais se preocupar com os desafios que o PTAB decidiu não analisar que surgirão no tribunal distrital.

O PTAB tem discrição para DPIs já instituídos

O Guia prevê que, para os julgamentos pendentes com uma instituição parcial, o PTAB pode expedir uma ordem complementar à petição. A Orientação não exige que todos os DPIs parcialmente instituídos pendentes sejam complementados, ao invés disso, deixa a critério do painel cada DPI. É provável que essa questão seja litigada, no entanto, devido aos requisitos de tempo para os procedimentos de DPIs, isso só permanecerá um problema por um curto período de tempo.

A PTAB tem discrição para prorrogar prazos

O Guia prevê que o PTAB pode prorrogar prazos e permitir briefing adicional e outras extensões de tempo onde julgar necessário. De acordo com 35 USC § 316, uma vez que um DPI seja instituído, o processo de DPI deve ser concluído e uma decisão final por escrito emitida dentro de um (1) ano, com uma extensão de seis (6) meses possível por justa causa. A mudança na prática exigida pelo SAS a decisão, sem dúvida, será qualificada como “boa causa”, mas há potencial para litígio quando um processo é estendido além do período de extensão de seis meses.

Uma questão adicional levantada é como a descoberta será afetada pelas decisões complementares da instituição PTAB. É possível que os depoimentos precisem ser retomados, mais produção solicitada e outras questões semelhantes que atrasarão o processo.

As partes de DPI terão que se encontrar e conferenciar

A Orientação estabelece que as partes de um DPI devem atender e conferir os requisitos de programação. Embora não seja obrigatório, recomenda-se que as partes aproveitem para se reunirem e conferirem, pois o PTAB não pode prorrogar prazos sem solicitação.

Outros efeitos no PTAB

Não está claro neste momento como o SAS A decisão afetará a prática do peticionário perante a PTAB, mas está claro que, em um futuro próximo, a PTAB terá muito mais trabalho pela frente.

O PTAB tem uma carga de trabalho maior

A PTAB tem uma carga de trabalho aumentada pelo menos em suas decisões escritas finais, o que certamente será mais longo, já que a PTAB não pode mais eliminar reivindicações que considera não meritórias na fase preliminar. Para qualquer DPI instituído, o PTAB deve agora incluir uma decisão por escrito para todas as reivindicações, mesmo quando inicialmente acreditou que algumas reivindicações não tinham mérito.

Decisões conclusivas da instituição?

Para equilibrar o aumento da carga de trabalho, é inteiramente possível que o PTAB reduza drasticamente suas decisões institucionais, talvez para uma única palavra - instituído ou negado. Outra opção para o PTAB é explicar a probabilidade razoável de que o peticionário prevaleceria em uma (1) reivindicação exigida pelo estatuto da instituição. O júri de cada processo da PTAB continuará tendo a prerrogativa de incluir na decisão da instituição o máximo ou o mínimo de informações permitidas pelo estatuto.

Em primeiro lugar, o estatuto apenas exige que o Diretor (ou seja, PTAB) notificar as partes, por escrito, da deliberação da instituição. 35 USC 314 (c). O estatuto não exige uma explicação de sua decisão. Em vez disso, o estatuto exige apenas uma notificação da decisão e a data em que a revisão deve começar.

Em segundo lugar, a determinação da PTAB sobre a instituição de um DPI é final e irrecorrível - se, é claro, a questão for substantiva, ou seja, a determinação da PTAB de uma probabilidade razoável de que o peticionário prevaleceria em pelo menos uma reclamação. Mais uma vez, a PTAB parece ter liberdade de ação para encurtar drasticamente suas decisões institucionais.

Se a PTAB seguir esse caminho, os peticionários e proprietários de patentes perderão uma visão inicial da posição da PTAB no início do processo.

Negação de mais petições; Telégrafo que afirma justificar um reexame (Dissidência de Ginsburg)

O Diretor / PTAB ainda tem total discrição quanto à instituição de um DPI. Assim, como a juíza Ginsburg observa em sua dissidência, é inteiramente possível que a PTAB possa negar quaisquer petições contendo contestações que não têm “probabilidade razoável” de sucesso e explicar ou anotar em sua decisão o que afirma que a PTAB considera uma revisão necessária. O peticionário simplesmente precisaria emendar sua petição (e provavelmente pagar uma nova taxa de depósito) para incluir apenas as reclamações que a PTAB telegrafou como justificativas de revisão.

A maioria observou a dissidência do juiz Ginsburg em uma nota de rodapé e reconheceu a capacidade do PTAB de agir de tal forma. Slip Op. em 11. No entanto, a maioria fornece alguma indicação de que tal prática pelo PTAB pode constituir “travessuras” que o Tribunal pode não considerar permissíveis se tiver a chance de revisar tal questão. Parece que se a PTAB seguir esse caminho, o litígio seguirá logo em seguida.

Uma questão que complicaria essa abordagem é o prazo de um ano contado a partir da data em que uma reclamação civil é apresentada. 35 USC § 315 (b). Quando petições de DPI são arquivadas em resposta a litígios civis, é improvável que a PTAB seja capaz de negar uma petição com rapidez suficiente para telegrafar quais reivindicações valem a pena prosseguir sem excluir a oportunidade para um peticionário reaplicar.

Mudanças nos tribunais

Esta decisão não afetará apenas o PTAB, mas também os tribunais distritais e o Circuito Federal.

Mais permanece no tribunal distrital

A remoção de instituições parciais da PTAB pode resultar em mais tribunais distritais decidirem suspender o processo enquanto se aguarda o resultado de um DPI. O estatuto não exige que um tribunal distrital suspenda o processo uma vez que um DPI seja instituído, no entanto, os tribunais têm sido receptivos a tal ideia. No entanto, surgem problemas quando as reivindicações incluídas em uma instituição parcial no PTAB não abrangem todas as reivindicações em questão no tribunal distrital. Com a remoção das instituições parciais, é possível que mais DPIs englobem todas as reivindicações no tribunal distrital, o que pode levar o tribunal distrital a ordenar permanências com mais frequência.

O Circuito Federal tem uma carga de trabalho maior

O Circuito Federal terá uma carga de trabalho maior na revisão de decisões mais longas do PTAB, que inclui mais reivindicações do que no passado. É possível que o Circuito Federal continue sua prática atual de afirmar sumariamente cerca da metade dos recursos que recebe. No entanto, com o aumento do número de reclamações que tramitam no PTAB, é possível que o Circuito Federal examine mais de perto mais casos e mais questões. Além de analisar mais reivindicações no Circuito Federal, também é provável que o Circuito Federal tenha que lidar com mais questões processuais.

Prática do peticionário e preclusão

Os peticionários, parte real no interesse ou aqueles privados do peticionário são impedidos de afirmar em uma ação civil ou uma ação perante o ITC que uma reclamação é inválida por qualquer motivo que o peticionário levantou ou poderia ter levantado durante um IPR e que resultou em um decisão final escrita. O impedimento será mais prevalente com a PTAB tendo que revisar todas as reivindicações em uma petição.

Portanto, os peticionários devem gastar mais tempo analisando seus argumentos e assegurando-se de que estão escolhendo apenas aquelas reivindicações que consideram ter uma boa chance de serem invalidadas no PTAB, caso contrário, perderão a chance de argumentar o mesmo em outro processo.

Uma opção alternativa para os peticionários é apresentar mais petições. Sempre que possível, um peticionário pode querer dividir o que normalmente seria incluído em uma única petição e arquivar como petições totalmente separadas. Desta forma, o peticionário teria uma chance maior de preservar argumentos onde a PTAB nega certas petições e não outras. No entanto, isso exigiria taxas adicionais de arquivamento.

Conclusão

A Suprema Corte abalou o mundo das patentes mais uma vez com poucas orientações sobre como seguir em frente. Essa ligeira mudança na prática de DPI terá grandes efeitos na PTAB e nos tribunais. Questões em resposta a esta decisão, sem dúvida, aparecerão nos tribunais no futuro.

Continuaremos monitorando esse desenvolvimento e o manteremos informado sobre as mudanças.

[1] 35 USC § 314 (d) afirma que a "determinação pelo Diretor de instituir uma revisão contraditória nos termos desta seção será final e irrecorrível".

Fonte: https://www.bioloquitur.com/part-2-2-supreme-court-inter-partes-review/