Nela 'Feliz Ano Novo' (30 de dezembro de 2022) postagem neste blog 'Marcas registradas em Luxemburgo'Verena von Bomhard referiu-se brevemente à decisão do TJCE Classic Coach (C-112/21) de 2 de junho de 2022 como relacionada a'a complexa relação entre marcas registradas e direitos de nomes comerciais e locais não registrados anteriores'. Entretanto, a questão regressou ao Hoge Raad (HR), o Supremo Tribunal Holandês, para uma decisão final em 8 de setembro de 2023, um bom motivo para uma atualização e visão geral do resultado.

O TJCE apresentou uma visão concisa dos factos relevantes para o caso (ver pontos 18-28). Por uma questão de brevidade desta postagem, não repito os fatos detalhados do caso, mas apenas descrevo em geral a situação em questão para ilustrar o resultado final do caso.

Os fatos detalhados são bastante extensos e não cabem no formato desta breve publicação. Compreender os factos do caso, bem como as decisões envolvidas dos tribunais inferiores que trataram e apreciaram os factos também está longe de ser fácil, especialmente devido ao anonimato do demandante (uma sociedade anónima holandesa que invocou a sua marca registada no Benelux em 2008) e pessoas envolvidas no assunto.

É relevante mencionar aqui que a razão social do requerente inclui o apelido das referidas pessoas, enquanto a marca nominativa invocada é igual a esse apelido. O nome de família pode derivar do número de registo da marca Benelux (sendo 836581), que é revelado pelo Tribunal de Recurso de Haia na sua decisão de recurso. Doravante, a empresa demandante será, no entanto, referida como X para manter o anonimato tanto quanto possível. O réu supostamente infrator – uma parceria contratual de acordo com a lei holandesa – é a Classic Coach Company (doravante denominada CCC). E M representa a marca invocada por X. Ambas as empresas – cujos fundadores eram irmãos – prestam serviços de automóveis de turismo.

O caso dizia respeito à seguinte situação: o arguido CCC utilizou uma designação comercial M para uma empresa operada apenas localmente (por exemplo, nos Países Baixos). X discorda desse uso e ataca o uso de M pelo CCC por dois motivos: um nome comercial próprio em relação a M que precede o nome comercial do CCC e um registro de marca Benelux para M que é posterior ao nome comercial M do CCC.

Esta 'espremedor'a situação é resolvida pelo TJCE da seguinte forma. O proprietário da marca X não pode atacar com sucesso o CCC por violação de marca registrada, porque o direito da marca M vem com a restrição de que não pode ser aplicado contra um nome comercial M usado apenas localmente. Afirmado positivamente (mas essa não é a linguagem interpretativa que o TJCE poderia usar) : CCC pode continuar a usar o nome comercial M.

A defesa de X de que CCC goza de tal proteção apenas se (e somente se) CCC puder contra-atacar com sucesso o uso da marca registrada M de X (por exemplo, com base no fato de que o uso como marca registrada de M, um nome comercial que já estava em uso, é ilegal ), é infundado e precisa de ser rejeitado, pelo que o TJCE decide eloquentemente por vários motivos. Uma delas é (já) que a redação do artigo 6.o, n.o 2, da Diretiva 2008/95 não prevê de forma alguma que o terceiro (CCC) deva poder proibir a utilização dessa marca (marca M de X), poder fazer valer o mesmo direito (para a designação comercial M do CCC) contra o titular X da marca posterior M.

E se X tivesse direito à proteção do nome comercial para M antes da proteção do nome comercial para M do CCC? O TJCE esclarece que à CCC ainda pode ser concedida uma posição protegida como terceiro ao abrigo do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 – por outras palavras, a restrição ao direito de proibição dos titulares de marcas comerciais permanece em vigor – na medida em que, ao abrigo conformidade com a legislação do Estado-Membro em questão (neste caso, os Países Baixos), o titular da marca e do direito ainda anterior (que é X) já não pode, com base no seu direito ainda anterior, proibir a utilização pelo terceiro (CCC) do seu direito mais recente (nome comercial M). Tal situação foi aceite pelo Tribunal de Haia nesta matéria como resultado de limitação em consequência de aquiescência.

Na sua decisão de 8 de setembro de 2023, o AR rejeitou os (restantes) pedidos de cassação do titular da marca X, aplicando a decisão do TJUE conforme explicado acima.

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