Nós, advogados do Reino Unido, vemos com interesse os desenvolvimentos nos “casos Brexit”, resultando em recursos para o TJUE em 3 casos, conforme discutido em vários posts anteriores neste blog, sendo o último o resumo (SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA) do parecer do AG no primeiro caso, BASMATI.

O caso BASMATI, e os “casos Brexit” APE TEES e SHOPPI relacionados, são de particular interesse para os profissionais do Reino Unido, não porque os factos se relacionem com as consequências do Brexit, mas porque fundamentalmente todos eles acabarão, esperamos, por confirmar a resposta. à questão “Qual a data relevante para efeitos de apreciação de litígios de motivos relativos no EUIPO?”

Estamos bastante surpreendidos com a consternação causada pelas decisões do GC BASMATI e APE TEES, que afirmam que os direitos anteriores do Reino Unido podem ser invocados nas oposições, apesar do facto de os direitos do Reino Unido já não serem direitos válidos para basear uma oposição da UE.

No Reino Unido, estamos habituados ao princípio fundamental de que existe apenas uma data relevante para a avaliação de qualquer decisão judicial. Os advogados do Reino Unido tiveram de se habituar ao princípio desenvolvido na jurisprudência da UE de que, para litígios sobre fundamentos relativos de marca da UE, existem efectivamente duas datas relevantes, sendo a primeira a data de depósito do pedido contestado e a segunda a data da decisão do o EUIPO, quer se trate de uma decisão de oposição/cancelamento ou de uma decisão posterior da Câmara de Recurso (BOA).

A base para esta situação foi estabelecida no METRO [T-191/04, 2006], onde o TPI considerou que o BOA deve considerar os factos tal como se apresentam no momento da sua decisão porque o factor primordial é proteger a função essencial do marca e “se não existir um período durante o qual ambas as marcas coexistam, não poderá surgir qualquer conflito”. No caso METRO, o direito anterior expirou antes da decisão da BOA sobre a oposição e não foi considerado nenhum motivo válido para recusa no momento da decisão da BOA.

Este princípio foi posto em causa no contexto do Brexit, como aliás observou o TG na decisão Basmati (n.º 17) e na decisão APE TEES (n.º 28). Nesta última decisão, o TG confirmou a nossa opinião de que a data de depósito do pedido é decisiva para efeitos de identificação do direito material aplicável em litígios de motivos relativos. Se esta data é decisiva para a definição do direito material, não faz sentido que essa data não seja também a única data em que são apreciados os factos relevantes. Além disso, a data de depósito (ou prioridade) do pedido é a data relevante para avaliar as disposições de utilização da marca anterior, quando relevante. Isto é no interesse da segurança jurídica.

Olhando para o caso BASMATI, vamos assumir que os direitos anteriores do oponente (Indo) no Reino Unido estão comprovados. Não permitir que a Indo impeça o registo da marca da UE posterior com base nos seus direitos de direito consuetudinário do Reino Unido, tal como existiam na data relevante, é injusto. O direito da Indo de impedir o registo da marca posterior é absoluto, de acordo com o Regulamento. Face à objeção apresentada por Indo, o requerente, Sr. Chakari, não tinha direito a possuir um registo de marca comunitária da sua marca, nem mesmo a requerer esse registo.

O senhor Chakari pode converter o pedido falhado de marca da UE em direitos nacionais noutros territórios da UE e essa é a ordem correcta das coisas. O efeito desse processo é diferente da alternativa proposta, nomeadamente a aceitação do pedido de registo como marca da UE, porque os direitos resultantes são diferentes (embora com efeitos semelhantes). O facto de a posição dos direitos entre as partes neste processo não poder ser efetivamente alterada, quer a marca da UE seja permitida ou quer sejam obtidos registos nacionais (porque Indo ainda detém os direitos do Reino Unido e Chakari detém os direitos da UE) não torna a aceitação da EUTM legalmente correto.

Em qualquer caso, o resultado de uma decisão que indefere o pedido não é puramente teórico. Indo continua interessado no assunto porque os direitos estavam em conflito e não há acordo.

Se a Indo não puder impedir o registo, o Sr. Chakari poderá utilizar o registo para reclamar uma compensação pela utilização da marca da Indo no Reino Unido durante o período entre a publicação do pedido em setembro de 2017 (artigo 11.º, n.º 2, RMUE) e 1 de janeiro de 2021. Ele pode também estar em posição de impedir a utilização da marca Indo na UE, caso tal utilização tenha ocorrido, ou de reclamar uma indemnização por essa utilização, a partir da mesma data de 2017, muito antes da data a partir da qual tem de facto o direito de fazer tal reclamação , a menos que a conversão ocorra. Como observado no blog anterior, no que diz respeito ao Reino Unido, os direitos anteriores da Indo podem protegê-la de tais reivindicações, mas a situação seria diferente para qualquer utilização na UE que possa ter ocorrido. Embora a conversão do pedido de marca da UE seja possível, cabe ao Sr. Chakari solicitá-la dentro de um prazo limitado. O Sr. Chakari não deveria ter “entrada livre” para a sua protecção na UE.

Não há injustiça nesta posição – o Sr. Chakari estaria nesta posição se os direitos do Reino Unido permanecessem válidos. A data de depósito de uma marca da UE é uma parte fundamental da sua substância e existência. Quando a data do pedido for a data correcta para a avaliação do litígio, não é correcto permitir que o pedido continue a registar quando existia um direito anterior válido à data do depósito, simplesmente porque não existe conflito entre as mesmas marcas num determinado momento. data posterior. Chakari pode acabar com direitos “equivalentes” em virtude da conversão, ou com um novo registo de marca comunitária resultante de um novo pedido de marca comunitária apresentado depois de os direitos Indo terem deixado de ser válidos na UE.

Quando se trata do CG/TJ, que são funções de recurso puro, não pode haver dúvida de que se os direitos eram válidos no momento da decisão do BOA (Basmati), um recurso para o CG não perde a sua finalidade. Esses direitos existiram no passado e o seu titular deveria ter o direito de fazer valer esses direitos durante o período em que existiram.

A decisão APE TEES irá potencialmente levar o assunto mais longe. Os direitos relevantes tornaram-se “inválidos” antes a decisão da BOA, e ainda assim o TG considerou que a BOA errou ao decidir que o oponente já não podia invocar os seus direitos no Reino Unido (uma vez que o período de transição do Brexit tinha expirado no momento dessa decisão da BOA), concordando que a data relevante é a data de depósito do pedido contestado.

A decisão SHOPPI abordará a situação das ações de nulidade (quando o TG decidiu que, para as decisões de nulidade, são relevantes os factos à data da última decisão do EUIPO). As decisões sugerem uma potencial distinção entre as datas relevantes para as avaliações de oposição e de invalidez. Isso seria decepcionante. Em nossa opinião, não há diferença entre oposições e ações de nulidade de motivos relativos – a data relevante para ambas deve ser a data de depósito do pedido/registro.

Espera-se que as próximas decisões do TJ proporcionem certeza para todas as situações em que o estatuto do direito anterior mude durante o processo. Seria triste se as orientações se referissem apenas à situação do Brexit, quando este é claramente um princípio fundamental que necessita de ser abordado.

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