INTRODUÇÃO

Numa recente disputa de marca registrada entre marcas de uísque concorrentes, o Tribunal Superior de Madhya Pradesh recusou-se a aprovar uma liminar contra os fabricantes de 'London Pride' pela suposta violação de marca registrada de 'Blenders Pride' e 'Imperial Blue'. O Tribunal considerou que não havia prima facie caso de violação de marca.

Antes de nos aprofundarmos no caso, vamos nos familiarizar com o conceito de marca, entender o que é semelhança enganosa e quais os fatores utilizados para determiná-la. Este blog explora a aplicação prática do “teste de similaridade enganosa” no contexto de violação de marca registrada, utilizando um caso recente envolvendo uma disputa de marca registrada entre marcas de uísque concorrentes.

O QUE É UMA MARCA REGISTRADA?

Na atual economia orientada para o mercado, onde as empresas enfrentam uma concorrência intensa, as marcas desempenham um papel vital. Ajuda na concentração do poder de mercado por meio de anúncios e outras estratégias.

Uma marca registrada é basicamente um sinal ou símbolo que identifica os bens e serviços de uma determinada empresa e os distingue de bens ou serviços similares de concorrentes no comércio.

SIGNIFICADO E ESCOPO DA SEMELHANÇA ENGANOSA

Quando uma pessoa registra sua marca, ela goza de direitos valiosos de uso da marca em conexão com os produtos ou serviços especificados. Caso haja qualquer violação de seus direitos ao usar uma marca idêntica ou enganosamente semelhante à sua marca, o proprietário pode salvaguardar sua marca por meio de ação judicial por violação e solicitar uma liminar.

O conceito de “enganosamente semelhante” está consagrado na Seção 2(1)(h) da Lei de Marcas de 1999[1] como o grau em que duas marcas registradas se assemelham em termos de aparência, som, conoção ou impressão comercial.

CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DE SEMELHANÇA ENGANOSA

Os factores para determinar a semelhança enganosa entre as duas marcas foram estabelecidos há muito tempo pelo Honorável Supremo Tribunal em matéria de Cadila Healthcare Ltd.[2]. Decidiu que os seguintes fatores deveriam ser levados em consideração para determinar se uma marca é enganosa: -

a) A natureza das marcas, ou seja, se as marcas são marcas nominativas, marcas de rótulo ou marcas compostas

b) O grau de semelhança entre as marcas, foneticamente semelhantes e, portanto, semelhantes em ideia.

c) A natureza dos bens

d) Quanto à semelhança na natureza, carácter e desempenho dos produtos dos comerciantes rivais

e) A classe de compradores que provavelmente comprarão os produtos com as marcas que exigem, com base no seu nível de educação, inteligência e no grau de cuidado que provavelmente exercerão ao comprar ou usar os produtos

f) A forma de aquisição dos bens

g) Quaisquer outras circunstâncias envolventes que possam ser relevantes.

BLENDERS PRIDE x LONDON PRIDE: UMA ANÁLISE JURÍDICA ABRANGENTE

ANTECEDENTES DO CASO

Em um processo de violação de marca registrada intitulado Pernod Ricard Índia Private Limited & Anr. v.Karanveer Singh Chhabra[3] onde os demandantes, Pernod Ricard India e Pernod Ricard USA LLC, fabricam e vendem vinhos, licores e destilados. Eles fabricam e vendem whisky em nome de 'Blenders Pride' e 'Imperial Blue'. Por outro lado, os arguidos vendem whisky sob a denominação «London Pride».

O Autor entrou com uma ação de violação de marca registrada contra o Réu e acusou o Réu de infringir os Direitos de Propriedade Intelectual pelas seguintes ações:

• Que o termo “Pride” é identificado como o elemento crucial e distintivo da marca 'Blenders Pride', possuindo características distintivas e adquiriu considerável boa vontade e reputação na Índia. Além disso, eles utilizam outra marca, 'Imperial Blue', para vender whisky sob a mesma marca, embalagem e imagem comercial distintas. O autor alega que o réu está imitando todas essas marcas registradas.
• Que o whisky do réu está sendo vendido com rótulo, utilizando embalagem, traje e imagem comercial enganosamente semelhantes ao Imperial Blue. Assim, praticando deturpação e fraude para enganar os clientes.
• Que o réu está infringindo a marca registrada, a boa vontade e a reputação das marcas registradas do autor e obtendo benefícios ilegais ao fazer o mesmo, causando enormes perdas de monitoramento, prejuízos e danos aos autores.

ARGUMENTOS AVANÇADOS PELO REQUERENTE E REQUERIDO

Os demandantes alegaram que o uísque London Pride apresenta semelhança enganosa com a marca registrada Blenders Pride. Além disso, eles utilizam outra marca, 'Imperial Blue', para vender whisky sob a mesma marca, embalagem e imagem comercial distintas. O autor alegou que o réu está imitando todas essas marcas registradas. Assim, praticando deturpação e fraude para enganar os clientes, obtendo benefícios ilegais.

Pelo despacho impugnado proferido pelo Tribunal de Primeira Instância, considerou-se que, de modo geral, não foi encontrada nenhuma semelhança na marca do réu que possa ser considerada uma imitação das marcas do autor. Ficou satisfeito com o facto de a abordagem do Tribunal de Primeira Instância ser ilegal e errónea. Que toda a marca registrada deveria ter sido comparada com a marca do réu sem dissecar nenhuma das marcas para julgar semelhança visual, fonética e estrutural. No entanto, separou a palavra «Pride» e procedeu então à comparação entre as duas marcas. A divisão de uma palavra registrada “TM” é inadmissível mesmo de acordo com a Seção 28(1) da Lei de Marcas de 1999[4].

O réu afirmou que detém os direitos do 'London Pride' e detém os direitos autorais registrados para o trabalho artístico associado e outras propriedades intelectuais relacionadas. Sua marca registrada London Pride é totalmente diferente em nome e composição de qualquer uma das marcas registradas anteriores. O réu apoiou a ordem impugnada e alegou que um exame minucioso das marcas registradas dos demandantes em comparação com as do réu demonstra que não há nenhuma semelhança discernível que possa levar a confusão na mente de um consumidor que faz uma compra.

DECISÃO E CONCLUSÕES

O Madhya Pradesh HC manteve a decisão do Tribunal de primeira instância de que nenhuma semelhança foi encontrada na marca do réu, o que pode ser considerado uma imitação da marca do autor, que poderia enganar os consumidores dos produtos do autor. O Tribunal considerou que as conclusões do Tribunal de Primeira Instância são justas e legais e recusou-se a aprovar uma liminar contra os criadores do 'London Pride' pela alegada violação de marca registada.

Não é contestado que as duas denominações, Blenders Pride e London Pride, são utilizadas para a mesma designação de produtos, a saber, whisky. Em Carew Phipson Ltd.[5] o Tribunal Superior de Bombaim declarou que, "Na minha opinião, quando um cliente vai a uma loja para comprar o produto dos demandantes, ele não pedirá 'Duet' ou 'Gin N Lime' ou 'Gin N Orange', mas pedirá um 'Blue Riband Gin N Lime' ou 'Blue Riband Tango Gin N Orange'. Da mesma forma, é óbvio que quando um cliente vai comprar o produto do reclamante, ele definitivamente não vai pedir 'Orgulho', mas sim um 'Orgulho do Blenders', não é?

É também pertinente notar que a marca das partes se refere ao whisky «premium» ou «ultra premium». A Divisão de Juízes Pranay Verma e SA Dharmadhikari observaram que, “Pode-se presumir com segurança e com suficiente certeza que os consumidores de tais produtos seriam em sua maioria alfabetizados e teriam inteligência razoável para distinguir entre as garrafas de Blenders Pride/Imperial Blue e as de London Pride. Mesmo que tenham inteligência média e memória imperfeita, seriam capazes de diferenciar entre as marcas concorrentes rivais. Os consumidores de whisky escocês são do tipo educado e exigente. São pessoas alfabetizadas pertencentes à classe abastada da sociedade.”

Um dos fatores para determinar a semelhança enganosa estabelecida no Cadila Health Care x Cadila Pharmaceuticals[6] O caso foi determinar a classe de compradores que provavelmente comprariam os bens, com base no seu nível de educação, inteligência e no grau de cuidado que provavelmente exerceriam ao comprar ou usar os bens. A natureza dos consumidores que comprariam os bens foi considerada uma consideração relevante também no JR Kapoor vs. Microlx Índia[7] e Kaviraj Pandit Durga Dutt Sharma[8] em que se considerou que a classe de compradores que provavelmente comprariam os produtos que ostentam as marcas que exigem, a sua educação, inteligência e o grau de cuidado que provavelmente exerceriam na compra e/ou utilização dos produtos seriam um factor relevante para decidir a questão da semelhança enganosa.

Na alegação dos demandantes de que Pride é o componente mais essencial e distintivo de sua marca 'Blenders Pride', que eles usam desde 1995 na semelhança da palavra 'Pride' nas garrafas Blenders Pride e London Pride. Nesse contexto, a Corte observou que o Orgulho é 'publici juris' comum ao comércio com 48 variantes de marcas registradas nas classes 32 e 33 com a palavra 'Pride'. O requerente não pode receber exclusividade sobre o 'PRIDE' como parte da marca 'Blenders Pride'. O Tribunal argumentou que a proteção concedida pela Lei de Marcas para uma marca registrada diz respeito apenas a uma 'marca registrada completa' e não a um termo único. Os demandantes poderiam ter registrado a palavra 'Orgulho' separadamente de acordo com as disposições da Seção 15 da Lei de Marcas de 1999[9]. No entanto, Orgulho é um substantivo de uso comum que, mesmo de outra forma, não pode ser registrado como uma palavra genérica. Não pode ser considerado distintivo ou capaz de distinguir o produto dos demandantes do de qualquer outro fabricante de whisky.

Além disso, considerou-se que examinando as marcas dos demandantes com a marca do réu como um todo, não há semelhança visual, fonética ou estrutural entre qualquer uma das caixas ou garrafas dos demandantes com as caixas ou garrafas do réu.

A Pernod Ricard India Pvt Ltd. entrou agora com uma petição perante a Suprema Corte contra a sentença proferida pelo Madhya Pradesh HC. Durante o processo judicial, ambas as garrafas foram expostas ao tribunal. Sobre o formato da garrafa, CJI lembrou seu julgamento do Tribunal Superior de Bombaim sobre as garrafas de Vodka, Gorbatschow Wodka Kg v.[10]. A bancada liderada pela CJI opinou que a garrafa do réu tinha formato diferente do do autor. Foi ainda dito que o termo “Orgulho” é uma palavra genérica.

No aspecto da semelhança enganosa, o Conselho ilustrou casos de semelhança enganosa em que surgiram disputas entre várias marcas, incluindo Royal Stag-Indian Stag, Imperial Blue-Imperial Gold, Johnny Walker-Capitão Walker, e outros. O assunto está agora pendente no Honorável Supremo Tribunal para nova audiência. Fique atento para mais atualizações!

CONCLUSÃO

Em casos de disputas de marcas registradas, o processo de decisão de tais disputas varia de caso para caso, com base nas circunstâncias únicas da disputa em questão. Existem vários ditames judiciais em que os tribunais determinaram a semelhança enganosa de acordo com os fatos e detalhes específicos inerentes a cada caso.

A comparação entre duas marcas envolve uma análise crítica sobre o grau de semelhança entre as marcas e seus respectivos produtos, e o risco de confusão que isso pode causar na mente do consumidor. Para estabelecer a infração relativa a uma marca registrada, é essencial demonstrar que a marca infratora é idêntica ou enganosamente semelhante à marca registrada. O uso da marca deve ter o potencial de criar engano ou confusão.

Para concluir, a decisão enfatiza a importância de considerar a impressão global das marcas, a natureza dos consumidores e o caráter distintivo dos elementos em questão ao avaliar disputas de marcas. Ao enfatizar a importância de uma avaliação global, a decisão reforça o conceito de que uma compreensão abrangente das marcas e do seu impacto nos consumidores é crucial para se chegar a uma decisão justa e equitativa em litígios sobre marcas.

[1] Lei de Marcas Registradas, 1999, S 2(1)(h)

[2] Cadila Healthcare Ltd. (2001) 5 SCC 73

[3] Pernod Ricard Índia Private Limited & Anr. contra Karanveer Singh Chhabra, [2023]MISC. RECURSO Nº 232 de 2021

[4] Lei de Marcas Registradas, 1999, S 28(1)

[5] Carew Phipson Ltd. AR 1994 Bom 231

[6] Cadila Health Care vs. Farmacêutica (2001) 5 SCC 73

[7] JR Kapoor vs. Microlx Índia, (1994) Suplemento (3) SCC 215

[8] Kaviraj Pandit Durga Dutt Sharma vs. Laboratórios Farmacêuticos Navaratna AR 1965 SC 980

[9]  Lei de Marcas Registradas, 1999, S 15

[10] Gorbatschow Wodka KG v., [2011] (47) PTC 100 (Bom)

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• Fonte: https://www.theippress.com/2024/03/02/the-pride-war-decoding-deceptive-similarity-in-the-blenders-pride-v-london-pride/