Análise Estendida de Caso em:
Hermes Internacional & Anr. v Acessórios de moda Crimzon (Tribunal Superior de Deli, 2023/DHC/000961)

Introdução

Este comentário está de acordo com o caso de Hermes x Crimzon.[1] Através desta nota, concentrar-nos-emos de forma vital na posição dos tribunais indianos no que diz respeito às “marcas registadas bem conhecidas” e na sua aplicação legal em torno das mesmas. Embora marcas notoriamente conhecidas geralmente não sejam contestadas, torna-se imperativo compreender também o funcionamento do direito substantivo e a distribuição de poderes ao tribunal a este respeito. O principal ponto de reflexão desta nota será o alcance dessas marcas notoriamente conhecidas e as formas como a infração tem sido combatida, procurando também compreender os aspectos da passagem junto com o seu gênero – a doutrina da diluição.

Disputas e o resultado do caso

O Autor moveu esta ação para evitar que o Réu use uma marca que seja confusa ou idêntica à sua marca registrada “H”. Nos termos do qual, em 23 de dezembro de 2022, o Réu foi considerado culpado conforme o tribunal decretou a favor do Autor. Após o despacho, em 9 de fevereiro de 2023, a Autora apresentou petição solicitando que sua marca fosse declarada “notória”.[2]

Nesta oração, o Autor abordou cada um dos cinco critérios listados na Secção 11(6) da Lei que determinam se uma marca se qualifica como uma marca notoriamente conhecida, e os argumentos são os seguintes:

(i) Re: Fator-I O conhecimento do público sobre a marca registrada no domínio pertinente, incluindo informações adquiridas na Índia como consequência do marketing da marca registrada.

Os produtos que ostentam a marca H dos Requerentes estão em exposição nos pontos de venda dos Requerentes em Delhi e Mumbai. Vários catálogos foram especialmente escolhidos pelos Requerentes para seus pontos de venda em Delhi e Mumbai. Várias revistas, incluindo Vogue, Harper Bazaar e outras, verificaram e reconheceram as sandálias dos demandantes com a marca H.[3]

(ii) Re: Fator 2: A duração, extensão e área geográfica de qualquer uso dessa marca.

Em 1997, os Requerentes registraram sua marca H e conceituaram suas sandálias Oran com a mesma marca. Sandálias com faixa de couro, construção em couro liso e um icônico recorte em H representando a grife dos Requerentes foram inspiradas nas decorações da tribo Ndebele da África. Desde a criação da marca, os demandantes a utilizaram em uma variedade de produtos, principalmente sandálias, incluindo sandálias Oran, Oasis e Legend. Uma variedade de produtos de calçados foram vendidos no mercado que exibem a marca H dos Requerentes.[4]

(iii) Re: Fator 3: A duração, extensão e área geográfica de qualquer promoção da marca, incluindo publicidade ou publicidade e apresentação, em feiras ou exposições dos produtos ou serviços a que a marca se aplica.

Desde o início, os demandantes se envolveram em uma série de esforços promocionais significativos. A publicidade e a listagem dos calçados dos Requerentes no seu website, bem como artigos em revistas internacionais, notícias e outras fontes, demonstram claramente que as sandálias Oran dos Requerentes receberam atenção significativa e foram apresentadas em diversas revistas internacionais em todo o mundo.[5]

(iv) Re: Fator 4- A duração e área geográfica de qualquer registro ou pedido de registro dessa marca nos termos desta Lei, na medida em que reflitam o uso ou reconhecimento da marca.

O pedido de registo da marca H foi apresentado pelos Requerentes em França. Em seguida, o Autor apresentou um pedido internacional na Classe 25, de acordo com o Protocolo de Madrid. Os números de registro mundiais 1325552 e 3485491, que designam a Índia, respectivamente, foram atribuídos à marca dos demandantes. Além disso, os Autores possuem registros nacionais e/ou internacionais em mais de 93 países, incluindo Emirados Árabes Unidos, França, Canadá, Suíça, Cingapura, Austrália e outros.[6]

(v) Re: Fator 5- O histórico de execução bem-sucedida dos direitos dessa marca, em particular a medida em que a marca foi reconhecida como uma marca notoriamente conhecida por qualquer tribunal ou registrador sob esse registro.

Os demandantes têm sido cautelosos na defesa dos seus direitos de marca contra infrações por outras partes. De acordo com o acima mencionado, os Requerentes iniciaram procedimentos legais para a sua marca nos tribunais alemães. Eles conseguiram obter uma liminar contra vários terceiros e, posteriormente, as partes em questão assumiram um compromisso.[7]

(vi) Para o artigo 11.º, n.º 6, e o artigo 11.º, n.º 7, a referência aos «setores relevantes do público» é clarificada quanto à razão pela qual é necessário avaliar a notoriedade ou o reconhecimento da marca em relação ao segmento relevante do público. Quando os produtos em questão se destinam a satisfazer um determinado tipo de pessoas.

Por exemplo, neste caso, o demandante argumenta que a marca tem direito a ser certificada como marca notoriamente conhecida porque pertence exclusivamente à indústria da moda e a informação que apresentou às autoridades mostra que o reconhecimento da marca na indústria satisfaz os requisitos listados nas Cláusulas (i) a (v) da Seção 11(6).[8]

A proporção do tribunal foi simples e precisa devido às afirmações claras feitas nos argumentos apresentados. As conclusões fundamentaram adequadamente os requisitos da cláusula. Com base na quantidade e no tipo de informações factuais apresentadas, o tribunal está certo de que os requisitos listados nas Seções 11(6) e 11(7) da Lei de Marcas são atendidos neste caso específico , para apoiar a designação da Seção 2 (1) (zg) da Lei da marca como uma marca notoriamente conhecida.[9]

Passagem e a Doutrina da Diluição

Agora, o presente caso apresenta um exemplo de quase zero contestações quanto à marcação da marca notoriamente conhecida, embora o pedido inicial fosse por violação de acessórios Crimzon. Embora a falsificação normalmente se baseie em deturpação e confusão; a diluição é apenas um tipo de dano causado e dependente de uma determinação de confusão ou engano, mas nem sempre.[10] Mesmo que os requisitos legais para marcas notoriamente conhecidas e soluções para infrações sejam fornecidos, os tribunais foram e continuam a ir além de tais dados para chegar aos seus ditames. De acordo com a Seção 29(4)(c) da Lei de Marcas Registradas,[11] se uma marca registrada tiver uma “reputação” na Índia e seu uso explorar ou prejudicar injustamente seu caráter distintivo ou reputação, ela poderá ser violada mesmo quando for usada em conexão com bens ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais foi registrada . Esta cláusula depende da ideia de “diluição” e não do teste padrão de “probabilidade de confusão”.[12]

Em Whirlpool Co.[13] a empresa demandada produzia e comercializava seus produtos sob a conhecida marca “Whirlpool”. Embora a empresa vendesse essas máquinas ilegalmente e a preços mais baixos, considerou-se que isso era errado devido à reputação transfronteiriça das marcas e que violaria os seus direitos exclusivos de obter lucros ilegais. Mesmo que a empresa não estivesse usando a marca na Índia naquele momento, pois não havia renovado seu registro. A Lei de Marcas Registradas de 1999 estabelece que o registrador deve levar em consideração vários fatores essenciais ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida. Estes incluem os direitos exclusivos do proprietário, conforme reconhecidos pelo registrador ou qualquer tribunal, os serviços de marcas registradas e o círculo comercial do produto devem ser bem conhecidos e o círculo comercial do produto.[14]  Torna-se evidente que marcas registradas bem conhecidas desfrutam de benefícios mais amplos, mas isso não é tudo. Tais casos são suscetíveis de serem prejudicados, por isso os tribunais conceituam argumentos e cronogramas mais amplos para formar uma opinião, o que realmente se torna necessário em determinadas situações. Assim como no caso de Ishi Khosla x Anil Aggarwal,[15] O Supremo Tribunal de Deli decidiu que a marca registada de um produto pode ganhar popularidade entre os clientes – mesmo da noite para o dia, em resposta à procura do consumidor, à promoção do produto e à publicidade. Portanto, não é necessário um período limitado de uso.[16] Esta decisão buscou novamente uma interpretação mais ampla da cláusula.

Escopo de marcas registradas bem conhecidas

O escopo se estende para incluir também a proteção dentro de outras classes. Marcas idênticas a qualquer marca notoriamente registrada já registrada que esteja prestes a ser registrada por outra parte para uma classe distinta de produtos ou serviços - não são elegíveis para registro porque a marca notoriamente já registrada já é notoriamente conhecida em A Índia e seus negócios e reputação podem ser afetados se forem usados ​​para outra classe por outra parte. Por exemplo, por ser uma marca bem conhecida associada a automóveis, a Hyundai não pode ser utilizada ou registrada na indústria de chocolate ou qualquer outra indústria similar. O judiciário de Bombaim preservou a marca registrada “Kirloskar” no caso Kirloskar Diesel Recon Pvt Ltd vs.[17] Esta marca comercial cresceu em popularidade na Índia e, se outra parte a utilizar para alguns outros negócios, o público e o mercado poderão concluir que o requerente expandiu os seus negócios, o que poderia ter um impacto negativo na reputação original do requerente.[18]

Além disso, a reputação transfronteiriça também levou a diferentes interpretações, ampliando novamente o âmbito de tais marcas. O caso de M/s JN Nicholas (Vimto) Limited v. Rose e Thistle,[19] observou que o uso de uma marca nem sempre implica que os produtos que a ostentam sejam realmente vendidos. Uma marca registrada pode ser usada de qualquer forma.[20]

Outra forma pela qual a extensão é determinada de uma forma pouco convencional é através das soluções para infrações. Estes incluem: (i) Remoção de marca registrada infratora, (ii) Prevenir qualquer empresa ou grupo envolvido na violação de marca registrada das marcas registradas originais e bem conhecidas, (iii) Se uma marca for idêntica a uma marca comercial existente em todas as classes de produtos e serviços, não pode ser registrado (iv) Serão cobradas indenizações punitivas contra os invasores que cometeram violações.[21] O Supremo Tribunal de Delhi decidiu no caso Time Incorporated v. Lokesh Srivastava que os verdadeiros proprietários da propriedade intelectual receberão tanto indenização quanto danos punitivos. No caso atual, o autor recebeu indenizações compensatórias e punitivas no valor de Rs 5 lakh cada.[22]

Conclusão

Hermes v Crimzon forneceu uma visão bem procurada dos requisitos estabelecidos de acordo com as disposições legais mencionadas para a determinação de marcas notórias. No entanto, através deste artigo, contabilizamos descobertas que também mostraram coisas adicionais que também se sustentam simultaneamente ao lado da lei substancial. A teoria da passagem e da diluição ajudou-nos a distinguir entre o “teste de confusão razoável”, uma vez que ambos os termos são por vezes utilizados de forma intercambiável, embora signifiquem coisas diferentes. No entanto, as formas de infração fazem parte do âmbito das marcas. Aqui, o escopo das marcas notoriamente conhecidas não se restringe à lei. O raciocínio por trás da decisão dos casos relativos à reputação e marcas notórias estende-se à interpretação judicial considerada adequada pelos tribunais no que diz respeito ao cenário factual e ao cronograma.

Conseqüentemente, marcas registradas bem conhecidas desfrutam de um melhor conjunto de proteção em comparação com outras marcas devido à sua própria natureza. Mas é igualmente importante lembrar que tal protecção não se deve ao conteúdo da lei, mas sim às implicações que advêm da reputação e da expectativa que a interpretação coloca perante o tribunal.

[1] Hermes Internacional & Anr. Acessórios de moda V Crimzon 2023/DHC/000961

[2] Ibidem (n1)

[3] Ibidem (n1)

[4] Ibidem (n1)

[5] Ibidem (n1)

[6] Ibidem (n1)

[7] Ibidem (n1)

[8] Ibidem (n1)

[9] Ibidem (n1)

[10] Dev Gangjee, “O polimorfismo da diluição de marcas registradas na Índia”, Direito Transnacional e Problemas Contemporâneos, Vol. 17 (2008)

[11] Lei de Marcas Registradas, seção 1999(29)(c) de 4

[12] Ibidem (n2)

[13] Whirpool Co & Anr. v NR Dongre 1996 PTC (16) 583 (SC)

[14] Ibidem (n3)

[15] Sra. Ishi Khosla vs Anil Aggarwal e Anr. em 25 de janeiro de 2007 (34) PTC 370 Del

[16] Ibidem (n7)

[17] Kirloskar Diesel Recon Pvt Ltd vs.

[18] Ibidem (n9)

[19] M/s JN Nicholas (Vimto) Limited v. Rose e Thistle 1994 PTC 83

[20] Ibidem (n11)

[21] Lei de Marcas Registradas, seção 1999 de 29

[22] Tempo incorporado v Lokesh Srivastava 116 (2005) DLT 599

Divya Dhanuka

Autor

Divya é estudante do segundo ano de direito na Escola Nacional de Direito da Universidade da Índia, em Bengaluru. Seus interesses estão em políticas públicas, direitos de propriedade intelectual e leis processuais. 

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• Fonte: https://www.theippress.com/2024/03/30/well-known-trademarks-pliability-of-indian-courts-in-brand-protection-and-beyond/