We zijn verheugd u een gastpost van Akshay Ajayakumar te kunnen aanbieden over vrijstellingen voor certificeringsmerken. Akshay is een advocaat gevestigd in München, Duitsland. Hij is afgestudeerd aan de National Law University, Jodhpur, en heeft een LL.M in IE- en Mededingingsrecht van het Munich Intellectual Property Law Centre (MIPLC) – een samenwerkingsproject van de Max Planck Society, de Universiteit van Augsburg, de Technische Universiteit van München, en de George Washington University. Je kunt zijn eerdere berichten bekijken op SpicyIP hier, hier en hier. Houd er als disclaimer rekening mee dat hij deel uitmaakte van het team dat de aanvrager vertegenwoordigde in een van de genoemde certificeringsmerken. Alle weergaven in de post zijn persoonlijk.

Vrijstellingen verleend aan certificeringsmerken: waarom schiet het ontbreken van een vrijstelling op grond van artikel 9, lid 1, onder b), tekort?

Akshay Ajayakumar

Halal India-merk - Een voorbeeld van een certificeringsmerk

Keurmerken geven de consument aan dat de goederen/diensten aan bepaalde normen voldoen (zoals kwaliteit, materialen, geografische herkomst, enz.). , enz. Dit verschilt van een collectief merk dat duidt op een handelsband met de vereniging of organisatie die houder is van het merk. Bijvoorbeeld,  (registratienummer 532240) is een certificeringsmerk dat Tea Board (een statutaire instantie die de thee-industrie in India reguleert) gebruikt voor het certificeren van thee afkomstig uit Darjeeling. In de tussentijd, (registratienummer 4475801) verklaart dat de goederen en/of diensten waarop het staat halal zijn volgens de islamitische wet.

Certificeringsmerken worden gedefinieerd onder Sectie 2(1)(e) van de Trade Marks Act, 1999 ('TM Act') als 'een merk dat in staat is de waren of diensten te onderscheiden waarvoor het in het handelsverkeer wordt gebruikt gecertificeerd door de houder van het merk met betrekking tot herkomst, materiaal, fabricagewijze van goederen of uitvoering van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken van goederen of diensten niet zo gecertificeerd en registreerbaar ….'. Omdat het een bijzondere bepaling is, is het vrijgesteld van een aantal eisen die gewoonlijk worden gesteld aan individuele merken, zoals hieronder wordt toegelicht.

Vrijstellingen van bepaalde vereisten voor certificeringsmerken (artikelen 69 tot en met 78)

Artikel 69 van de Merkenwet bepaalt dat Artikelen 9(1)(a) (betreffende onderscheidend vermogen) en 9(1)(c) (betreffende handelsmerken die als gebruikelijk in de handel kunnen worden beschouwd) van de Merkenwet niet van toepassing zijn op certificeringsmerken.

Sectie 9(1)(a) van de TM Act verbiedt handelsmerken die elk onderscheidend vermogen missen. De vrijstelling hiervan maakt een niet-onderscheidend merk geschikt om een ​​certificeringsmerk te zijn. In deze context betekent het onderscheidend vermogen van een merk dat het vermogen van het teken het voor het relevante publiek mogelijk maakt om de waar en/of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming, en zo die waar te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Zonder deze vrijstelling zouden niet-onderscheidende merken zoals 'Halal' of 'Darjeeling' worden uitgesloten op grond van artikel 9, lid 1, onder a). Deze vrijstelling kan dienen als overbrugging voor niet-onderscheidende merken. In wezen kan een certificeringsmerk dat geen onderscheidend vermogen heeft (bijvoorbeeld 'Halal' of 'Darjeeling') worden geaccepteerd als het geldig is aangevraagd en de gebruiksvoorschriften een autorisatie verlenen die een dergelijke certificering toestaat.

Echter, sectie 69 van de TM Act stelt niet vrij de toepasselijkheid van artikel 9(1)(b) van de TM Act, waarin staat dat dit markeert 'bestaan ​​uit uitsluitend van merken of aanduidingen die in de handel kunnen dienen het soort, de kwaliteit, de hoeveelheid, het beoogde doel, de waarden, de geografische oorsprong of het tijdstip van productie van de goederen of het verlenen van de dienst of andere kenmerken aanduiden van het goed of de dienst' zijn verjaard. Dit zorgt voor een tegenstrijdigheid met de definitie van keurmerken zoals gegeven in de Merkenwet. Certificatiemerken duiden hoogstwaarschijnlijk onder meer het soort () , kwaliteit () en geografische herkomst () van de producten. Door geen uitzondering te geven op artikel 9(1)(b) van de Merkenwet, heeft de Merkenwet in wezen ervoor gezorgd dat certificeringsmerken niet kunnen worden ingeschreven tenzij het onderscheidend vermogen heeft verkregen onder de voorwaarde van artikel 9(1) dat voorziet in verworven onderscheidend vermogen.

Er ligt een argument dat Section 9(1)(b) van de TM Act alleen dat verbiedt uitsluitend het soort, de kwaliteit, de hoeveelheid, het beoogde doel, de waarden, de geografische oorsprong of het tijdstip van productie van de goederen of het verlenen van de dienst aangeven. Daarom zal deze uitzondering nog steeds apparaatmerken vrijstellen die artistieke elementen bevatten en bij een algehele beoordeling zullen de certificeringsmerken niet als zodanig worden beschouwd uitsluitend aanduiding van de eigenschap(pen). Dit blaft echter tegen het essentiële kenmerk van een handelsmerk - bijvoorbeeld in het bovenstaande Darjeeling-theekeurmerk blijft Darjeeling een van de meest prominente elementen, zo niet het prominente element. Bovendien zullen mensen ernaar verwijzen als Darjeeling-thee, of het nu door een merk is gemaakt en niet door iets anders. Dus ondanks dat een aangevraagd certificatiemerk dat niet is uitsluitend het kenmerk(en) aanduidt, kan er nog steeds bezwaar tegen worden gemaakt op grond van artikel 9(1)(b) van de Merkenwet als het prominente element dat het kenmerk(en) aanduidt.

De noodzaak van dergelijke vrijstellingen

Tegen een certificeringsmerk dat is vrijgesteld van de eis van artikel 9, lid 1, onder a), van de Merkenwet kan derhalve bezwaar worden gemaakt op grond van artikel 9, lid 1, onder b), van de Merkenwet. Bijvoorbeeld (aanvraagnummer 2207519) werd geweigerd op grond van zowel artikel 9(1)(a) als artikel 9(1)(b) van de merkenwet. Vervolgens heeft de aanvrager hetzelfde merk aangevraagd als een certificeringsmerk (inschrijvingsnummer 4475801) en de griffie heeft niet bezwaar maken op grond van artikel 9, lid 1. In theorie had het register echter bezwaar kunnen maken op grond van artikel 9, lid 1, onder b), voor dit merk, waardoor de daaropvolgende aanvraag voor een certificeringsmerk overbodig zou worden (tenzij het verworven onderscheidend vermogen onder de voorwaarde van artikel 9, lid 1, met succes wordt geclaimd).

Hoewel het bovenstaande Halal-keurmerk er niet tegen bestand was, zijn er gevallen waarin het register bezwaar heeft gemaakt tegen artikel 9, lid 1, onder b), voor een certificeringsmerk. De Tea Board kreeg te maken met een bezwaar op grond van artikel 9, lid 1, onder b), toen het zich aanmeldde (registratienummer 2332495) als certificeringsmerk. Dit is een schoolvoorbeeld van de problemen waarmee de wetgever te kampen heeft.

Hierdoor kan de onderzoeker bezwaar maken op grond van artikel 9, lid 1, onder b), van de merkenwet voor een merk dat zelfs per definitie geen onderscheidend vermogen heeft (artikel 2, lid 1, onder e), van de merkenwet) voor een verscheidenheid aan redenen (soort, kwaliteit, kwantiteit, beoogd doel, waarden, geografische herkomst). Een merk dat eigenschappen van waren of diensten beschrijft, mist ook elk onderscheidend vermogen met betrekking tot dezelfde waren of diensten in de zin van artikel 9, lid 1, onder a), van de Merkenwet. Daarom is de vrijstelling waarin artikel 69(a) voorziet in de praktijk niet effectief en kan het register gemakkelijk bezwaar maken op grond van artikel 9(1)(b), zelfs als artikel 9(1)(a) niet van toepassing is.

Kan de niet-toepasselijkheid van artikel 9, lid 1, onder b), de sluisdeuren openen voor certificeringsmerken?

Men zou kunnen aanvoeren dat de niet-toepasselijkheid van artikel 9(1)(b) van de Merkenwet de deuren zou openen voor een groot aantal niet-onderscheidende en beschrijvende certificeringsmerken en ook zou voorkomen dat echte marktdeelnemers handelsmerkrechten verwerven op niet-onderscheidende en beschrijvende certificeringsmerken. certificeringsmerken (zou dit betekenen dat er maar één Halal-certificeringsinstantie kan zijn?). Om deze vraag te beantwoorden moeten we echter naar de kern van de merkenprioriteit gaan. De eerdere gebruiker van een certificeringsmerk zal elke volgende gebruiker blokkeren, net zoals elk eerder handelsmerk zou doen. Net zoals NIKE of APPLE niet kunnen worden gebruikt door een volgende exploitant (al dan niet legitiem), kan een certificeringsmerk dat ook niet zijn. Ook de aanvullende eis die nodig is voor een keurmerk, waaronder een eis voor een gebruiksvoorschrift waarin een non-discriminatiebeleid is opgenomen (artikel 74 van de Merkenwet), moet voorkomen dat de sluis opengaat. Ook kan, volgens sectie 70 van de TM Act, een certificeringsmerk niet worden geregistreerd op naam van de persoon die de handel voert (het theebord kan bijvoorbeeld geen thee verkopen, maar kan alleen bevestigen dat het afkomstig is uit een bepaalde regio). Deze aanvullende vereisten garanderen dat de aanvrager in staat is om de beoogde kenmerken van goederen/diensten te certificeren, of hij de financiële draagkracht heeft om dit te doen en zal in feite het aantal aanvragen beperken.

Is het algemeen belang gediend met het toestaan ​​van beschrijvende keurmerken?

Men zou kunnen stellen dat er een onderliggend algemeen belang is bij het maken van certificeringsmerken die uitsluitend het kenmerk/de kenmerken ervan aanwijzen om pas te worden geregistreerd nadat het onderscheidend vermogen heeft verworven, en er zo voor te zorgen dat het publiek op de hoogte is van de gecertificeerde kenmerken. Zoals eerder vermeld, zijn certificatiemerken per definitie (artikel 2(1)(e) van de Merkenwet) beschrijvend en kunnen niet anders zijn. Het element van algemeen belang kan worden uitgesloten omdat een keurmerk pas kan worden geregistreerd nadat aan de eerder gestelde strenge eisen is voldaan (in de praktijk is het een ander verhaal, zie hier). Door certificeringsmerken te beperken tot merken die onderscheidend vermogen hebben verkregen, zou een aanvullende eis worden opgelegd waarop de wetgever niet heeft geanticipeerd.

Conclusie

De implicatie van de toepassing van artikel 9, lid 1, onder b), op certificeringsmerken is alomtegenwoordig en kan in wezen de registratie van certificeringsmerken verhinderen (tenzij het verworven onderscheidend vermogen bewijst onder het voorbehoud van 9, lid 1). Sectie 69 van de Merkenwet moet worden gewijzigd om artikel 9, lid 1, onder b), op te nemen als een vrijstelling voor certificeringsmerken om de daadwerkelijke toepassing van de vrijstelling zoals bedoeld in de Merkenwet mogelijk te maken (naar analogie, hoe eerder de Trade and Merchandise Marks Act, 1958 had een volledige vrijstelling van Sectie 9).

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://spicyip.com/2023/01/exemptions-granted-to-certification-marks-why-does-a-lack-of-section-91b-exemption-defeat-the-purpose.html