Cannabisbedrijven en (afhankelijk van de staat) merken maken vaak gebruik van licentieovereenkomsten om hun merken te laten groeien. Als ze correct worden uitgevoerd, kunnen ze een enorme inkomstenbron zijn voor de merken en licentiehouders, en kunnen ze de goede wil van het merk in een bepaald gebied vergroten. Ze zijn echter notoir gemakkelijk te verknoeien. Een slechte licentieovereenkomst kan verwoestend zijn voor een cannabismerk. In dit bericht zal ik enkele van de meest voorkomende problemen onderzoeken die ik ben tegengekomen in licentieovereenkomsten in een groot aantal verschillende staten.

Het kan helpen als ik eerst uitleg wat ik bedoel met ‘licentieovereenkomst’. Ik gebruik de term losjes om te verwijzen naar een situatie waarin een bedrijf (een licentiegever) zijn intellectuele eigendom (zoals zijn merknaam) in licentie geeft aan een derde partij om het op een bepaalde manier te gebruiken. Er zijn een miljoen verschillende manieren waarop licentieovereenkomsten vorm kunnen krijgen.

Een veelvoorkomend voorbeeld is een licentie voor intellectuele eigendom aan een cannabisbedrijf met het oog op de productie en verkoop van merkproducten. Over het algemeen is dit het soort licentieovereenkomst waarop ik me in dit bericht wil concentreren.

#1 Het onvermogen om de impact van regelgeving in overweging te nemen

Cannabis is een sterk gereguleerde industrie. Het hoeft dus geen verrassing te zijn dat toezichthouders zich vaak veel bekommeren om het soort mensen waarmee vergunninghoudende entiteiten te maken hebben. Licentiegevers van intellectueel eigendom zijn zo'n groep. Veel staten werpen wegversperringen op voor IE-licentiegevers, waardoor het moeilijk of zelfs onmogelijk wordt om licentieovereenkomsten te sluiten. Soms zijn de regels zo lastig dat deals volledig opnieuw moeten worden vormgegeven, met het risico op grote straffen voor één of beide partijen.

Ik zeg dit hier vaak, maar het is heel belangrijk om dit uit te zoeken vaardigheden het betalen van een advocaat voor het opstellen en onderhandelen van een licentieovereenkomst. Niet alleen zullen partijen mogelijk geld verspillen door dat niet te doen, maar zij zullen later ook mogelijk het risico lopen op wettelijke boetes.

#2 Slecht gedefinieerde betalingsvoorwaarden

Ik heb meer licentieovereenkomsten gesloten dan ik kan tellen. Meestal beginnen ze met een cliënt of een tegenpartij die in principe overeengekomen dealvoorwaarden doorgeeft. En vaak hoor ik zoiets als “de royalty’s zullen X% bedragen.” Mijn volgende vraag is altijd: “X% van wat?” Je zult waarschijnlijk verbaasd zijn hoe vaak ik krekels als reactie hoor.

Het kost vaak veel handwerk of ruzie om de precieze berekening van royalty's te achterhalen. En dat is slechts één van de talloze betalingsvoorwaarden. Zaken als het tijdstip van betaling, onkostenbetalingen, geschillen over facturen en vergoedingen, tegoeden, enz. vereisen allemaal extra aandacht en details. Partijen realiseren zich vaak niet dat een licentieovereenkomst de voorwaarden schept voor een langdurige, soms meerjarige relatie, en is dus heel anders dan eenmalige koopovereenkomsten. Als partijen licentieovereenkomsten afsluiten met onduidelijke of vage betalingsbepalingen, moeten ze niet verbaasd zijn als er onvermijdelijk geschillen ontstaan.

#3 Onduidelijk bestelproces

Hoewel ik veel tijd besteed aan het doornemen van onduidelijke betalingsvoorwaarden, is veruit het meest voorkomende probleem dat ik tegenkom in licentieovereenkomsten een onduidelijk bestelproces. Soms zeggen licentieovereenkomsten totaal niets over het proces van het maken en/of bestellen van goederen. In een overeenkomst waarbij het hele doel de productie en verkoop van goederen is, is dit… een probleem. Maar het gebeurt de hele tijd.

Om eerlijk te zijn, vereisen sommige licentieovereenkomsten mogelijk niet dat een bestelproces in detail wordt beschreven. Als een merk zonder licentie (in een staat die dit toestaat!) IP-licenties verleent aan een cannabisbedrijf om producten te maken en te verkopen aan wie het deze ook kan verkopen, dan kan dat cannabisbedrijf naar eigen goeddunken bepalen hoe en wanneer producten worden gemaakt. Maar licentieovereenkomsten zijn misschien niet zo duidelijk en u kunt situaties tegenkomen waarin zowel de licentiegever als de licentienemer overeenkomen om producten op de markt te brengen en te verkopen.

In dit soort gevallen zal de licentiegever enige duidelijkheid nodig hebben over hoe hij producten kan bestellen, hoeveel aanlooptijd daarvoor moet gelden, enzovoort. Als het niet duidelijk is hoe de partijen deze processen zullen dicteren of verzoeken, zullen de zaken onvermijdelijk mislukken.

#4 Prijsproblemen

Laten we teruggaan naar het voorbeeld van een merk zonder licentie dat zijn intellectuele eigendom in licentie geeft aan een cannabisbedrijf voor een volledig pakket productie- en distributiediensten. De kans is groot dat het merk een royalty ontvangt die een percentage bedraagt ​​van de verkoopprijs van elke verkochte eenheid product. Het merk wil dus uiteraard dat de verkoopprijs zo hoog mogelijk is. Er zijn een paar mogelijke dingen waar merken hier echt de fout in kunnen maken.

Ten eerste zeggen sommige licentieovereenkomsten mogelijk niets over de verkoopprijzen. In een extreem geval zou de licentienemer de producten tegen zo’n laag tarief kunnen verkopen, dat het merk er weinig voor terugkrijgt. Aan de andere kant, als een merk een minimumverkoopprijs te hoog stelt, kan de licentienemer mogelijk geen enkel product verkopen en hebben beide partijen pech. Ik heb bedrijven gezien die op de rand van een rechtszaak over deze kwesties stonden. Naar mijn mening is een groot deel hiervan gemakkelijk te vermijden.

Slimme merken hebben hier een paar opties. Ze zouden op zijn minst een contractuele verplichting kunnen omvatten om “de beste” of “commercieel redelijke” inspanningen te leveren om de producten tegen de hoogst mogelijke prijs te verkopen. Maar dit is nog steeds behoorlijk flauw en staat ter discussie. Merken kunnen ook “gedifferentieerde” prijsopties aanbieden, waarbij een “richtprijs” en een lagere minimumprijs worden vastgesteld. Op die manier zou de licentienemer moeten proberen de richtprijs te hanteren, maar zou hij speelruimte kunnen hebben om deze iets te verlagen. Of de partijen kunnen het eens worden over een prijs, maar ervoor kiezen om deze periodiek opnieuw te bekijken, afhankelijk van het verkoopniveau.

#5 Fiasco's op het gebied van verpakking en etikettering

Ik heb veel licentieovereenkomsten gezien die de licentiegever volledige discretie geven over wat er op de verpakking of het etiket van een product staat. Dat kan prima zijn voor producten die niet overgereguleerd zijn, maar het kan een probleem zijn voor cannabistransacties. Wetten op het gebied van cannabislabels zijn dat wel notoir ingewikkeld – zozeer zelfs dat ik op zijn minst een paar wijzigingen heb ondergaan op 100 procent van de labels die ik heb beoordeeld. Californië heeft bijvoorbeeld verschillende reeksen gedetailleerde vereisten die van toepassing zijn geproduceerd en niet-vervaardigd producten die uiterst technisch en ingewikkeld zijn, tot zaken als lettergrootte en tekstplaatsing.

Zelfs afgezien van de regelgeving wil een licentienemer waarschijnlijk op zijn minst een zekere mate van zekerheid dat zijn licentiegever niet iets gaat doen waardoor de licentienemer een inbreukzaak wordt opgelegd (zie hier voor enkele voorbeelden). Het is dus een groot risico om een ​​label over te laten aan een licentiegever, die misschien niet eens een gelicentieerd bedrijf is.

Als ik de IP-licentiehouder vertegenwoordig, is een van de eerste dingen die ik doe kijken wie de beslissing neemt over het labelen van inhoud. Ik zie niet veel weerstand als licentiehouders vragen om goedkeuringsrechten voor de inhoud van labels. In feite eindigen we meestal met een licentiegever die het oorspronkelijke label maakt en dit bewerkt op basis van de input van de licentienemer. Maar net als bij al het andere is het belangrijk om dit in het contract op te nemen, zodat er later geen geschillen ontstaan.

#6 Geen vangrails op het gebied van marketing

Op dezelfde manier zijn de wetten op het gebied van cannabismarketing ingewikkeld. Als een licentieovereenkomst licentienemers toestaat marketingactiviteiten uit te voeren, moet de licentieovereenkomst de licentienemer op zijn minst verplichten daarbij de wetten na te leven. Maar sterke licentieovereenkomsten kunnen een stap verder gaan en van de licentienemer eisen dat hij zich aan bepaalde normen of richtlijnen houdt die verder gaan dan wat de regels vereisen. Marketingmateriaal kan immers allebei aan de wet voldoen en schade toebrengen aan de reputatie van de licentiegever of aan de goede wil van het gelicentieerde merk.

#7 Het niet beschermen van de licentiegever en het merk

Het laatste veelvoorkomende probleem dat ik vandaag zal bespreken is het onvermogen van een licentieovereenkomst om de licentiegever of het merk adequaat te beschermen. Met betrekking tot merkbescherming zal een goede licentieovereenkomst een waslijst aan bepalingen bevatten die beperken hoe de licentienemer de gelicentieerde intellectuele eigendom kan gebruiken, in sublicentie geven of delegeren, en zal de licentienemer verplichten om hulp te bieden bij of deel te nemen aan geschillen over intellectueel eigendom. Zonder het gebruik van een licentienemer vast te leggen, zou de licentiegever de juridische bescherming van zijn merk in gevaar kunnen brengen. En dit gaat volledig voorbij aan het doel van de licentie.

Meer in het algemeen zijn licentieovereenkomsten echter vaak niet in staat de potentiële schade voor de licentiegever zelf aan te pakken. In het voorbeeld dat ik hier heb gebruikt – een merk dat aan een bedrijf in licentie is gegeven voor productie, distributie en verkoop – zou de licentiegever geen rol spelen in het productie- en distributieproces. In dat geval wil zij zoveel mogelijk beschermd worden tegen aansprakelijkheid. Er zijn verschillende contractuele bepalingen die de licentiegever kan opnemen om dit te bereiken, zoals:

• Contractuele vrijwaringsbepalingen, om van de licentienemer te eisen dat hij de kosten van de licentiegever dekt, mocht deze als gevolg van het gedrag van de licentienemer in een rechtszaak verwikkeld raken.
• Vereisten voor de licentienemer om een ​​verzekering af te sluiten met aanvullende verzekerde dekking voor de licentiegever.
• Aansprakelijkheidsbeperkingen die het vermogen van de licentienemer om verhaal te halen op de licentiegever zouden beperken.
• Convenanten en andere bepalingen die glashelder zouden maken dat de licentienemer (en niet de licentiegever) verantwoordelijk bleef voor bepaald gedrag.
• Uitzonderingen op bepalingen inzake schadeloosstelling of aansprakelijkheidsbeperking die de licentienemer ten goede komen als de licentienemer zich bezighoudt met verboden gedrag.

Dit laatste punt verdient wat meer uitleg. Licentieovereenkomsten vereisen vaak dat de licentiegever de licentienemer voor bepaalde zaken schadeloos stelt (dwz de kosten dekt), bijvoorbeeld als de licentienemer door een derde partij wordt aangeklaagd omdat de intellectuele eigendom van de licentiegever inbreuk zou maken. Maar een licentiegevervriendelijke licentieovereenkomst zal vaak verplichtingen opleggen waar de licentienemer zelf iets verkeerd heeft gedaan. Dus bijvoorbeeld als licentienemer markten van het merk van een licentiegever op een manier die leidt tot een rechtszaak wegens inbreuk door een derde partij, heeft de licentienemer mogelijk geen recht op schadevergoeding.

Conclusie

De bovenstaande problemen zijn enkele van de meest voorkomende problemen die ik heb zien opduiken in de jaren dat ik licentieovereenkomsten heb beoordeeld, opgesteld en onderhandeld. Ze zijn geenszins exclusief en er kunnen nog veel meer problemen zijn, vooral als je in meer “exotische” soorten overeenkomsten terechtkomt, zoals driepartijenovereenkomsten.

Als je geïnteresseerd bent in andere belangrijke bepalingen in licentieovereenkomsten of andere soorten B2B-cannabiscontracten, bekijk dan enkele van onze andere berichten hieronder:

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://harris-sliwoski.com/cannalawblog/common-pitfalls-in-cannabis-brand-license-agreements/