Zephyrnet-logo

Niet-letterlijke inbreuk: duidelijkheid of verwarring?

Datum:

Bespreken van de recente interpretatie door het Hooggerechtshof van Delhi van de leer van equivalenten in SNPC Machines Private Limited & Ors. tegen de heer Vishal Choudhary, we zijn blij u dit bericht van SpicyIP-stagiair Vishno Sudheendra te kunnen aanbieden. Vishno is een tweedejaars rechtenstudent aan de NLSIU, Bangalore. Zijn vorige bericht is toegankelijk hier.

Afbeelding door freepik

Niet-letterlijke inbreuk: duidelijkheid of verwarring?

Door Vishno Sudheendra

De Delhi HC heeft op 5 maart 2024 een bevel uitgesproken SNPC Machines Private Limited & Ors. tegen de heer Vishal Choudhary, waarin een geval van niet-letterlijke inbreuk op een gepatenteerde steenmachine wordt besproken. Het Hof onderzoekt in de context van dit bevel de Doctrine of Equivalents, een doctrine ontwikkeld in de VS, en de Doctrine of Pith and Marrow, een doctrine ontwikkeld in Groot-Brittannië. Ik probeer het bevel te analyseren en beargumenteer dat de rechtbank, door beide op een vreemde manier te combineren, meer verwarring dan duidelijkheid heeft veroorzaakt.

Een kort overzicht van deze leerstellingen

Ik probeer een korte uitleg te geven van de betreffende doctrines, zodat er meer duidelijkheid ontstaat, voordat ik in de zaak duik.

Doctrine van equivalenten: Deze doctrine komt voort uit de Amerikaanse jurisprudentie, met name uit de SCOTUS-zaak Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products. Het stelt een octrooihouder in staat inbreuk te claimen, zelfs als een beschuldigd product/proces niet letterlijk inbreuk maakt op de taal van de octrooiclaims, maar in plaats daarvan op een niet-letterlijke manier inbreuk maakt door product-/proceselementen te vervangen door gelijkwaardige elementen. (Praharsh bespreekt de leer hier). De reikwijdte van de leer van equivalenten hangt af van twee factoren: de toetsing van gelijkwaardigheid en de juridische barrières voor equivalenten. In de VS hebben rechtbanken vijf juridische tests ingesteld om de toepassing van de doctrine te beperken: de ‘all elements rule’, de drievoudige identiteitstest die zich richt op functie, manier en resultaat, de test voor niet-substantiële verschillen, de ‘duidelijkheidstest’ en de bekende ‘uitwisselbaarheidstest’. (Patodia, Jain en Shukla). Van de bovengenoemde tests en beperkingen zijn de 'alle elementenregel' en de 'drievoudige identiteitstest' relevant voor onze discussie, aangezien het Hof deze alleen behandelt.

'Alle elementen regeren': De 'All Elements Rule' beperkt de leer van equivalenten. Het schrijft voor dat de test voor equivalenten moet worden toegepast op individuele elementen, en niet op de uitvinding als geheel, om de volledige eliminatie van welk element dan ook te voorkomen (Hilton Davis Chemical Co tegen Warner-Jenkinson, Patodia, Jain en Shukla).

'Drievoudige identiteitstest': Het dient als fundamentele test voor de Doctrine van Equivalenten. Het stelt dat een inbreuk wordt veroorzaakt door het beschuldigde product als het ‘in wezen dezelfde functie op vrijwel dezelfde manier vervult om hetzelfde resultaat te verkrijgen’ [Sanitaire Koelkast Co v. Winters]. Deze test wordt toegepast in combinatie met de 'alle elementen regel'

De leer van merg en merg: Deze doctrine vindt zijn oorsprong in de Britse jurisprudentie Clark tegen Adie, (betaalmuur). Het principe van 'merg en merg' bakende de omvang van de octrooibescherming af op basis van de kerninhoud van de uitvinding. Volgens deze doctrine zou inbreuk kunnen worden bewezen als het apparaat of de methode van de gedaagde alle cruciale componenten van het octrooi omvatte (Mathur).  

Opgemerkt moet worden dat in Groot-Brittannië de Catnic Test of de Doctrine of Purposive Construction de Doctrine of Pith and Marrow heeft vervangen. Catnic Components Ltd. tegen Hill & Smith Ltd. (betaalmuur) De Catnic-test legt de nadruk op het doelbewust interpreteren van octrooiclaims om de beoogde beschermingsomvang van de uitvinder te onderscheiden, in tegenstelling tot de Doctrine van Pith and Marrow die zich richt op de inhoud van de uitvinding terwijl essentiële elementen in overweging worden genomen (Mehra). Echter, post-Actavis tegen Eli Lilly ([2017] UKSC 48), lijkt het Britse Hooggerechtshof de Doctrine van Equivalenten te hebben ingevoerd (Corderij).

Dus wat is het verschil tussen de Doctrine van Equivalenten en de Doctrine van Pith and Marrow?

De Doctrine van Equivalenten zou van toepassing zijn, zelfs als zowel essentiële als niet-essentiële elementen worden vervangen door hun equivalenten in het inbreukmakende product/proces. Voor de toepassing van de Doctrine van Pith and Marrow moeten echter alle essentiële elementen hetzelfde zijn in het inbreukmakende product/proces, terwijl alleen niet-essentiële elementen mogen worden vervangen door gelijkwaardige elementen (Mathur). Daarom biedt de Doctrine van Equivalenten, door equivalenten toe te staan ​​voor zowel essentiële als niet-essentiële elementen, via de drievoudige identiteitstest een veel bredere reikwijdte voor niet-letterlijke inbreuk op de Doctrine van Pith and Marrow.

De Orde

De eisers, SNPC Private Limited en anderen, dienden een aanvraag in om een ​​permanent verbod te verkrijgen tegen gedaagde, de heer Vishal Choudhary, om de betwiste baksteenmachines te gebruiken, te maken, te vervaardigen, te koop aan te bieden of te verkopen of te importeren. Er werd beweerd dat gedaagde steenmachines vervaardigde en verkocht die vergelijkbaar waren met de gepatenteerde steenmachines van eisers. De eisers beweerden dat er sprake was van een niet-letterlijke inbreuk, gebaseerd op de leer van merg en beenmerg en de leer van equivalenten. De beklaagden voerden aan dat, aangezien het vermeend inbreukmakende product geen cabine, stuurinrichting, gestuurde voorwielen en motorisering van de achterwielen mist, de 'alle elementenregel' moet worden toegepast, waarbij het product elk element van de claim van het rechtszaakoctrooi moet bevatten en als er zelfs maar een Als er één element ontbreekt in het vermeend inbreukmakende product, zou dit geen inbreuk opleveren.

Het Hof merkte op dat de 'alle elementenregel' op gekwalificeerde wijze moet worden toegepast. Een inbreukmaker kan, als de 'alle elementenregel' niet wordt toegepast, kleine variaties aanbrengen in een product dat uit meerdere elementen bestaat en beweren dat het product geen inbreuk maakt op het geoctrooieerde product, ook al vervult het dezelfde functie op in wezen dezelfde manier om het gepatenteerde product te verkrijgen. hetzelfde resultaat. Het Hof benadrukte dat het essentiële idee bij het aanvragen van een octrooi de commerciële exploitatie ervan is. Verder werd opgemerkt dat de drievoudige identiteitstest van cruciaal belang wordt bij het onderzoek naar inbreuk, omdat het primaire doel van de inbreukmaker het produceren van een product is dat concurreert met het product van de eisers. Als het product van een inbreukmaker het product van de octrooihouder ondermijnt, zelfs met kleine wijzigingen, ondermijnt dit het fundamentele doel van het octrooi. Zo oordeelde het Hof dat het noodzakelijk is om zowel de merg- als de mergtest en de drievoudige identiteitstest toe te passen om potentiële inbreuk te beoordelen. Op basis van de bovengenoemde analyse verwierp het Hof de bewering van de verdachte, terwijl het vaststelde dat “de regel van alle elementen kan niet worden aangenomen met uitsluiting van de merg- en mergregel. '

Het Hof merkte op dat de kern van de uitvinding van de eisers is om te voorzien in een beweegbare montage van stenen. Na de bovengenoemde beginselen in overweging te hebben genomen, heeft het Hof het bevel verleend, terwijl het oordeelde dat het ontbreken van elementen in de machine van gedaagde niet essentieel is, aangezien het product ook mobiliteit van stenen mogelijk maakt.

Analyse

Het juridische landschap met betrekking tot niet-letterlijke inbreuken in India is niet duidelijk, dat wil zeggen dat rechtbanken de leer van het merg of het equivalent ervan hebben toegepast, en er bestond geen oordeel dat voorrang gaf aan de ene doctrine boven de andere. dit). In het gegeven geval heeft het Hof aanzienlijk belang gehecht aan de leer van het merg en beenmerg en heeft het voorts ook geoordeeld dat deze voorrang kreeg boven de 'alle elementenregel' die deel uitmaakt van de leer van de equivalenten. Het prioriteren van de Doctrine van Pith and Marrow is wenselijk in de Indiase context, zoals eerder opgemerkt door Prof. Sarnoff op SpicyIP (hier) omdat de Doctrine een import is uit de Britse jurisprudentie, waar de Indiase jurisprudentie veel dichter bij staat vergeleken met de Amerikaanse jurisprudentie. Verder breidt de Doctrine van Equivalenten de octrooibescherming uit tot buiten de reikwijdte van de geïnterpreteerde taal, waardoor de vervanging van essentiële elementen mogelijk is als de gesubstitueerde elementen de drievoudige identiteitstest doorstaan, terwijl de Doctrine van Pith en Marrow de aanwezigheid van alle essentiële elementen vereist, en alleen niet-essentiële elementen mogen worden vervangen door equivalenten ervan.

Deze prioriteitstelling van de Doctrine van Pith en Marrow wordt echter gevolgd door de bewering van het Hof dat de Doctrine “moet worden gebruikt naast de drievoudige identiteitstest”, een test die wordt gebruikt om gelijkwaardigheid vast te stellen onder de Doctrine van Equivalenten. Aan de ene kant probeert de Britse Doctrine of Pith and Marrow de inhoud van de uitvinding in overweging te nemen en niet-essentiële variaties te negeren, en aan de andere kant beschouwt de Amerikaanse Doctrine of Equivalents de gelijkwaardigheid van elementen van het product via de drievoudige identiteit. test. Het koppelen van de drievoudige identiteitstest aan de Doctrine van Pith and Marrow schept meer verwarring dan duidelijkheid in het gegeven juridische landschap. 

De prioriteitstelling van de inhoud van de uitvinding via de Doctrine van Pith en Marrow boven de 'all elements rule' en de doctrine in combinatie met de drievoudige identiteitstest leidt tot een substantiële uitbreiding van de mogelijkheden voor het claimen van niet-letterlijke inbreuk, onder de genoemde doctrine. Deze uitbreiding wordt veroorzaakt door de invoering van de drievoudige identiteitstest, die ook de gelijkwaardigheid van zowel essentiële als niet-essentiële elementen mogelijk zou maken, terwijl de Doctrine van Pith en Marrow oorspronkelijk alleen de gelijkwaardigheid van niet-essentiële elementen toestond.

De bovengenoemde uitbreiding door het combineren van de twee doctrines, gekoppeld aan de uitsluiting van de 'alle elementenregel', moet oordeelkundig worden toegepast als precedent, terwijl de beslissing van het Canadese Hooggerechtshof in de zaak van Free World Trust versus Electro Sante Inc., waar benadrukt werd dat “de vindingrijkheid van het patent niet ligt in het identificeren van een wenselijk resultaat, maar in het aanleren van een specifiek middel om dit te bereiken. De claims kunnen niet worden opgerekt om de patenthouder in staat te stellen alles te monopoliseren dat het gewenste resultaat oplevert.”  

Conclusie

Het bevel benadrukt het besluit van de rechtbank om prioriteit te geven aan de leer van merg en beenmerg boven de 'alle elementenregel' onder de leer van equivalenten. Hoewel het belang wordt benadrukt van het in overweging nemen van de inhoud van de uitvinding, introduceert de koppeling door de rechtbank van de merg- en mergdoctrine aan de drievoudige identiteitstest, die doorgaans wordt geassocieerd met de Doctrine van Equivalenten, complexiteit en potentiële verwarring in het juridische landschap. Deze benadering vergroot de mogelijkheden voor het claimen van niet-letterlijke inbreuk door voorrang te geven aan de algehele inhoud van de uitvinding boven de analyse van specifieke elementen en claims. De uitbreiding moet echter met voorzichtigheid worden bekeken, aangezien een patent geen licentie biedt (dat wil zeggen, niet mag) bieden om iets te monopoliseren dat het gewenste resultaat oplevert.

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img