In haar 'Gelukkig nieuwjaar' (30 december 2022) post op deze blog 'Handelsmerken in Luxemburg' Verena von Bomhard verwees kort naar het arrest Classic Coach (C-112/21) van het Hof van Justitie van 2 juni 2022 met betrekking tot 'de complexe relatie tussen handelsmerken en eerdere niet-geregistreerde lokale en handelsnaamrechten'. Inmiddels is de zaak teruggekeerd naar de Hoge Raad (HR), voor een definitieve uitspraak op 8 september 2023, een goede reden voor een update en overzicht van de uitkomst.

Het HvJ gaf een beknopt overzicht van de feiten die relevant zijn voor de zaak (zie punten 18-28). Omwille van de beknoptheid van dit bericht herhaal ik niet de gedetailleerde feiten van de zaak, maar schets ik uitsluitend in het algemeen de situatie die voorhanden is om de uiteindelijke uitkomst van de zaak te illustreren.

De gedetailleerde feiten zijn vrij uitgebreid en passen niet in het format van deze korte publicatie. Het doorgronden van de feiten van de zaak en de betrokken beslissingen van lagere rechtbanken die de feiten hebben behandeld en gewaardeerd, is ook verre van eenvoudig, vooral vanwege de anonimisering van eiser (een Nederlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich beroept op haar in de Benelux geregistreerde merk). in 2008) en bij de zaak betrokken personen.

Relevant om hierbij te vermelden is dat de bedrijfsnaam van eiseres de familienaam van genoemde personen omvat, terwijl het ingeroepen woordmerk gelijk is aan die familienaam. De familienaam kan worden afgeleid van het Benelux-merkregistratienummer (zijnde 836581), dat het Gerechtshof Den Haag openbaar maakt in de uitspraak in hoger beroep. Om de anonimisering zoveel mogelijk in stand te houden, wordt hierna het eisende bedrijf toch aangeduid met X. De beweerdelijk inbreukmakende gedaagde – een contractuele vennootschap naar Nederlands recht – is Classic Coach Company (hierna te noemen: CCC). En M vertegenwoordigt het door X ingeroepen merk. Beide bedrijven – waarvan de oprichters broers waren – bieden tourwagendiensten aan.

In de zaak ging het om de volgende situatie: gedaagde CCC gebruikte een M-handelsnaam voor een uitsluitend lokaal geëxploiteerd bedrijf (laten we zeggen Nederland). X is het niet eens met dit gebruik en valt het gebruik van M door CCC aan op twee gronden: een eigen handelsnaam betreffende M die voorafgaat aan de handelsnaam van CCC en een Benelux-merkregistratie voor M die van latere datum is dan de handelsnaam M van CCC.

Deze 'knijpenDe situatie wordt door het Hof van Justitie als volgt opgelost. Merkhouder X kan CCC niet met succes aanvallen wegens merkinbreuk, omdat aan het merkrecht M de beperking is verbonden dat het niet kan worden afgedwongen tegen een uitsluitend lokaal gebruikte handelsnaam M. Positief gesteld (maar dat is niet de interpretatieve taal die het HvJ zou kunnen gebruiken) : CCC kan het gebruik van de handelsnaam M voortzetten.

Het verweer van X dat CCC alleen een dergelijke bescherming geniet als (en alleen als) CCC met succes een tegenaanval kan maken op het gebruik van het M-merk van X (bijvoorbeeld op grond van het feit dat het gebruik als merk van M, een handelsnaam die al in gebruik was, onrechtmatig is ), is ongegrond en moet worden afgewezen, dus oordeelt het HvJ op verschillende gronden welsprekend. Eén daarvan is (reeds) dat de bewoordingen van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 op geen enkele wijze bepalen dat de derde (CCC) het gebruik van dat merk (het merk M van X) moet kunnen verbieden, hetzelfde recht (voor de handelsnaam M van CCC) te kunnen doen gelden tegenover de houder X van het jongere merk M.

En wat als X recht zou hebben op handelsnaambescherming voor M die dateert van vóór de handelsnaambescherming voor M van CCC? Het HvJ verduidelijkt dat CCC nog steeds een beschermde positie als derde partij kan krijgen op grond van artikel 6, lid 2, van Richtlijn 2008/95 – met andere woorden: de beperking van het verbodsrecht van de merkhouders blijft van kracht – voor zover het recht van de betrokken lidstaat (in dit geval Nederland) mag de houder van het merk en van het nog oudere recht (zijnde X) op grond van zijn nog oudere recht het gebruik door de derde (CCC) van zijn recentere recht (handelsnaam M). Een dergelijke situatie werd in deze zaak door de rechtbank Den Haag aanvaard als gevolg van een verjaring als gevolg van berusting.

In haar uitspraak van 8 september 2023 heeft de HR de (resterende) cassatieklachten van merkhouder X afgewezen op basis van de uitspraak van het HvJ zoals hierboven uiteengezet.

_____________________________

Om ervoor te zorgen dat u geen regelmatige updates van de Kluwer Trademark Blog mist, kunt u zich abonneren hier.

Kluwer IE-recht

De 2022 Future Ready Advocaten-enquête toonde aan dat 79% van de advocaten denkt dat het belang van juridische technologie volgend jaar zal toenemen. Met Kluwer IP Law kunt u navigeren in de steeds mondialer wordende praktijk van IE-recht met gespecialiseerde, lokale en grensoverschrijdende informatie en tools vanaf elke gewenste locatie. Ben jij als IE-professional klaar voor de toekomst?

Leer hoe Kluwer IE-recht kan je ondersteunen.