De complexe wisselwerking tussen merken- en modellenrecht in de context van het intellectuele eigendomsrecht is herhaaldelijk door rechtbanken onderzocht. Dit werkstuk onderzoekt de pass-off-acties naast gevallen van ontwerpinbreuk, inclusief hun redenering, geïdentificeerde gebreken en de evolutie van hun standpunt in de loop van de tijd, waarbij specifieke gevallen worden belicht om de huidige juridische positie in deze kwestie te verduidelijken.

Onlangs in een geval uit 2023 van Casio Keisanki Kabushiki Kaisha versus Riddhi Siddhi Retail Venture^[1], kwam de kwestie van het snijvlak tussen merk en model opnieuw ter sprake. In deze zaak handhaafde het Hooggerechtshof van Delhi een voorlopig bevel dat de beklaagde verbood muzikale toetsenborden te verkopen met een ontwerp dat bedrieglijk veel leek op dat van Casio. De rechtbank oordeelde dat de toetsenborden van de verdachte sterk leken op het ontwerp van Casio.

Casio had zijn toetsenbordontwerp in 2009 geregistreerd als "Blueberry", wat sterk geassocieerd was geraakt met het merk. De eiser voerde aan dat het toetsenbordontwerp van gedaagde, verkocht onder de merknaam 'Nexus32', vrijwel identiek was aan dat van hen en verwarring had veroorzaakt onder de consumenten.

De rechtbank oordeelde dat het toetsenbordontwerp van de gedaagde een duidelijke imitatie was van dat van de eiser, overeenkomstig de Designs Act. De bewijslast voor het bewijzen van het gebrek aan nieuwigheid of originaliteit lag bij de gedaagde, en aangezien zij geen bewijs konden leveren van eerdere publicatie, oordeelde de rechtbank dat het ontwerp van de eiser niet voor annulering vatbaar was.

Het Hooggerechtshof van Delhi handhaafde het bevel tegen de beklaagde, vond dat hun toetsenbordontwerp bedrieglijk veel leek op dat van Casio en verwierp claims van gebrek aan nieuwigheid of originaliteit.

Onder de Merkenwet van 1999[2]wordt een merk gedefinieerd als een merk dat grafisch kan worden weergegeven en dat in staat is de waren of diensten van de ene persoon van de andere te onderscheiden. Deze definitie omvat expliciet de vorm van goederen als een registreerbaar handelsmerk.

Daarentegen is er de Design Act uit 2000[3] definieert “ontwerp” als beperkt tot de kenmerken van vorm, configuratie, patroon, ornament of samenstelling van lijnen of kleuren die op een artikel worden toegepast. Voor registratie van modellen is nieuwheid vereist en is voorafgaande publicatie verboden. Er is geen voorziening voor common law-rechten of pass-off-acties voor ontwerpmerken, en rechtsmiddelen bij inbreuk zijn beperkt tot het wettelijke kader dat wordt beschreven in artikel 22.[4] van de Ontwerpwet.

Hierdoor ontstaat er een overlap tussen model en merk, waarbij vormen als beide kunnen dienen. Voor merkregistratie gelden niet dezelfde nieuwheidseisen als voor modelregistratie. Rechtbanken hebben uiteenlopende reacties gegeven met betrekking tot het naast elkaar bestaan ​​van een pass-off-actie naast inbreuk op het ontwerp.

Onderzoek naar veranderende rechterlijke reacties en belangrijke zaken
In het geval van 1983 van Tobu Enterprises tegen Meghna Enterprises^[5]heeft de rechtbank duidelijk gemaakt dat wanneer beide partijen modellen hebben geregistreerd, zij niet tegelijkertijd op grond van twee wetten een verbod of schadevergoeding kunnen vorderen. De eiser claimde zowel ontwerpinbreuk als misbruik door de gedaagde, maar de rechtbank oordeelde dat de Designs Act van 1911 een claim wegens pass-off niet toestaat. Een dergelijke claim is alleen toegestaan ​​op grond van de Trademark Act van 1958. De rechtbank benadrukte dat het recht op “passing off” een common law-recht is, maar onderworpen is aan specifieke wettelijke bepalingen. Omdat de Modellenwet geen remedies tegen het passeren bood, kon op die grond geen dwangbevel worden uitgevaardigd.

Verder, binnen M/S Micolube India Limited tegen Rakesh Kumar handelend onder de naam Saurabh Industries & Ors^[6]heeft de rechtbank de volgende opmerkingen gemaakt:

Met betrekking tot inbreuk op geregistreerde ontwerpen:

• Een rechtszaak wegens inbreuk op het ontwerp is niet toegestaan ​​op grond van de Designs Act als beide partijen geregistreerde eigenaren zijn en de modelregistraties betrekking hebben op dezelfde vorm en configuratie van een artikel.

Wat betreft het doorgeven voor vormbescherming:

• Passeren kan niet worden gebruikt om rechten op vormbescherming op grond van de Designs Act af te dwingen. Het doel van de wet is om beperkte bescherming te bieden, zonder deze uit te breiden tot vormbescherming.

Betreffende het aansluiten bij het doorgeven van inbreuk op het ontwerp:

• Passing-off kan worden gebruikt naast claims wegens inbreuk op het ontwerp, maar alleen in gevallen die verband houden met elementen als handelsmerken, handelsopmaak of andere handelsgerelateerde kenmerken dan de vorm van de goederen die onder de modelregistratie vallen.

Uitzonderingen op het doorgeven voor vormbescherming:

• Het doorgaan voor vormbescherming blijft mogelijk tijdens en na de periode van het modelmonopolie als de vorm niet onder de nieuwheidsclaim van het model valt. Als de vorm echter deel uitmaakt van de nieuwheidsclaim nadat het ontwerp is verlopen, wordt deze onderdeel van het publieke domein en kan deze niet worden beschermd door middel van vergankelijkheid.

In het geval van Mohan Lal tegen Sona Paint & Hardwares^[7], oordeelde een rechtbank met drie rechters als volgt:

1. Pak voor geregistreerd ontwerp: Een persoon met een geregistreerd model kan een rechtszaak aanspannen tegen een andere persoon die ook een geregistreerd model heeft.
2. Overgaan met geregistreerd ontwerp: Als iemand met een geregistreerd model dit als merk gebruikt en aan de noodzakelijke eisen voldoet, kan hij of zij juridische stappen ondernemen wegens mishandeling. Dit betekent dat ze een rechtszaak kunnen aanspannen als iemand anders hun ontwerp als handelsmerk gebruikt.
3. Samengesteld pak: U kunt een rechtszaak wegens geregistreerde ontwerpinbreuk echter niet combineren met een pass-off-actie. Het moeten afzonderlijke juridische acties zijn.

In eenvoudiger bewoordingen: als een persoon een geregistreerd model heeft, kan die persoon juridische stappen ondernemen tegen iemand anders met een geregistreerd ontwerp of als hij/zij zijn/haar ontwerp als handelsmerk gebruikt. Maar als de persoon beide wil doen, moet hij twee afzonderlijke rechtszaken aanspannen: één wegens ontwerpinbreuk en één wegens flauwvallen.

Het belangrijkste verschil tussen de twee zaken ligt in de aanpak waarbij een geregistreerde inbreukvordering op het ontwerp wordt gecombineerd met een vordering tot verwaarlozing. In de zaak Micolube India werd verduidelijkt dat er op grond van de Designs Act geen voorziening bestaat voor overgaan, terwijl de rechtbank in de zaak Mohan Lal afzonderlijke rechtszaken toestond, maar geen enkele samengestelde rechtszaak.

Maar in 2018 kwam er een bank met vijf rechters van het Hooggerechtshof van Delhi in de... Zaak Carlsberg Breweries tegen Som Distilleries And Breweries[8], vernietigde het vorige precedent van Mohan Lal. Dankzij de nieuwe uitspraak kon een eiser twee juridische claims combineren in één rechtszaak: één wegens inbreuk op hun geregistreerde model en de andere wegens het doorgeven van hun goederen door de gedaagde.

De centrale vraag was of een samengestelde rechtszaak zowel de claim van inbreuk op het ontwerp als de claim van overlijden in één juridische actie kon omvatten. De rechtbank stelde vast dat de rechtbank in Mohan Lal de eerdere precedenten waarop zij zich had beroepen, verkeerd had begrepen en dat deze zaken niet betrekking hadden op het samenvoegen van de rechtszaken in één samengestelde rechtszaak. Volgens de uitspraak van de rechtbank gaan er, wanneer claims wegens inbreuk op het ontwerp en het verstrijken van de overeenkomst voortkomen uit dezelfde verkooptransactie, soortgelijke juridische en feitelijke vragen gepaard. Om onnodige duplicatie van juridische procedures te voorkomen, is het daarom passend om deze twee rechtszaken in één rechtszaak te combineren. Dit besluit stroomlijnt de juridische procedures door de combinatie van modelrechten en het doorgeven van claims in dergelijke gevallen mogelijk te maken.

Bij Symphony Ltd. tegen Thermo King India Pvt Ltd [9]. heeft Symphony Ltd. een rechtszaak aangespannen tegen Thermo King India Pvt Ltd., voornamelijk gericht op de vermeende inbreuk op de ontwerprechten en handelsmerken van Symphony in hun luchtkoelerproducten. Aan de andere kant, binnen Crocs Inc. VS tegen Aqualite India en anderen [10]verduidelijkte de rechtbank dat een geregistreerd model niet als merk kan dienen. Als echter aanvullende kenmerken buiten het geregistreerde ontwerp als handelsmerk worden gebruikt en goodwill hebben opgebouwd, kunnen deze aanvullende kenmerken als handelsmerk worden beschermd. Deze zaken illustreren gezamenlijk het evoluerende landschap van het intellectuele eigendomsrecht in India.

Een iets ander geval, Havells India Ltd tegen Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd [11], betwistte de vraag of een enkele rechtszaak zowel het doorgeven van handelskleding als inbreuk op het ontwerp kan omvatten, waarbij het geschil voortkomt uit soortgelijke ventilatorontwerpen.

 De eiser, die een modelregistratie had voor zijn Enticer-plafondventilatoren, verzocht een rechterlijk bevel tegen de Venice Prime-ventilatoren van gedaagde, waarbij hij beweerde dat er sprake was van gelijkenis. De rechtbank oordeelde dat het combineren van claims wegens pass-off en ontwerpinbreuk voor hetzelfde product in één enkele rechtszaak toegestaan ​​is, in navolging van het Carlsberg-precedent. Het bevoordeelde de eiser en vaardigde een voorlopig bevel uit tegen de Venice Prime-fans van de beklaagde.

In Diageo Brands tegen Alcobrew-distilleerderijen[12]Diageo Brands, bekend van de ‘Johnnie Walker’-whisky, bezat de ontwerprechten voor hun unieke flesvorm. Ze klaagden Alcobrew Distilleries aan op grond van schending van het handelsmerk en het ontwerp als gevolg van het gebruik door Alcobrew van het merkteken “OFFICER'S CHOICE” en een soortgelijk flesontwerp.

De rechtbank beoordeelde het onderscheidend vermogen van het merk, de gelijkenis van het flesontwerp en de mogelijke verwarring bij de consument. De rechtbank erkende de reputatie van het merk “JOHNNIE WALKER” en het flesontwerp en oordeelde in het voordeel van Diageo Brands. Ze vaardigden een bevel uit tegen Alcobrew en kenden een schadevergoeding toe.

Deze zaak onderstreept de noodzaak om zowel handelsmerken als modellen te beschermen en de juridische mogelijkheden die merkeigenaren ter beschikking staan ​​wanneer hun intellectuele eigendom wordt geschonden in de alcoholische drankenindustrie.

Samen bieden deze zaken waardevolle inzichten in de complexiteit en de veranderende aard van het intellectuele eigendomsrecht in India. Ze bestrijken een reeks kwesties, waaronder de toelaatbaarheid van het combineren van claims in één enkele rechtszaak, het onderscheid tussen ontwerprechten en handelsmerken, en de bescherming van unieke productkenmerken in een concurrerende markt.

[1] Casio Keisanki Kabushiki Kaisha D/B/A Casio Computer Co. Ltd. v. Riddhi Siddhi Retail Venture, (2023) 94 PTC 225

[2] De Handelsmerkenwet, 1999 (Wet 47 van 1999), Artikel 2(1)(zb)

[3] De Ontwerpwet, 2000, S.2(d)

[4] De Ontwerpwet, 2000, S.22

[5] Tobu Enterprises tegen Meghna Enterprises, (1983) PTC 359

[6] Micolube India Limited v. Rakesh Kumar handelend onder de naam Saurabh Industries & Others, 2013 (55) PTC 1[DEL][FB]

[7] Mohan Lal tegen Sona Paint & Hardwares,2013 (55) PTC 61[DEL][FB]

[8] Carlsberg Breweries v. Som Distilleries And Breweries,CS(COMM) 690/2018 & IA nr.11166/2018

[9] Symphony Ltd. tegen Thermo King India Pvt Ltd., CS (COMM) 321/2018

[10] Crocs Inc. VS tegen Aqualite India & anderen, 2019 (78) PTC 100[DEL]

[11] Havells India Ltd tegen Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd, [CS(COMM) 261/2022]

[12] Diageo Brands tegen Alcobrew Distilleries, [CS(COMM) 30/2022].

Aditi Singh

Auteur

Ik zit in mijn vierde jaar en studeer BA LL.B. (Hons.) aan de National University of Advanced Legal Studies (NUALS). Ik heb een grote interesse in wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom en technologie, met name het evoluerende juridische landschap. Tegelijkertijd volg ik ook de constitutionele jurisprudentie op de voet, met een focus op vrouwenrechten. Mijn inzet strekt zich uit tot het op de hoogte blijven van klimaatzaken wereldwijd. Ik houd van films met een juridisch thema, gevarieerd lezen en deelnemen aan pittige discussies over actuele zaken en geopolitieke kwesties met vrienden.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://www.theippress.com/2023/10/29/exploring-the-intersection-of-trademark-and-design-safeguarding-visual-elements-in-intellectual-property/