Verboden in één oogopslag

Voorlopige voorzieningen zijn beschikbaar op verzoek als de eiser een kans op succes ten gronde aantoont in combinatie met schade die opweegt tegen de mogelijke schade voor de verweerder. Het wettelijk vermoeden van onherstelbare schade maakt ze gemakkelijker te verkrijgen.

Permanente dwangbevelen zijn beschikbaar na het behalen van de gronden. Het wettelijk vermoeden van onherstelbare schade maakt ze gemakkelijker te verkrijgen.

De betaling van een zekerheid is volgens de regel vereist om een ​​voorlopig bevel te voltooien, maar het bedrag is discretionair. Voor een permanent bevel is geen zekerheid vereist.

Geregistreerde handelsmerken kunnen worden geregistreerd bij US Customs and Border Protection (Customs).

De Verenigde Staten erkennen geen dynamische blokkeringsbevelen.

Wetgevend kader en oorzaken van actie

Bescherming instellen

Zowel geregistreerde als niet-geregistreerde rechten worden erkend. Met uitzondering van door verdragen gecreëerde rechten, worden handelsmerkrechten gevestigd door gebruik te maken van een merk in de handel en, zelfs zonder registratie, worden ze beschermd door gewoonterecht binnen het geografische gebied waar het merk wordt gebruikt.

Rechthebbenden kunnen ervoor kiezen, maar zijn niet verplicht, om een ​​handelsmerk te registreren.

Elke Amerikaanse staat heeft zijn eigen wettelijke regeling voor registratie en gerelateerde rechtsmiddelen.

Federale registratie bij de USPTO biedt meer robuuste bescherming. Registratie op grond van de Amerikaanse handelsmerkwet (15 United States Code (USC) secties 1051 en volgende) (de Lanham Act) verleent bepaalde voordelen aan de eigenaar van het handelsmerk, waaronder vermoedens dat:

• het handelsmerk is geldig;
• het handelsmerk is eigendom van de houder; en
• de registrant heeft het exclusieve recht om het handelsmerk in de Verenigde Staten en zijn territoria te gebruiken.

Federale registraties kunnen ook worden geregistreerd bij de douane, die inbreukmakende en nagemaakte goederen die bedoeld zijn om de Verenigde Staten binnen te komen, in beslag zal nemen, vasthoudt en uiteindelijk zal vernietigen.

Mogelijke fora

Hoewel vorderingen wegens inbreuk op handelsmerken kunnen worden ingediend bij de staatsrechtbank, dienen merkeigenaren over het algemeen handelsmerkgerelateerde vorderingen in bij Amerikaanse districtsrechtbanken (dwz rechtbanken die zijn aangesteld om specifieke geografische gebieden binnen elke Amerikaanse staat te besturen die doorgaans meer ervaring hebben met handelsmerkzaken). De Lanham Act voorziet in rechtsvorderingen voor:

• inbreuk op een geregistreerd merk (15 USC Section 1114);
• inbreuk op een niet-geregistreerd merk (15 USC Section 1125(a));
• verwatering van een beroemd merkteken (15 USC Section 1125(c));
• claims die voortvloeien uit een valse oorsprongsbenaming (15 USC Section 1125(a));
• valse reclame (15 USC sectie 1125(a)); en
• cybersquatting (15 USC sectie 1125(d)).

Procederende partijen voegen vaak claims van de staatswet toe om hun federale claims te versterken, waarbij ze zich beroepen op de consumentenbeschermingsstatuten van de staat of oneerlijke concurrentie volgens het gewoonterecht.

De TTAB van de USPTO beslist over Lanham Act-claims, maar haar jurisdictie is beperkt tot het weigeren van aanvragen, het annuleren van bestaande registraties en het toestaan ​​van gelijktijdige geografisch beperkte registraties. Terwijl rechtszaken meer robuuste verlichting kunnen bieden, kunnen TTAB-procedures dienen als nuttige instrumenten voor eigenaren van gewoonterecht of geregistreerde merken die een hefboom willen gebruiken om een ​​geschil op te lossen zonder extra middelen te besteden aan meer omvangrijke federale rechtszaken.

In gevallen van invoer van inbreukmakende goederen kan een tweede bestuursorgaan, de International Trade Commission (ITC), extra soelaas bieden. Zowel common law- als geregistreerde merkeigenaren kunnen klachten indienen voor onderzoek en uiteindelijk een uitsluitingsbevel dat effectiever kan werken dan inbeslagnames door de douane.

Test op overtreding

Ongeacht het forum hangen aan handelsmerken gerelateerde claims onder zowel de staats- als de federale wetgeving af van:

• geldige eerdere rechten;
• gebruik in de handel (zelfs voor houders van registraties verkregen via een internationaal verdrag zonder eerst gebruik te hoeven aantonen); en
• waarschijnlijkheid dat het vermeend inbreukmakende merk verwarring, vergissingen of misleiding zal veroorzaken bij consumenten met betrekking tot de herkomst van de waren of diensten.

Bij de kans op verwarringstest worden verschillende factoren afgewogen die enigszins verschillen per rechtsgebied, maar over het algemeen omvatten:

• overeenkomsten in zicht, geluid en betekenis van de merken;
• de sterkte van het merkteken van de eiser;
• of de merken worden gebruikt voor dezelfde, verwante of aanvullende waren of diensten;
• of de goederen of diensten waarschijnlijk in dezelfde of soortgelijke winkels of verkooppunten zullen worden verkocht, of in soortgelijke media zullen worden geadverteerd;
• de mate van zorgvuldigheid die kopers van de goederen en diensten betrachten;
• gevallen van daadwerkelijke verwarring; en
• of er een intentie was om een ​​merk te gebruiken dat lijkt op het merk van de eiser.

Onterechte bedreigingen

Als een partij wordt bedreigd met een rechtszaak over handelsmerkinbreuk, kan deze een claim indienen bij een Amerikaanse districtsrechtbank onder de Declaratory Judgments Act (28 USC Section 2201 en volgende) om een ​​verklaring van rechten tussen de partijen te verkrijgen.

Alternatieve geschillenbeslechting

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR) is een steeds populairdere manier om handelsmerkgeschillen op te lossen die aanhangig zijn bij nationale en federale rechtbanken, de TTAB en de ITC, en zelfs als er geen formele procedure is.

ADR, waarbij vaak een conferentie voor een rechter of een getrainde bemiddelaar betrokken is, biedt partijen flexibiliteit bij het selecteren van regels en vertrouwelijkheidsvereisten. Het kan ook veel goedkoper zijn dan traditionele rechtszaken, waardoor ADR vooral aantrekkelijk is voor partijen die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures. ADR wordt niet vaak gebruikt in TTAB-procedures waar alleen registratie (in tegenstelling tot voortgezet gebruik van een merk in de handel en een mogelijke geldelijke beloning) op het spel staat.

De meeste federale en staatsrechtbanken eisen nu dat de partijen deelnemen aan een of andere vorm van ADR en hebben zelfs panels van potentiële bemiddelaars, waaronder actieve of gepensioneerde beoefenaars van handelsmerken. Deze materiedeskundigen kunnen een neutraal beeld geven van de sterke of zwakke punten van de zaak van beide partijen, wat kan helpen de dynamiek voor een mogelijke oplossing van de zaak te veranderen.

Plaats en formaten van rechtszaken

Juiste locatie en forum shopping

Omdat de Lanham Act een federaal statuut is dat relatief uniform wordt toegepast in de federale districtsrechtbanken, wordt de keuze van de locatie voor een rechtszaak wegens inbreuk op handelsmerken meestal bepaald door de geografische locaties van de partijen. Eigenaars van merken die de inbreukmaker willen lastigvallen door een aanvraag in te dienen ver van waar ze zich bevinden, moeten dat voordeel mogelijk afwegen tegen de mogelijkheid dat een procedurele motie de rechtszaak vertraagt.

De Amerikaanse grondwet schrijft voor dat een gedaagde alleen kan worden gedagvaard in een rechtsgebied waarin redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij voor de rechter wordt gebracht (dwz waar de gedaagde woont of zaken doet, of beide). Een gedaagde kan vragen om de rechtszaak over te dragen aan een andere rechtbank of om ontslag vragen wegens gebrek aan persoonlijke jurisdictie.

Zelfs als een bepaalde districtsrechtbank persoonlijke jurisdictie heeft over de gedaagde, kan overplaatsing of ontslag het gevolg zijn als niet wordt voldaan aan de vereisten van het statuut van de federale rechtbank (28 USC Section 1391). Op grond van dat statuut kunnen inbreukzaken op handelsmerken worden ingediend:

• de rechtbank waar een van de vermeende overtreders woont, als ze allemaal in dezelfde staat wonen;
• een rechtbank waar "een substantieel deel van de gebeurtenissen of nalatigheden die aanleiding gaven tot de vordering zich heeft voorgedaan"; of
• als geen van beide van toepassing is, wanneer een vermeende overtreder onderworpen is aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbank.

Een vermeende overtreder die geen inwoner van de VS is, kan voor elke districtsrechtbank worden aangeklaagd.

Dezelfde bevoegdheids- en locatievragen doen zich voor bij rechtszaken van staatsrechtbanken, die doorgaans worden beheerst door procedurele statuten van de staat die in overeenstemming zijn met dezelfde grondwettelijke vereisten die aanwezig zijn in federale zaken.

Deze overwegingen gelden echter niet voor administratieve procedures bij de TTAB of de ITC. Elke eigenaar van een aanvraag of registratie van een Amerikaans handelsmerk kan worden onderworpen aan de jurisdictie van TTAB, terwijl elke partij die een verband heeft met de invoer van inbreukmakende goederen in de Verenigde Staten, het onderwerp kan worden van een ITC-onderzoek of berechting.

Recht op juryrechtspraak

Terwijl TTAB- en ITC-aangelegenheden worden beslist door speciaal aangestelde bestuursrechters die experts zijn op hun vakgebied, heeft een beklaagde in de federale districtsrechtbank of de staatsrechtbank het recht om tijdig een schriftelijke eis in te dienen voor een proces door een jury van willekeurig geselecteerde leden van de lokale gemeenschap. Partijen kunnen ook overeenkomen om een ​​zaak te laten behandelen door de rechter die is aangesteld om de zaak te leiden (die mogelijk geen materiedeskundige is).

Schade en rechtsmiddelen

Financiële verlichting

De Lanham Act en veel staatsstatuten bieden middelen voor het terugvorderen van de winsten, daadwerkelijke schade en kosten van een inbreukmaker in traditionele handelsmerkinbreukzaken die voor de rechtbank worden gebracht (in tegenstelling tot bij de TTAB). De beproeving kent zo'n opluchting toe.

Voor uitbetaling van winst hoeft de eigenaar van het handelsmerk alleen de bruto-inkomsten te bewijzen die de inbreukmaker heeft ontvangen uit de verkoop van de inbreukmakende goederen of diensten. Het is dan aan de inbreukmaker om aan te tonen welke kosten eventueel in aftrek kunnen worden gebracht. Bewijs van opzet is niet vereist om de winst van een gedaagde terug te vorderen.

Met betrekking tot daadwerkelijke schade heeft een merkhouder recht op vergoeding van:

• enig kwantificeerbaar economisch verlies als gevolg van de inbreuk, zoals gederfde winst (mits deze geen kopie is van de winst van de inbreukmaker);
• verloren goodwill of reputatie; en
• de kosten van corrigerende reclame.

De Lanham Act geeft rechtbanken de vrijheid om tot driemaal de werkelijke schadevergoeding toe te kennen "naar gelang de omstandigheden van de zaak" (15 USC Section 1117(a)).

Verhaalbare kosten omvatten bepaalde uitgaven tijdens rechtszaken, met uitzondering van advocatenhonoraria. Er kunnen echter advocatenhonoraria worden toegekend in het relatief zeldzame geval waarin een rechter bepaalt dat een zaak uitzonderlijk was.

Verdere verbeteringen zijn beschikbaar in gevallen van vervalsing volgens de Lanham Act, waarbij de eigenaar van het merk ervoor kan kiezen drievoudige schadevergoeding te eisen (zelfs zonder verzachtende omstandigheden) of wettelijke schadevergoeding, die kan variëren van $ 1,000 tot $ 200,000 per nagemaakt merk per type goed of dienst. De opwaartse limiet springt naar $ 2 miljoen als blijkt dat de vervalsing opzettelijk is.

voorlopige voorziening

De Lanham Act en veel staatsstatuten staan ​​ook voorlopige voorzieningen toe, die alleen rechtbanken kunnen verlenen. Waaronder:

• tijdelijke straatverboden (TRO's) om dreigende en onherstelbare schade in noodgevallen te voorkomen;
• voorlopige bevelen voorafgaand aan het definitieve oordeel om de status quo tijdens rechtszaken te handhaven; en
• permanente bevelen.

TR's en voorlopige voorzieningen worden alleen uitgevaardigd als een eiser kan aantonen:

• waarschijnlijkheid van succes op basis van de gegrondheid van zijn claims;
• onherstelbare schade zonder voorlopige voorziening;
• een balans van ontberingen in haar voordeel; en
• algemeen belang bij het uitvaardigen van een bevel.

Tro's en voorlopige voorzieningen zijn afhankelijk van de betaling van een zekerheid die de rechtbank voldoende vindt om de kosten en schadevergoeding van een ten onrechte opgelegde partij te betalen.

Een definitief bevel wordt alleen uitgevaardigd na een definitieve uitspraak als een eiser kan aantonen:

• onherstelbare schade zonder voorlopige voorziening;
• een balans van ontberingen in haar voordeel; en
• algemeen belang bij het uitvaardigen van een bevel

De Amerikaanse wet voorziet in een wettelijk vermoeden van onherstelbare schade bij het aantonen van waarschijnlijk succes (in het geval van TRO's of voorlopige bevelen) of succes (in het geval van permanente bevelen) van de beweerde claims.

Bewijzen van de zaak

Onderzoeken en eerste stappen

Alle handelsmerkprocedures vereisen bewijs van geldige eerdere rechten en gevaar voor verwarring bij de consument. Het eerste onderzoek van elke kwestie moet zich op deze elementen concentreren.

Het is essentieel om te bevestigen dat de eiser zijn merk in de handel is gaan gebruiken voordat de vermeende overtreder dat deed. Omdat Amerikaanse handelsmerkrechten worden verleend door gebruik, kan zelfs eerder niet-geregistreerd gebruik volgens het gewoonterecht de rechten van een registrant overtroeven en een geldige verdediging vormen tegen een inbreukclaim. Bovendien, als de eiser actie onderneemt tegen een partij die eerdere rechten heeft, kan de eerdere gebruiker ongunstige stappen ondernemen om het beweerde handelsmerk van de eiser aan te vechten.

Een potentiële procederende partij moet ook het bewijsmateriaal onderzoeken en verzamelen dat nodig is om de andere elementen van zijn claims te ondersteunen. Dit bevat:

• bewijs van gebruik;
• bepalen of het te claimen handelsmerk kwetsbaar kan zijn voor aanvallen en bewijs verzamelen om een ​​dergelijke aanval af te wenden;
• vaststellen of en in hoeverre er sprake is van daadwerkelijke schade; en
• het verzamelen van bewijs van andere relevante omstandigheden, zoals daadwerkelijke verwarring op de markt (wat niet vereist is om een ​​claim te bewijzen, maar waarvan wordt aangenomen dat het veel gewicht in de schaal legt).

Al dit bewijsmateriaal moet worden verzameld en bewaard om sancties tot en met seponering van een zaak te voorkomen. Dergelijke sancties komen vaak voor wanneer elektronisch opgeslagen informatie (bijv. e-mails, documenten) wordt gewist of verloren gaat.

Rechtbanken, de TTAB en de ITC staan ​​allemaal robuuste ontdekking toe van zowel partijen als niet-partijen, inclusief verzoeken aan een partij om:

• documenten produceren;
• reageren op schriftelijke vragen; en
• getuigen voor de afzetting te produceren.

Enquête bewijs

Bewijs uit consumentenonderzoek kan worden gebruikt in rechtszaken, TTAB- en ITC-geschillen. Enquêtes kunnen overtuigend zijn over zaken als bekendheid, secundaire betekenis, generiekheid, verwarringsgevaar, percepties van consumenten van vermeend valse advertenties en veel van de andere factoren die worden geïmpliceerd door beweringen over handelsmerken en valse advertenties.

Gebruik van getuigen-deskundigen

Deskundige getuigen kunnen worden gebruikt met betrekking tot enquêtes of om de tastbare – en soms immateriële – impact van claims op het gebied van inbreuk of valse reclame te meten met als doel geldelijke schadevergoeding te eisen. Er kan ook een taalkundige worden ingeschakeld om een ​​oordeel te vellen over auditieve overeenkomsten tussen merken, evenals over de oorsprong en betekenis van een merk.

Deskundigenverklaringen kunnen vóór het proces worden uitgesloten als de deskundige onvoldoende ervaring heeft of een onjuiste methodologie gebruikt. Een partij moet zich houden aan de goed ontwikkelde normen die in de jurisprudentie zijn uiteengezet om dit resultaat te voorkomen.

Beschikbare verdedigingen

In alle handelsmerkgeschillen draagt ​​de partij die claims indient de last om alle elementen van elke claim te bewijzen. De verweerder zal zegevieren wanneer de eiser niet voldoende bewijs heeft aangevoerd om alle elementen te bewijzen, of wanneer de verweerder voldoende bewijs kan ontwikkelen om een ​​of meer elementen te weerleggen.

Bij het beoordelen van de kracht van een merk hebben federale districtsrechtbanken en de TTAB bijvoorbeeld erkend dat het bestaan ​​van een aanzienlijk aantal vergelijkbare, maar niet identieke merken erop kan wijzen dat het relevante consumentenpubliek onderscheid kan maken tussen die soortgelijke merken op basis van kleine verschillen. Omdat de bewijslast van het gebruik door derden bij de verweerder ligt, kan dit technisch gezien als een verdediging worden beschouwd.

Evenzo kan bewijs van verschillen in goederen of klassen van consumenten, of andere verwarringsfactoren, worden gezien als verdediging tegen een handelsmerkclaim. In gevallen waarin common law-rechten worden uitgeoefend, kan een gedaagde beweren dat er geen verwarringsgevaar bestaat omdat hij zijn merk onschuldig gebruikte op een geografisch gescheiden markt en er daarom geen overlap in consumentenbestand bestaat.

Een claim kan ook worden afgewezen door de bevestigende verdediging van de ongeldigheid van het beweerde merk te doen gelden. Grondslagen voor een invaliditeitsverdediging zijn onder meer:

• Het beweerde merkteken is generiek en functioneert daarom niet als bronidentificatie. Zelfs eerder geregistreerde merken kunnen generiek worden weergegeven.
• Het beweerde merk werd verlaten door opzettelijk niet-gebruik.
• De inschrijving van het aangevraagde merk is nietig omdat:
  • het merk was niet in gebruik toen een op gebruik gebaseerde aanvraag werd ingediend;
  • de aanvrager was niet de feitelijke houder van het merk op het moment van indiening;
  • de aanvrager of houder heeft gefraudeerd door aangifte te doen die opzettelijk vals is gedaan of is gedaan met roekeloze minachting voor de waarheid; of
  • een onderliggende intent-to-use-applicatie werd op ongepaste wijze overgedragen aan een nieuwe eigenaar voordat het merk werd gebruikt.

Billijke verdedigingen zoals uitsluiting, laches en vuile handen kunnen worden beweerd als ze worden ondersteund door de onderliggende feiten.

Beroepsprocedure

Er kan van rechtswege beroep worden aangetekend tegen elke beslissing van een federale districtsrechtbank, een staatsrechtbank, de TTAB of de ITC.

Tegen beslissingen van staatsrechtbanken kan beroep worden aangetekend bij staatsspecifieke hoven van beroep.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://www.worldtrademarkreview.com/global-guide/trademark-litigation/2023/article/united-states