Naam van de zaak: Fluke Corporation vs. Registrar of Trademarks

Casecitatie: CA(COMM.IPD-TM) 47/2022, MANU/DE/5367/2023

Datum besluit: 16 augustus 2023

CORAM: JUSTITIE PRATHIBA M. SINGH

Introductie

In de zaak Fluke Corporation vs. Registrar of Trademarks heeft de appellant beroep aangetekend tegen het bevel van verweerder bij het Hooggerechtshof van Delhi om het betwiste bevel terzijde te leggen, waarbij hij de afwijzing van hun handelsmerkaanvraag voor het merk 'DATAPAQ' op grond van sectie 9(1)(b) van de Trade Marks Act, 1999. De voornaamste reden voor afwijzing was dat het merk als beschrijvend voor de waren en diensten werd beschouwd.

Procedurele geschiedenis

De handelsmerkaanvraag van appellant nr. 2354325, ingediend op 26 juni 2012 voor het merk 'DATAPAQ' in klasse 09, dwz “Wetenschappelijke, nautische, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (supervisie), reddings- en onderwijsapparatuur en -instrumenten; Apparaten voor het opnemen, overbrengen of weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, opnameschijven; Verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met muntinworp; kassa's, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparatuur”, werd afgewezen door de verweerder-registrar van handelsmerken via een bevel gedateerd 10 december 2018 op grond van artikel 9(1)(b) van de Trade Marks Act, 1999. Het relevante uittreksel van het bevel vindt u hieronder:

In de loop van de procedure heeft appellant zich bereid verklaard om het gebruik van het merk 'DATAPAQ' te beperken tot bepaalde goederen die verband houden met temperatuursystemen en temperatuurprofilering. Door appellant is een gewijzigde omschrijving van de goederen ingediend, waardoor in feite drie omschrijvingen zijn verwijderd, namelijk: • Elektronische dataloggersensoren, • Thermokoppelplaten en • Elektronische dataloggers, uit de oorspronkelijke aanvraag.

Probleem gepresenteerd

De voornaamste vraag in deze zaak is of het merk 'DATAPAQ' beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd.

Rechtsstaat

De Trade Marks Act, 1999, specifiek artikel 9(1)(b), bepaalt dat handelsmerken die beschrijvend zijn voor de goederen of diensten waarvoor ze zijn gedeponeerd, registratie moeten worden geweigerd, tenzij ze een secundaire betekenis hebben gekregen.

Beweringen van appellant

De appellant, Fluke Corporation, heeft aangevoerd dat het merk 'DATAPAQ' niet beschrijvend is en in aanmerking zou moeten komen voor merkbescherming. Ze wezen erop dat ze dit merk sinds 1985 gebruiken en het in verschillende landen, waaronder de VS, hebben geregistreerd. Ze benadrukten ook hun gebruik van soortgelijke merken die eindigen op 'PAQ', zoals COILPAQ, WICKETPAQ, MONOPAQ en andere, als onderdeel van een serie.

Beweringen van de verweerder

De Registrar of Trademarks stelde dat het merk 'DATAPAQ' beschrijvend is en moet worden afgewezen op grond van artikel 9(1)(b) van de Trade Marks Act, 1999. De redenering van de Registrar was beknopt en stelde dat het handelsmerk beschrijvend is, en dat daarom de het bezwaar op grond van artikel 9 blijft gehandhaafd.

Analyse en redenering

Bij het analyseren van de zaak heeft de rechtbank eerst gekeken naar de aard van het merk 'DATAPAQ' en de waren en diensten die het vertegenwoordigt. De rechtbank merkte op dat het merk werd gebruikt voor softwaresystemen voor temperatuurbewaking en temperatuurprofilering. Daarnaast had appellant andere merken die eindigen op 'PAQ' geregistreerd als onderdeel van een serie.

De rechtbank verwees naar eerdere uitspraken, zoals Bata India Ltd. tegen Chawla Boot House[1], waarin werd geoordeeld dat zelfs als een merk elementen bevat die beschrijvend kunnen zijn, het algemene onderscheidend vermogen van het merk en de omvang van het gebruik ervan in aanmerking moeten worden genomen. De rechtbank heeft ook aangehaald Disruptive Health Solutions v. Registrar of Trade Marks[2], waarin werd benadrukt dat beschrijvende merken kunnen worden geregistreerd als er een secundaire betekenis is vastgesteld.

In dit geval oordeelde de rechtbank dat het bezwaar van de griffier, gebaseerd op de beschrijvende aard, onhoudbaar was omdat er geen rekening werd gehouden met de vraag of het merk 'DATAPAQ' een secundaire betekenis had gekregen. De rechtbank hield rekening met het uitgebreide gebruik van het merk door de appellant en de registraties ervan in meerdere landen.

Vasthouden en beslissen

De rechtbank oordeelde in het voordeel van de appellant, Fluke Corporation. Het merk 'DATAPAQ' mocht worden gepubliceerd in het merkentijdschrift onder de volgende voorwaarden:

1. Er rust geen exclusiviteit op de woorden 'DATA' of 'PACK/PAQ' afzonderlijk.
2. De merkregistratie beperkt zich tot het woordmerk DATAPAQ als geheel.

De rechtbank verduidelijkte dat dit bevel geen invloed zou hebben op eventuele oppositieprocedures die tegen het merk van appellant zouden kunnen worden ingesteld.

Implicaties en betekenis

Deze zaak onderstreept hoe belangrijk het is om bij de beoordeling van merkaanvragen rekening te houden met het onderscheidend vermogen en de omvang van het gebruik. Beschrijvende merken kunnen nog steeds in aanmerking komen voor registratie als zij door gebruik en erkenning op de markt een secundaire betekenis hebben gekregen. De beslissing in deze zaak schept duidelijkheid over de inschrijving van merken met beschrijvende elementen en benadrukt de noodzaak van een grondig onderzoek van de omstandigheden rond elke aanvraag.

Conclusie

De zaak Fluke Corporation vs. Registrar of Trademarks fungeert als een waardevol precedent in het merkenrecht en bevestigt opnieuw het principe dat beschrijvende merken kunnen worden geregistreerd als ze een secundaire betekenis hebben gekregen. De beslissing van de rechtbank benadrukt het belang van het in aanmerking nemen van het algehele onderscheidend vermogen en het uitgebreide gebruik van een merk bij het bepalen of het in aanmerking komt voor merkbescherming. Deze casusanalyse biedt een uitgebreid overzicht van de juridische procedures en redeneringen die hebben geleid tot de gunstige uitkomst voor appellant, Fluke Corporation.

[1] CS (COMM) 110/2019, besluit van 16 april 2019

[2] CA (COMM.IPD-TM) 133/2022, besluit van 8 juli 2022.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://www.theippress.com/2023/11/09/trademark-triumph-fluke-corporations-victory-in-the-datapaq-case-analysis/