Dit bericht is het eerste van vier over de beslissing van Smith J in Lidl en nog een tegen Tesco & ander [2023] EWHC 873 (Ch). Het zal zich richten op de onderdelen van artikel 10(3) van inbreuk op het handelsmerk van het vonnis en de mogelijke gevolgen die dit kan hebben voor rechthebbenden.

De bevindingen van de Rekenkamer:

• van inbreuk op het auteursrecht door Tesco (inclusief de ongunstige conclusie getrokken door Smith J na het besluit van Tesco om geen bewijsmateriaal van zijn ontwerpbureau op te nemen);
• van misbruik maken tegen Tesco, gebaseerd op Tesco's verkeerde voorstelling van zaken dat haar goederen dezelfde prijs hadden als die van Lidl, in plaats van verwarring tussen de merken; En
• tegen Lidl wegens registratie te kwader trouw en poging tot "evergreening" van zijn Woordeloze Merk,

zijn ook opmerkelijk en zullen in de resterende series worden onderzocht.

Achtergrond

Lidl beweerde onlangs dat Tesco's gebruik van een grafisch apparaat met een blauwe vierkante achtergrond en een gele cirkel voor zijn Clubcard-schema neerkwam op artikel 10(3) TMA-inbreuk op zijn merken (de "Lidl-merken") - oneerlijk profiteren van de reputatie ontwikkeld in de Lidl Marks, als een "discounter" supermarkt die waarde biedt. Het beweerde verder inbreuk op het auteursrecht en passiviteit.

Tesco antwoordde daarop dat sommige van de Lidl-merken ongeldig waren op grond van kwade trouw, niet-gebruik en gebrek aan onderscheidend vermogen.

Inbreuk op het handelsmerk

De CCP Signs en het Lidl 'Mark with Text' werden als voldoende vergelijkbaar beschouwd vanuit het oogpunt van een gemiddelde consument. Ondanks het significante verschil tussen de woorden "Tesco" en "Lidl" die op de merken werden gebruikt, werd geoordeeld dat deze verschillende teksten niet het effect hadden van 'het uitdoven van de sterke indruk van gelijkenis die wordt overgebracht door hun achtergronden in de vorm van de gele cirkel, zittend in het midden van het blauwe vierkant.

Het door Lidl aangevoerde substantiële bewijs werd voldoende geacht om een ​​verband tussen het merk met tekst en de CCP-tekens vast te stellen, waarbij verwarring/associatie over zowel oorsprong als prijsovereenkomst werd gevonden. Er is geen subjectieve intentie gevonden namens Tesco om opzettelijk oneerlijk voordeel te halen of mee te liften op de reputatie van Lidl, aangezien Tesco simpelweg zijn eigen agenda promootte, maar dit is niet nodig voor een bevinding van s.10( 3) inbreuk.

Smith J was van mening dat het gebruik van de CCP-tekens had geleid tot afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk met tekst, zoals blijkt uit het feit dat Lidl gedwongen was om 'ontwijkende' maatregelen te nemen in de vorm van corrigerende reclame. Tesco zou verder misbruik hebben gemaakt van de reputatie van de Lidl-merken voor een lage prijs.

Tesco slaagde er vervolgens niet in een gegronde reden aan te tonen met haar argument dat het het recht had om een ​​combinatie van gele en blauwe kleuren te gebruiken, aangezien geel gewoonlijk door supermarkten werd gebruikt als heldere, opvallende bewegwijzering en blauw zijn eigen livreikleur is. Dit argument was echter niet bevredigend voor de Rechter, die stelde dat juist die kenmerken die in combinatie worden gebruikt specifiek zijn voor de Lidl-merken. Als zodanig werd vastgesteld dat Tesco het merk met tekst had geschonden overeenkomstig artikel 10(3) TMA, waarbij deze bevinding in alle materiële opzichten ook voor het woordloze merk werd herhaald.

Conclusie

Hoewel dit geen lookalike-claim was per se, deze uitspraak is om een ​​aantal redenen nuttig voor rechthebbenden, niet in de laatste plaats het feit dat Lidl, als kopiist van seriële verpakkingen, in de toekomst mogelijk zijn eigen positieve rechterlijke uitspraak tegen zich zal laten gebruiken. Smith J's bevindingen dat kleur en vorm de belangrijkste kenmerken waren van de Lidl-merken, waarbij het woord 'Lidl' minder een onderscheidende factor was, zijn inderdaad van onschatbare waarde voor degenen die lookalike-claims nastreven en ondersteunen de conclusies van een recent gedragswetenschappelijk literatuuronderzoek in opdracht van Stobbs over de psychologie van lookalikes. Dit is goed nieuws voor FMCG-merken en een eigen doel voor Lidl.

Deze zaak is ook een les in het stroomlijnen van uw claim vanaf een vroeg stadium, waarbij ongeveer £ 2.35 miljoen aan juridische kosten is uitgegeven, waarbij Lidl verschillende claims parallel heeft ingediend, waarvoor substantieel bewijs door beide partijen moet worden aangevoerd. Lidl had kunnen zijnLidl op prijs” als het zijn pleidooi gewoon had beperkt tot s.10(3) TMA-inbreuk, alleen vertrouwend op de overvloed aan verzameld bewijsmateriaal op sociale media om hetzelfde resultaat te bereiken.

_____________________________

Om ervoor te zorgen dat u geen regelmatige updates van de Kluwer Trademark Blog mist, kunt u zich abonneren hier.

Kluwer IE-recht

De 2022 Future Ready Advocaten-enquête toonde aan dat 79% van de advocaten denkt dat het belang van juridische technologie volgend jaar zal toenemen. Met Kluwer IP Law kunt u navigeren in de steeds mondialer wordende praktijk van IE-recht met gespecialiseerde, lokale en grensoverschrijdende informatie en tools vanaf elke gewenste locatie. Ben jij als IE-professional klaar voor de toekomst?

Leer hoe Kluwer IE-recht kan je ondersteunen.