Op 13 maart 2024 heeft het Gerecht (3^rd en 7^th Chamber) heeft twee uitspraken gedaan over zwakke merken in de zin die de meeste merkenbeoefenaars toejuichen, namelijk het toekennen van beschrijvende elementen aan merken slechts in beperkte mate. minimale beschermingsomvang. In beide gevallen leidde dit ertoe dat het Gerecht de beslissingen bevestigde van de Vijfde Kamer van Beroep van het EUIPO, die geen verwarringsgevaar had vastgesteld – in beide gevallen in strijd met de beslissingen van de oppositieonderzoekers in eerste aanleg. In 2023 zagen we al een aantal vergelijkbare beslissingen, hoewel het aantal tegenstrijdige beslissingen ongeveer zo groot was dat er niet echt een trend kon worden waargenomen die afweek van het overbeschermen van zwakke punten op EU-niveau (zie de terugblik op de jurisprudentie van het Gerecht uit 2023 hier). Wat dat betreft gaat 2024 veelbelovend van start!

In één zaak (T-117/23) werden het Duitse merk PARIS BAR en de Gemeenschapsmerkaanvraag BAR PARIS (niet verrassend, voor diensten van klasse 43) als volgt geconfronteerd:

In de andere zaak (T-206/23) werd het Spaanse woordmerk “SANODIN”, beschermd in klasse 5 voor behandelingen van mondontstekingen, aangehouden tegen de Gemeenschapsmerkaanvraag “sanoid”, aangevraagd voor waren en diensten in meerdere klassen (waaronder klasse 5) met betrekking tot cannabisproducten:

In de zaak BAR PARIS begon het Gerecht zijn analyse door de dominante en onderscheidende elementen van de litigieuze merken vast te stellen, besprak dit in niet minder dan 22 paragrafen en concludeerde (in § 50) dat geen van de elementen van de litigieuze merken dominant was of meer onderscheidend dan de anderen. Dit kan verrassend zijn, vooral met het oog op het oudere Duitse merk dat hoofdzakelijk bestaat uit de – slechts licht gestileerde – woorden “PARIS BAR”. Hoe het ook zij, deze conclusie heeft het Hof er niet van weerhouden verwarringsgevaar te ontkennen op grond van het “zeer zwakke onderscheidend vermogen” van de woordelementen. Het stelde uitdrukkelijk dat de fonetische en conceptuele overeenstemming tussen de merken uitsluitend berustte op de zwakke woordelementen, zodat de beeldelementen een groter gewicht wonnen (§ 100), en dat de visuele verschillen de consument in staat stelden duidelijk onderscheid te maken tussen de tekens “tegen de achtergrond van het zeer zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk” (§ 101).

In de zaak Sanoid behandelde het Gerecht eerst uitgebreid (§§ 27 – 86) de soortgelijkheid van de waren en diensten – de bestreden aanvraag had betrekking op een breed scala aan waren en diensten, waarvan een groot aantal duidelijk verschillend waren van behandelingen voor mondontstekingen ( bijvoorbeeld de klassen 31, 32, 35, 41), maar werden allemaal individueel door het Hof aangesproken. Deze sectie bevat enkele interessante uitspraken, maar deze vormen niet de focus van dit blogartikel.

Vervolgens richtte het Hof zich op de vergelijking van de merken – te beginnen met de beoordeling van dominante en onderscheidende elementen. Hier moet worden opgemerkt dat “sano” in het Spaans niets anders betekent dan “gezond”, en dat het oudere merk SANODIN een Spaans merk was, zodat het begrip van het Spaanse publiek er toe deed. Dit bracht de WG ertoe te verklaren dat het relevante publiek zich zou concentreren op de uitgangen “DIN” en “id” gezien de beschrijvende aard van “sano” (§ 99). Dit legde de basis om de visuele en fonetische overeenkomsten die voortkomen uit het samenvallende element ‘sano’ in geringe mate te beschouwen, en de conceptuele overlap als irrelevant – wat allemaal leidde tot het ontbreken van verwarringsgevaar.

De oordelen zijn verfrissend helder en de conclusies zijn verstandig. Hopelijk blijft het verstand de boventoon voeren, zowel in Alicante als in Luxemburg!

_____________________________

Om ervoor te zorgen dat u geen regelmatige updates van de Kluwer Trademark Blog mist, kunt u zich abonneren hier.

Kluwer IE-recht

De 2022 Future Ready Advocaten-enquête toonde aan dat 79% van de advocaten denkt dat het belang van juridische technologie volgend jaar zal toenemen. Met Kluwer IP Law kunt u navigeren in de steeds mondialer wordende praktijk van IE-recht met gespecialiseerde, lokale en grensoverschrijdende informatie en tools vanaf elke gewenste locatie. Ben jij als IE-professional klaar voor de toekomst?

Leer hoe Kluwer IE-recht kan je ondersteunen.