We weten allemaal dat zeer bekende merken een soort "universele" bescherming genieten voor (bijna) alle waren en diensten. Voor alleen "gemiddelde" bekende merken hangt de drempel van noodzakelijke nabijheid echter af van hoe bekend het merk is, van de gelijkenis van de merken en van het soort letsel.

Achtergrond van de zaak

In een recente oppositiezaak had de Hogere Regionale Rechtbank Wenen ("HRC") de zeldzame gelegenheid om enig licht te werpen op de beschermingsomvang van het bekende handelsmerk "PUMA" in vergelijking met een soortgelijk aangevraagd merk totaal verschillende goederen (beslissing van 22.03.2023, zaak 33 R 80/22k). Puma's eerdere Gemeenschapsmerk (hierboven afgebeeld) dekt (onder andere) en gebruik is bewezen voor, sportschoenen, sportkleding en accessoires in klasse 25. De Oostenrijkse aanvraag voor “PUMA Multipower' van het Duitse bedrijf Agrowelt GmbH claimde bescherming voor een breed scala aan waren in de klassen 7 en 12 (machines, werktuigmachines, graafmachines, bulldozers, landvoertuigen, inclusief hefwerktuigen en verreikers, zien: https://puma-multipower.de/). Puma claimde zowel verwarringsgevaar als reputatieclaims.

Het Oostenrijkse octrooibureau had ontslagen de oppositie. Ondanks de erkenning van de gelijkenis van de merken en de reputatie van PUMA, hield het de goederen vast ongelijk in het algemeen en geheel andere doeleinden dienen. Het relevante publiek zou elkaar niet overlappen, dus geen misbruik van reputatie.

De redenering van de Hogere Regionale Rechtbank (HRC)

De HRC handhaafde de oppositie op basis van reputatie. Het beschouwt het oudere merk als zijnde zeer bekend in de Europese Unie: PUMA had bewezen uitgebreid gebruik en een mate van publieke erkenning van 82% in Duitsland, een hoog marktaandeel en advertentie-uitgaven in Oostenrijk en in de EU).

Volgens de HRC, zo'n bijzonder hoog bewustzijn van een merk kan verder reiken dan het publiek waarop het merk zich daadwerkelijk richt, en hoe duidelijker en "onvervalst" het oudere merk wordt overgenomen als onderdeel van het jongere teken [dwz hoe meer het jongere teken lijkt], hoe waarschijnlijker het is dat het publiek, geconfronteerd met dat jongere merk, zou het opvatten als een referentie op het bekende merk van de opposant en diens bedrijfsnaam, zelfs voor waren en/of diensten waarvoor het oudere merk niet algemeen bekend is, en zou dus associëren de merktekens in conflict.

De HRC vindt ook een overlapping van het relevante publiek: De sportartikelen van het oudere merk zijn gericht op eindconsumenten, en het publiek dat wordt aangesproken door de waren van klasse 7 en 12 van het jongere merk zal tegelijkertijd ook consumenten van sportartikelen zijn. Omdat de bekendheid van het PUMA-merk bij consumenten zo hoog is, zullen zij ook op de hoogte zijn van het oudere PUMA-merk wanneer ze worden geconfronteerd met PUMA Multipower-machines. Aangezien de merken sterk op elkaar leken, zou het publiek dat wel doen een verband leggen tussen ook met betrekking tot niet-soortgelijke goederen.

Van de gronden onder artikel 9, lid 2 VGM, had Puma aangevoerd dat het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het oudere Gemeenschapsmerk.

De HRC richtte zich op het laatste: onterecht profiteren van onderscheidend vermogen omvat aantasting van het onderscheidend vermogen en de reclamekracht van het merk. De inbreukmaker gebruikt een bekend merk om de aandacht van het publiek op zichzelf en zijn product te vestigen en zo een communicatief voordeel te behalen, zonder dat hij daar zelf moeite voor hoeft te doen.

Het is vaste jurisprudentie in Oostenrijk (4 Ob 19/21d – Absoluut, 17 Ob 15/09v – Stiermarken), dat bij het gebruik van een identiek of soortgelijk teken oneerlijke motieven kunnen zijn uitgegaan van vanwege de voor de hand liggende mogelijkheid om de aandacht voor bekende merken uit te buiten. Het uitbuiten van het onderscheidend vermogen van een beroemd merk wijst dus op onwettigheid, tenzij de inbreukmaker specifieke rechtvaardigende omstandigheden kan aantonen. De HRC vond de bewering van de registrant dat het "Puma"-element in zijn merk verwees naar de oude INKA-mythologie niet overtuigend. Evenmin kon de registrant zich beroepen op een langdurig eigendomsrechtelijk gebruik van zijn merk, onafhankelijk van Puma. De oppositie werd dus reeds op die grond gegrond verklaard, misbruik van de bekendheid werd niet onderzocht.

Discussie

Wat ontbreekt in de vergelijking is een verklaring over Waarom or hoe het jongere merk werd gebruikt om uit te buiten (bijv. in de Absoluut zaak verwees de Hoge Raad naar het gebruik van een sterk gelijkend ontwerp, en in de Stiermarken zaak, de parodie-achtige toespeling, zij het op een uitbuitende manier), en hoe dit een rol speelt bij de algehele beoordeling van de zaak (vereiste, waarop de EU-jurisprudentie regelmatig de nadruk legt, bijv. C‑252/07 – Intel, punten 41, 42 of C‑552/09 – TiMiKinderjoghurt, punt 56). Per saldo lijkt het resultaat echter correct.

Als gevolg hiervan moeten aanvragers van handelsmerken in Oostenrijk oppassen met het adopteren van bekende merken met een brede publieke erkenning onder consumenten in de EU, zelfs voor ongelijksoortige goederen die gericht zijn aan een professioneel publiek.

_____________________________

Om ervoor te zorgen dat u geen regelmatige updates van de Kluwer Trademark Blog mist, kunt u zich abonneren hier.

Kluwer IE-recht

De 2022 Future Ready Advocaten-enquête toonde aan dat 79% van de advocaten denkt dat het belang van juridische technologie volgend jaar zal toenemen. Met Kluwer IP Law kunt u navigeren in de steeds mondialer wordende praktijk van IE-recht met gespecialiseerde, lokale en grensoverschrijdende informatie en tools vanaf elke gewenste locatie. Ben jij als IE-professional klaar voor de toekomst?

Leer hoe Kluwer IE-recht kan je ondersteunen.