Op de dag van 29 juli 2021 verheugden de mensen van Lindt & Sprüngli Group zich, want Pasen (konijntjes) waren gered. Deze verklaring was een verwijzing naar: de beslissing van het Duitse federale gerechtshof (BGH) waarin werd besloten dat de "goudkleurige" folie die werd gebruikt om chocoladepaashaasjes te verpakken, gemaakt door de Zwitserse chocolademaker Lindt & Sprüngli Group, recht had op merkbescherming. De afbeelding van het konijn is zoals hieronder.
Om de context kort samen te vatten: het geschil voor het BGH was een beroep op merkinbreuk door een concurrent, het Duitse bedrijf Heilemann. Dit bedrijf bracht chocoladekonijntjes op de markt, een beroemd dessert, vooral rond Pasen, in een gouden kleur vergelijkbaar met die van de Lindt Gold Bunny. In 2018 werd Lindt op de hoogte van de praktijk van de concurrent en het misbruik ervan en spande een vordering in bij de districtsrechtbank van München. Het beroept zich op niet-geregistreerde merkrechten die in de goudkleurige folie bestaan door middel van gebruik (volgens artikel 4, lid 2, van de Duitse merkenwet) in plaats van geregistreerde merkrechten. Sectie 4 van de Duitse merkenwet voorziet in de opbouw van merkbescherming en clausule (2) stelt dat 'gebruik van een teken in de handel voor zover het teken in de betrokken handelskringen publieke erkenning als handelsmerk heeft verkregen; zou leiden tot merkbescherming'.
De rechtbank van München oordeelde in het voordeel dat Lindt hun niet-geregistreerde handelsmerkrechten in de gouden kleur van folie handhaafde, gebaseerd op de publieke perceptie van de kleur die de oorsprong aangeeft en het toerekenbare onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik en reclame door de jaren heen. Tegen deze beslissing werd echter beroep aangetekend bij de Hogere Regionale Rechtbank van München, die de beslissing van de Districtsrechtbank vernietigde en opmerkte dat "abstracte kleurmerken niet kunnen worden beschermd als handelsmerken op grond van artikel 4, lid 2, maar als gebruiksmerken, op voorwaarde dat ze voldoende bezoekersaantallen hebben bereikt. ”. De Hogere Regionale Rechtbank was van de view dat de gouden kleur niet de vereiste reputatie had gekregen om hem bescherming te geven, aangezien de kleur niet werd gebruikt als hun "huismerk" voor een grote verscheidenheid aan goederen, maar alleen voor een bepaald chocoladekonijntje. De BCG oordeelde echter dat de eisers voldoende markterkenning hadden verkregen. Verder was het niet nodig om het verkeer te baseren op de kleur die de huiskleur is of op alle producten van het bedrijf te worden gebruikt, en het beroep met betrekking tot merkinbreuk werd teruggestuurd naar de Hogere Regionale Rechtbank. Wat interessant is om op te merken is dat de rechtbank het andere ontwerpelement in de Lindt Gold Bunny heeft erkend, zoals het zittende konijn, de rode kraag met een gouden bel en het opschrift 'Lindt Gold Bunny', maar de extra ontwerpelementen vormen geen belemmering voor het gebruik van gouden kleur als merkteken. Met andere woorden, de kleur werkt als herkomstaanduiding voor het relevante publiek, ook in combinatie met de andere designelementen. De strategie van de raadslieden was nogal onconventioneel, aangezien Lindt handelsmerkregistraties heeft voor zowel de gouden vorm van het konijntje (onder registratienummer 30642479) als de bovenstaande afbeelding (onder registratienummer 30642480) in Duitsland. Wat de verwarring in dit geval vergroot, is de uitspraak van de Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) uit 2012, waarin werd geoordeeld dat het handelsmerk voor de vorm en het opstaan van het gouden konijn onderscheidend vermogen miste.
Globaal verloop: de internationale positie van kleur
De argumenten tegen het toestaan van een dergelijke merkregistratie zijn dat merken in één kleur moeilijk te beschrijven zijn of niet voldoen aan het vereiste van grafische voorstelling en onderscheidend vermogen missen om als merk te worden erkend. Bovendien kan de toekenning van handelsmerken in één kleur ten gunste van een eigenaar de keuze van de concurrent voor aantrekkelijke kleurenschema's in gevaar brengen, aangezien het kleurenspectrum niet oneindig is. De inschrijfbaarheid van eenkleurige handelsmerken, hoewel niet expliciet erkend, kan worden geïnterpreteerd met behulp van artikel 15: Beschermbaar onderwerp (van handelsmerken) van de Overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) inzake handelsgerelateerde aspecten van intellectuele-eigendomsrechten (TRIPS) dat voorziet in "elk teken dat de waren/diensten van de ene onderneming kan onderscheiden van die van een andere" en in de meeste gevallen moet het teken visueel waarneembaar zijn. In gevallen waarin het teken intrinsiek niet in staat is om de relevante waren/diensten te onderscheiden, zou de inschrijvingsmogelijkheid afhangen van "door gebruik verkregen onderscheidend vermogen". Eigenlijk, de module over handelsmerken van de gids voor de TRIPS-overeenkomst legt uit hoe het traditionele concept van handelsmerken zich verbreedt tot kleur, aangezien "terwijl de meeste handelsmerken woordmerken, grafische symbolen, labels of logo's zijn, er registraties zijn geweest van ... kleuren (zoals magenta kleur van Deutsche Telekom)".
Hoewel er rechtszaken zijn waarin de geldigheid van handelsmerken in één kleur wordt betwist, zijn verschillende eigenaren erin geslaagd om registraties voor hetzelfde te verkrijgen. Populaire voorbeelden hiervan zijn Canary Yellow (Pantone 601C) van 3M Company voor hun post-its (Toepassingsnummer 000655019 in de Europese Unie), Robin's Egg Blue (PMS 1837) op naam van Tiffany & Company voor hun dozen en tassen (WIPO-aanvraag nr. 1208903), Bruin (PMS 476C) voor United Parcel Service (Toepassingsnummer 000962076 in de Europese Unie) en Rood (Pantone 18‑1663TP) voor schoenzool op naam van Christian Louboutin (Toepassingsnummer 3414903 in Frankrijk). De geldigheid van de roodgekleurde schoenzool als merk wordt vaak betwist zoals in het geval van: Christian Louboutin SAS tegen Van Haren Schoenen BV waar de vraag was of de
applicatie maakte duidelijke verwijzingen naar de vorm en de kleur van de zool binnen één applicatie.
Hint of Tint: wat gebeurt er in Europa?
Laten we eens specifiek naar enkele gevallen van Europa kijken. De wettelijke bepaling die naast de nationale wetgeving van belang is, is de Handelsmerkenrichtlijn 2008/95/EG welke onder Artikel 2: Tekens waaruit een merk kan bestaan bepaalt: „Een merk kan bestaan uit alle tekens die grafisch kunnen worden weergegeven, met name woorden, waaronder persoonsnamen, tekeningen, letters, cijfers, de vorm van de waren of hun verpakking, op voorwaarde dat deze tekens de waren of diensten van de ene onderneming van die van andere ondernemingen en onder Artikel 3: Gronden voor weigering of nietigheid bepaalt dat "een merk de inschrijving kan worden geweigerd of nietig kan worden verklaard wanneer - (a) tekens geen merk kunnen vormen of (b) wanneer merken onderscheidend vermogen missen."
In het historische geval van Libertel Groep BV tegen Benelux-Merkenbureau, de vraag voor het Europese Hof van Justitie (HvJ), in 2003, was: of een enkele kleur (in dit geval de kleur oranje voor telecommunicatie) als handelsmerk kan worden beschermd en hoe de kleur op de aanvraag grafisch kan worden weergegeven , voor de registratie daarvan. Er werd geoordeeld dat kleuren een teken konden vormen, afhankelijk van de context en om te voldoen aan de grafische voorstellingsvereiste die vaak wordt genoemd in wetgevingen/verdragen inzake handelsmerken – een staal van de kleur gecombineerd met een beschrijving in woorden van die kleur of een kleuraanduiding met behulp van internationaal erkende identificatie code zou in aanmerking komen. In deze zaak was het HvJ echter ook van mening dat het verlenen van registraties voor één kleur de beschikbaarheid van kleuren voor andere handelaren onnodig zou beperken, aangezien het aantal beschikbare kleuren beperkt is. De criteria van de Libertel-zaak worden in Europa nog steeds genoemd als het gaat om enkelkleurige merktekens.
Gezien onze discussies rond Lindt, zou het relevant zijn om een andere chocolatier te bespreken - Cadbury. In het geval van Société Des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Limited, werd Cadbury's eenkleurige handelsmerkaanvraag in de schaduw van paars (Pantone 2685C) uitgedaagd door zijn concurrent, Nestlé. Het Hof van Beroep baseerde zijn redenering op de vraag of de eenkleurige merken een teken zouden vormen en grafisch zouden worden weergegeven, aangezien het onconventionele merken betreft. Er werd geoordeeld dat de aanvraag van Cadbury niet kan worden ingeschreven omdat de beschrijving van het merk vatbaar is voor verkeerde interpretatie. De beschrijving van het merk luidde als 'de kleur die op het gehele zichtbare oppervlak wordt aangebracht of de overheersende kleur is die wordt aangebracht op de verpakking van waren'. Om nader uit te werken, probeerde Cadbury in één aanvraag niet alleen het gebruik van het iconische paars dat volledig en op een geïsoleerde manier werd aangebracht te beschermen, maar ook voor het beschermen van verpakkingen waar deze paarse tint 'overwegend' voorkomt en dit was wat de rechtbank verontrustte. Nestlé was succesvol in deze oproep, aangezien het toestaan van een aanvraag die "de specificiteit, helderheid en precisie van de visuele verschijning ontbeerde, in strijd zou zijn met het beginsel van zekerheid en in strijd zou zijn met het beginsel van eerlijkheid door de concurrenten van Cadbury te benadelen". In deze zaak had de rechtbank opgemerkt dat, hoewel eenkleurige merken die onderscheidend vermogen hebben verkregen, als tekens kunnen worden beschermd, zij moeten voldoen aan de criteria van duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en doel van de persoon en dat het niet voldoende is om de kleur op papier te reproduceren, terwijl verwijzing naar een geschikte code dat wel kan zijn. Na de uitkomst van deze uitspraak met betrekking tot de merkaanvraag van 2004, probeerde Cadbury registratie over het merk te verkrijgen door de beschrijving ervan te wijzigen om het 'prominente' bit te verwijderen, maar hetzelfde was niet succesvol (Cadbury v. The Comptroller General of Patents, Designs & Trademarks). Daarna besloot Cadbury ook om zijn handelsmerk uit 1995 te laten vallen, zich realiserend dat het niet-afdwingbaar was en voortaan, vertrouwden op niet-geregistreerde merkrechten voor handhaving.
Sakshi Sharma
Auteur
Sakshi is een praktiserende advocaat op het gebied van intellectueel eigendom die heeft gewerkt als procesmedewerker bij een toonaangevend IE-advocatenkantoor. Ze heeft verschillende nationale en internationale cliënten geadviseerd over controversiële en niet-controversiële aangelegenheden op het gebied van handelsmerken, auteursrechten, modellenrecht en GA-recht en daarnaast raakvlakken van intellectueel eigendomsrecht met reclame-, consumentenbeschermings- en informatietechnologierecht. Ze is afgestudeerd aan de Gujarat National Law University.
