Introductie

In een recent geval Tata Sia Airlines v. Vistara huishoudelijke apparaten[1], heeft de divisiebank van het Hooggerechtshof van Delhi bepaald dat loutere kennis van het merkteken van de appellant voldoende is om kwade trouw vast te stellen. In dit casuscommentaar zal worden betoogd dat a) de drempel voor het vaststellen van oneerlijkheid zeer laag is vastgesteld en dat de gedaagde zijn merk niet op oneerlijke wijze heeft geregistreerd, en b) het merk van de gedaagde aansprakelijk was voor de uitzondering van gelijktijdig eerlijk gebruik.

Feiten van de zaak

De appellant, een joint venture tussen TATA Sons en Singapore Airlines die een grote luchtvaartmaatschappij exploiteert onder het merk 'VISTARA', gebruikt het merk sinds 2014. VISTARA komt van de Sanskrietterm 'Vistaar' voor 'onbegrensde mogelijkheden' en het Hooggerechtshof heeft dit verklaard een bekend merk. Appellant maakt veel reclame voor VISTARA op zijn website, app en advertenties en wint prijzen als erkenning voor de diensten van het merk. VISTARA beschikt over handelsmerkregistraties over verschillende klassen en over de hele wereld heen, die het willekeurige en onderscheidende logo bedekken.

In september 2020 ontdekte de appellant dat de respondenten VISTARA zonder toestemming gebruikten voor de naam, het domein, de logo's en de apparaatmerken van hun bedrijf voor huishoudelijke apparaten. Respondenten verkochten sinds december 2018 huishoudelijke apparaten onder het VISTARA-apparaatmerk online en op sociale media. Ondanks lasten- en stopzettingsbevelen in september 2020 en maart 2021 reageerden de respondenten niet. Dit heeft ertoe geleid dat de appellant een inbreukprocedure heeft aangespannen en de onderhavige zaak heeft afgewezen.

• Argumenten voor de rechtbank
• Appellant

De appellant voerde aan dat het gebruik door de respondenten van het merk “VISTARA” voor huishoudelijke apparaten tot verwarring bij de consumenten leidde en aanzienlijke schade aan de zaken en de goodwill van de appellant veroorzaakte, en dat de adoptie van het betwiste merk door de verweerders geen rechtvaardiging heeft en oneerlijk van aard is. , waardoor het handelsmerk “VISTARA” verwatert. Appellant is de eerdere adoptant en gebruiker van het handelsmerk “VISTARA”, dat tot algemeen bekend merk is verklaard. De concurrerende merken stemmen fonetisch overeen. De inschrijving van het betwiste merk is ongeldig verkregen op grond van artikel 9[2] en 11[3] van de Handelsmerkenwet, waardoor het Hof de bevoegdheid krijgt om voorlopige bevelen uit te vaardigen waarbij verweerders in bedwang worden gehouden. De appellant benaderde de rechtbank zonder enige vertraging, lach of berusting.

• Verweerder

De respondenten voerden aan dat er geen sprake is van overlijden, aangezien zij het merk binnen een jaar (2016) na verzoeker zijn gaan gebruiken. Zij betwistten dat zij voorzichtige maatregelen hadden genomen om ervoor te zorgen dat hun merk zich onderscheidde van het merk van de appellant, onder meer door het gebruik van verschillende kleurencombinaties, lettertypen, schrijfstijlen en algemene weergave. Ze wezen erop dat “VISTARA” geen bedacht of verzonnen woord is, maar een woord dat voorkomt in het Sanskriet. Zij voerden ook aan dat hun goederen geen verband houden met die van appellant, en dat zij geen ongeautoriseerde gebruikers zijn op grond van artikel 29 van de Merkenwet. Het betwiste merk is een beeldmerk vergeleken met het woordmerk van appellant.

Bewaring door de rechtbank(en)

Tribunaal

De rechtbank oordeelde dat de term “VISTARA” een woordenboekbetekenis heeft en dus niet door de appellant kan worden gemonopoliseerd. Het handelsmerk van appellant, “VISTARA”, wordt tot een algemeen bekend merk verklaard, maar wordt als irrelevant beschouwd omdat dit na de registratie van het merk van verweerder werd verklaard. De verweerders hebben het recht om het merk “VISTARA” te gebruiken voor goederen in de klassen 7, 9 en 11, aangezien de klanten, handelskanalen en industrieën van beide partijen verschillend en gemakkelijk te onderscheiden zijn.

Afdelingsbank van het Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof van Delhi verwierp het argument dat VISTARA een gebruikelijk woordenboekwoord is. Het woord lijkt alleen op het Sanskrietwoord “VISTAAR”. Appellant heeft het handelsmerk “VISTARA” bedacht[4] op basis hiervan en het gebruik door de respondent van hetzelfde woord “VISTARA” in plaats van “VISTARA” bewijst dat zij zich bewust waren van de waarde die eraan werd gehecht. De Trial Court heeft ten onrechte de opheffing van het verbod afgewezen op basis van het argument dat de verweerders het betwiste merk in verschillende klassen/producten hebben overgenomen en gebruikt.[5] De respondenten hebben nooit een overtuigende verklaring gegeven voor de keuze voor de naam VISTARA. De beweringen van de respondenten over contracten, bedrijfsnetwerken en mogelijk verlies van klanten ontberen bewijs. Zelfs als dit waar wordt aangenomen, kan oneerlijke adoptie niet worden beschermd op grond van artikel 12 van de Merkenwet.[6] De Division Bench oordeelde dat het gebruik van de gedaagde te kwader trouw was en verwarring op de markt zou veroorzaken.[7]

Analyse van de zaak

In deze zaak nam het Hooggerechtshof van Delhi een ander standpunt in dan de rechtbank. De rechtbank baseerde haar beslissing op het feit dat de klanten van beide bedrijven verschillend waren en niet in verwarring zouden raken door de fonetische gelijkenis van de merken, aangezien zij tot verschillende klassen behoorden. Het Hooggerechtshof kwam echter tot de conclusie dat de klassendiscriminatie en/of het klassenonderscheid niet relevant is wanneer de adoptie van het merk door een partij, zoals verweerder in deze zaak, inherent bedrieglijk is en besmet is door verdachte omstandigheden, zonder enige duidelijke rechtvaardiging. Het argument dat verweerder het merk heeft overgenomen terwijl het merk van appellant niet algemeen bekend was, is niet in aanmerking genomen. Het interessante punt in dit geval is dat de rechtbank de adoptie van de verweerder om drie redenen oneerlijk achtte:

1. Verweerder was op het moment van registratie op de hoogte van het merk van appellant.[8]
2. Om registratieproblemen te voorkomen heeft verweerder een beeldmerk geregistreerd in plaats van een woordmerk.[9]
3. Verweerder heeft geen plausibele reden opgegeven voor de adoptie.[10]

De auteur van dit artikel zal deze zaak vergelijken met andere uitspraken om te zien of de hier toegepaste maatstaf van oneerlijk bedrog hoger of lager is.

Kwade trouw en oneerlijkheid in handelsmerkzaken.

Het Hooggerechtshof van Delhi, in de zaak van Bpi Sports LLC versus Saurabh Gulati & Anr.[11]  heeft de kwestie van de adoptie te kwader trouw van een handelsmerk aangepakt op grond van sectie 11(10)(ii) van de wet[12]. Ze definieerden het als “oneerlijke praktijken die gepaard gaan met een gebrek aan goede trouw van de kant van de aanvrager jegens het Bureau op het moment van de indiening, of oneerlijke praktijken die gebaseerd zijn op handelingen die inbreuk maken op de rechten van een derde.” De rechtbank vervolgde verder met te zeggen dat oneerlijkheid, bedrog, de wens om iemand anders te misleiden of te bedriegen, en onrechtvaardige handelingen die inbreuk maken op de rechten van een derde doorgaans indicatief zijn voor kwade trouw.[13]

Bovendien heeft de Hoge Raad in de zaak van National Sewing Thread Co. Ltd. tegen James Chadwick and Bros. Ltd.[14] legde de test van bedrog/verwarring vast als “een vraag om te zien hoe een koper, die moet worden gezien als een gemiddelde man met een gewone intelligentie, zou reageren op een bepaald merk, welke associatie hij zou vormen door naar het merk te kijken, en in welk opzicht zou hij het merk verbinden met de waren die hij zou kopen.” De test werd verder bevestigd door het oordeel van het Hooggerechtshof in Nandhini Deluxe tegen Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Limited.[15] Op dezelfde manier hebben verschillende rechtbanken in andere zaken oneerlijkheid opgevat als een poging om de hoofden van het publiek te misleiden of verwarring te zaaien.[16]

Acties die neerkomen op bedrog en verwarring.

In Kamal Trading Co. en Ors. V. Gillette UK Ltd., Gillette UK Ltd.[17]klaagde een dochteronderneming van Gillette Company Kamal Trading Co. en anderen aan wegens het gebruik van het handelsmerk '7 O'CLOCK' op tandenborstels. Gillette en haar dochterondernemingen gebruikten het merk sinds 1913 wereldwijd voor scheerproducten en registreerden het in veel landen. In 1985 ontdekte Gillette dat Kamal Trading '7 O'CLOCK'-tandenborstels verkocht in India. Ondanks dat het een ander product is, voerde Gillette aan dat dit klanten in verwarring zou kunnen brengen door te denken dat het verband hield met hun gevestigde 7 O'CLOCK-scheermerk. De rechtbank was het daarmee eens en verwees naar Gillette's langdurige gebruik en registratie van het identieke handelsmerk voor aanverwante scheerproducten, en oordeelde dat het gebruik van Kamal Trading klanten waarschijnlijk zou misleiden.

Evenzo, in NR Dongre tegen Whirlpool Corporation[18]Het Amerikaanse bedrijf Whirlpool Corporation en het Indiase bedrijf TVS Whirlpool hebben een rechtszaak aangespannen tegen NR Dongre en anderen bij het Hooggerechtshof van Delhi. De beklaagden gebruikten het handelsmerk ‘Whirlpool’ in India om wasmachines te vervaardigen en te verkopen. Whirlpool beweerde dat zij eerdere rechten op het merk hadden en dat het over de grenzen heen een reputatie had, zodat zou worden aangenomen dat alle producten die onder de naam Whirlpool worden verkocht, door Whirlpool Corporation zijn gemaakt. De rechtbank oordeelde dat het handelsmerk Whirlpool een aanzienlijke reputatie en goodwill had verworven in India, en in de hoofden van Indiase consumenten en potentiële kopers sterk geassocieerd raakte, met name met de goederen van Whirlpool Corporation.

Toepassing van de normen die de rechtbanken in deze zaak hebben vastgesteld.

In de eerder genoemde gevallen probeerden de inbreukmakende partijen opzettelijk op oneerlijke wijze te profiteren van de goodwill van de eerdere gebruikers door soortgelijke producten te verhandelen. Op soortgelijke wijze zijn er veel gevallen geweest waarin de rechtbanken criteria hebben vastgesteld om bedrog vast te stellen. [19]

Bovendien, in de Cadila Gezondheidszorg[20] In deze zaak heeft de rechtbank factoren vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden met betrekking tot bedrog:

1. De aard van de merken 
2. De mate van gelijkenis tussen de merken 
3. De aard van de goederen waarop ze als handelsmerk worden gebruikt.  
4. De gelijkenis in de producten van de rivaliserende handelaren.
5. De klasse van kopers, hun opleiding, intelligentie en mate van zorg bij het kopen/gebruiken van de goederen
6. De wijze waarop de goederen worden gekocht of besteld
7. Alle andere relevante omstandigheden en mate van verschil tussen de concurrerende merken.

Als we deze criteria in ogenschouw nemen, is het enige geldige punt dat appellant kan maken dat er sprake was van fonetische gelijkenis, maar in dit geval is aan geen van de andere factoren voldaan. De verweerder heeft hier bescherming gezocht op grond van artikel 12[21], en had het moeten worden toegekend omdat ze het merk eerlijk hadden aangenomen.

In Londen Rubber Co.[22]Ondanks de fonetische gelijkenis heeft de rechtbank de verweerder nog steeds bescherming verleend op grond van artikel 10, lid 2[23], waarbij hij zei dat er geen wettelijke vereiste bestaat voor groot, substantieel gebruik. De rechtbank zei verder dat het volume de concurrentie niet hoeft te overtreffen, maar een echte, aanhoudende commerciële aanwezigheid moet tonen. De rechtbank heeft ook bijzondere omstandigheden aangevoerd die kunnen duiden op eerlijk gelijktijdig gebruik[24], en in de onderhavige zaken voldoet VISTARA Home Appliance daaraan.

De beslissing van de divisiebank in deze zaak roept om verschillende redenen zorgen op. In de eerste plaats hebben de betrokken goederen totaal geen verband met elkaar: het handelsmerk van gedaagde is exclusief voor huishoudelijke apparaten voor consumenten uit de lagere middenklasse, terwijl het merk van de eiser bestemd is voor vliegreisdiensten gericht op de hogere klasse. Er bestaat geen gelijkenis of verband tussen beide, waardoor elke mogelijkheid tot verwarring in de hoofden van de kopers wordt geëlimineerd. Ondanks dat de eiser een bekend merk draagt, is er geen bewijs van vervaging of aantasting als gevolg van de adoptie van de gedaagde.

De drempel die in dit geval is vastgesteld voor het vaststellen van oneerlijke adoptie en publieke misleiding lijkt ongebruikelijk laag vergeleken met gevestigde precedenten[25]. In deze eerdere uitspraken is een aanzienlijk hogere standaard toegepast voor het bewijzen van misleidende gelijkenis en inbreuk op handelsmerken. Het verbod werd in de eerste plaats verleend op basis van de kennis van de gedaagde over het merk, zonder rekening te houden met de pogingen van de verweerder om het merk te differentiëren, wat reden tot zorg is.

Conclusie

Ieder bedrijf, ongeacht zijn omvang en invloed, moet een redelijke vrijheid krijgen om te opereren zonder ongerechtvaardigde inmenging van niet-verbonden entiteiten. Deze uitspraak gaat hier echter tegenin en bevordert een onrechtvaardige machtsdynamiek. De respondenten hebben belangrijke maatregelen genomen om verwarring te voorkomen, wat vóór het uitvaardigen van het bevel had moeten worden erkend. Ondanks dat het merkteken van de appellant algemeen bekend was, had de rechtbank moeten overwegen dat dit ten tijde van de adoptie niet als zodanig werd herkend. Bovendien is er geen bewijs van enige schade, verwatering of aantasting die appellant heeft ervaren als gevolg van de adoptie van verweerder. Als dit precedent wordt gevolgd, zouden grote merken hun reclamekracht kunnen exploiteren om een ​​bekende status te verwerven en vervolgens rechterlijke bevelen tegen kleinere bedrijven kunnen eisen.

[1] 2023 SCC Online Del 3343

[2] De Merkenwet, 1999

[3] De Merkenwet, 1999

[4] ¶18

[5] ¶ 20

[6] ¶ 22

[7] De rechtbank kwam hoofdzakelijk tot deze conclusie op drie gronden: (a) sterkte: het merk van de eiser is een willekeurig merk dat het conceptueel sterk maakt; b) overeenstemming: het merk van de verweerder is 'fonetisch identiek' aan het merk van de eiser (Vistara en Vistara); en (c) kwade trouw: de eiser is de eerdere gebruiker, de gedaagde had kennis van het merk van de eiser en het merk van de eiser is algemeen bekend, waardoor de adoptie van de gedaagde oneerlijk is.

[8] ¶ 17

[9] ¶ 19

[10] ¶ 16

[11] 2023 SCC Online Del 2424

[12] De Merkenwet, 1999.

[13] Ibid.

[14] LUCHT 1953 SC 357.

[15] 2018 SCC Online SC 741.

[16] Kaviraj Pandit Durga Dutt Sharma tegen Navratna Pharmaceuticals Laboratories, [1965] AIR 980

[17] 1998 (8) PTC (Bom)

[18] 1996 PTC 16 (583) SC

[19] Nationale naaigaren co. Ltd tegen James Chadwick, Corn Products Refining Company tegen Shangrila Food Products Ltd., Campbell Products tegen John Wyeth.

[20] 2001 (2) PTC 541SC

[21] De Merkenwet, 1999.

[22] London Rubber Co. v. Durex Products, AIR 1963 SC 1882

[23] De Merkenwet, 1940.

[24] 1) De naam van het bedrijf en het product waren hetzelfde. 2) Het product is al geruime tijd op de markt. 3) De producten zijn verschillend voor zowel appellant als verweerder.

[25] Cadila Healthcare, NR Dongre en National Sewing Thread.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://www.theippress.com/2024/02/27/the-threshold-for-determining-dishonest-adoption-of-trademarks-revisiting-tata-sia-airlines-v-vistara-home-appliances/