In Deel I van deze 2-delige post besprak Amit Tailor de belangrijkste aspecten van het bevel van het Hooggerechtshof van Delhi in Allergan Inc. v. de Controller of Patents. In het verlengde van die discussie analyseert hij de volgorde vanuit de lens van eerdere beslissingen van het Hooggerechtshof van Delhi en maakt hij belangrijke opmerkingen met betrekking tot het algemeen belang.

Claimamendementen u/s 59(1): Verwarrend evoluerend landschap in India - Deel II

Amit kleermaker

Evoluerende 'amendementen' in India onder Nippon, Boehringer & Allegan

Uiteenlopende opvattingen over soortgelijke feiten

Afbeelding van hier

Zoals besproken in deel 1Vóór Allergisch, er zijn in ieder geval nog twee besluiten van de IPD van DHC, Nippon en Boehringer, waarin de bepalingen van toegestane claimamendementen u/s 59(1) werden behandeld. Als deze drie echter samen worden gelezen, lijken ze meer verwarring te scheppen dan enige duidelijkheid over de kwestie te verschaffen. De door hen vastgestelde ratio's zijn zo divers dat in een contradictoire procedure, zoals octrooivervolging of procesvoering, de tegenpartijen hun respectieve gekozen of gewenste posities kunnen kiezen op basis van een van hen, en er kan geen duidelijke conclusie worden getrokken.

In Boehringer, was de aanvraag oorspronkelijk ingediend met claims voor 'behandelingsmethode' (met behulp van DPP-IV-remmerverbindingen) die later werden gewijzigd in 'product' (bestaande uit dezelfde DPP-IV-remmers). De wijziging van 'methode' naar 'product' werd door de Octrooiraad verworpen en door de Rechtbank bekrachtigd.

In Allergan, ook werd de aanvraag ingediend met claims voor 'behandelingsmethode' (met behulp van 'implantaten' met een gespecificeerd afgifteprofiel) die later werden gewijzigd in 'product' (de 'implantaten' zelf). Ook hier werd de wijziging van 'methode' naar 'product' door de Octrooiraad verworpen, maar de Rechtbank vernietigde in deze zaak de uitspraak van de Octrooiraad en stond dergelijke wijzigingen toe.

dwz in grote lijnen waren de feiten van de twee zaken vergelijkbaar, het toepasselijke relevante statuut voor de twee was ook hetzelfde - Sec. 59, maar de beslissing van de twee rechtbanken is verschillend. In Boehringer zei het Hof categorisch dat “Als aanvragers dergelijke afgesplitste aanvragen mogen indienen op basis van openbaarmaking in de volledige specificatie, zonder zo uitvindingen wordt beweerd in bovenliggende applicaties, it zou de fundamentele regel van het octrooirecht verslaan dat wil zeggen, 'wat geen claim is, wordt afgewezen'...Artikel 59 maakt ook duidelijk dat amendementen buiten de kaders van de specificatie en claims zou niet toegestaan ​​zijn. Dit is de vaste rechtspositie, zoals ook door dit Hof in Nippon is geoordeeld” [para.31, cursivering toegevoegd].

Verrassend, Boehringer werd door geen van beide partijen aangehaald, ook niet door het Hof. Allergan, echter, citeerde een andere beslissing van dezelfde bank - Nippon, die ook werd aangehaald en waarop werd vertrouwd door Boehringer zoals hierboven. Maar ook hier trokken beide rechtbanken bijna tegenovergestelde obiter en ratio daaruit. Boehringer merkte dat op Nippon geoordeeld dat 'het de vaste positie van de wet is dat wijzigingen die buiten het bereik van (specificatie en) claims vallen, niet zijn toegestaan ​​u/s 59(1)' (punt 31 van Boehringer), Terwijl de Allergan Hof beweerde harmonieën te hebben gevonden met Nippon door te stellen dat wanneer de gewijzigde claims werden 'ondersteund' door de specificatie, "het zou een aanfluiting zijn (afwijzen) de beweert louter op grond van het feit dat de wijziging niet was toegestaan ​​op grond van artikel 59, lid 1. (par. 45-46 van Allergan).

. Boehringer had categorisch geoordeeld dat de vaste rechtspositie en het bezit van Nippon, was dat de wijzigingen die buiten de reikwijdte van de ingediende claims vallen ontoelaatbaar is u/s 59(1), dan is het vinden van een standpunt van Nippon, by Allergan, wat blijkbaar tegengesteld is aan dat van Boehringer, beweren dat dit een aanfluiting zou zijn, is lastig. Dit heeft de juridische positie in deze kwestie erg ingewikkeld gemaakt. We hebben nu drie besluiten met bijna tegengestelde standpunten over een kwestie en we staan ​​vierkant met praktisch geen duidelijke richtlijnen.

Posities u/s 59(1)

Het Hof in Allergan stond de amendementen toe met de redenering dat hetzelfde 'waren inderdaad bekendgemaakt in de volledige specificatie bij de oorspronkelijke claim. [punt 22]. De Rechtbank heeft herhaaldelijk inspanningen geleverd en opmerkingen gemaakt dat de gewijzigde claims voor de implantaten werden ondersteund door de specificatie. Daarbij ging het echter niet om de vraag of de implantaten in de specificatie waren vermeld, maar of de implantaten geheel binnen de reikwijdte van (ingediende) claims vielen.

Zoals hierboven al is besproken, is het zoeken naar ondersteuning in alleen de specificatie niet het juiste onderzoek u/s 59(1), onder de 'vaste' juridische positie over de kwestie. De juiste vraag zou zijn of de claims 'volledig binnen de reikwijdte van de claims vóór wijziging vallen en of deze worden ondersteund door de specificatie. 'Ondersteund door de specificatie' is noodzakelijk, maar niet de voldoende voorwaarde waaraan moet worden voldaan om een ​​wijziging van een claim toelaatbaar te maken u/s 59(1).

Afwijken van 'Gouden Regel' is problematisch

De Allergan Hof, onder verwijzing naar drie SC-voorrang, suggereerde dat "Letterlijke constructie met trouwe naleving van de duidelijke woorden van het statuut is ... niet langer de gouden interpretatieregel, die plaats heeft gemaakt voor het principe van doelgerichte interpretatie.” [para 30, interne citaten weggelaten] en merkte vervolgens op dat als de bepaling van Sec 59 wordt gelezen zoals voorgesteld door het Octrooibureau, wat ook de mening is van Boehringer en Nippon, zou het neerkomen op het creëren van een 'kunstmatig onderscheid' en 'discriminatie' (!) tussen claims en volledige specificatie, en tussen de amendementen op claims en volledige specificatie; en zou indruisen tegen het 'ethos en de filosofie' van de Octrooiwet.

Wanneer de taal van Sec 59, vooral de clausule (1), en de voorrang daarop, wordt zorgvuldig bekeken, er kan worden geconcludeerd dat er inderdaad een onderscheid is tussen de beschrijving en de claims; en het onderscheid is niet 'kunstmatig' maar in feite een feitelijk onderscheid dat bewust door de wetgevende macht is gemaakt, door specifieke en verschillende talen op te nemen, voor de wijziging van claims en van de specificatie. Voor een gedetailleerde discussie over deze positie, lees de Part-1 van de post over toegestane wijzigingen, met name onder het kopje 'Bepalingen van wijziging, van specificatie en van claims, onder de wet' - "Beweringen maken zeker deel uit van de specificatie zelf, maar toch zijn beide termen niet synoniem of uitwisselbaar, althans niet voor het doel van bovenstaande clausule ... het statuut heeft duidelijk twee verschillende elementen van een 'volledige specificatie' geïdentificeerd - de 'beschrijving ' en de 'beweringen'; en biedt blijkbaar verschillende standaarden voor amendementen op de twee.

Wanneer de wetgeving een duidelijk onderscheid heeft gemaakt tussen de 'beschrijving' en de 'claims' van een 'volledige specificatie', dan hetzelfde benoemen als 'kunstmatig' en 'discriminerend' om af te wijken van de 'gouden regel' en een alternatief te gebruiken interpretatie; en het laten uitvoeren van een handeling die niet uitdrukkelijk is toegestaan, of beter gezegd, die uitdrukkelijk is verboden, is zeker lastig.

Verstevigende innovatie versus onnodig voordeel: particulier belang versus algemeen belang

De Allergan De rechtbank redeneerde ook dat elke 'overmatig' beperkte of hypertechnische interpretatie (van Sec. 59) inventiviteit zou ontmoedigen, contraproductief zou zijn voor het doel van de Octrooiwet en een mogelijk inventieve uitvinding niet-octrooieerbaar zou maken. Helaas heeft de Rechtbank daarbij het doel van de Rijksoctrooiwet slechts vanuit één perspectief gewogen: de octrooiaanvrager, zonder rekening te houden met de andere belanghebbende in het octrooitaalgebruik, het publiek – de samenleving, de overheid, de eindgebruiker van de gepatenteerde producten, de concurrenten die hetzelfde/soortgelijke product in de branche leveren of kunnen leveren, enz.

De Octrooiwet voorziet niet alleen in de monopolistische rechten van de octrooiaanvragers en -houders die innovatie bevorderen, maar voorziet ook in de bescherming van de rechten en belangen van het publiek. Een van die publieke belangen is om duidelijkheid en zekerheid te hebben over wat er door een octrooi wordt (of zal) worden geclaimd. Om het publiek te vrijwaren van een eventuele onterechte 'uitbreiding van de reikwijdte' door een octrooiaanvrager, voorziet de wetgeving in bepaalde controles in de Octrooiwet; en een dergelijke bepaling is Sec. 59(1) die zou vereisen dat een claim zodanig wordt gewijzigd dat het de reikwijdte van de claim(s) niet uitbreidt.

Het toestaan ​​van een dergelijke introductie van 'nieuwe' claims op basis van 'description support' is in strijd met de eisen van 'openbare bekendmaking' & 'zekerheid' van de Rijksoctrooiwet. Het introduceren van nieuwe claims en het importeren van uitvoeringsvormen uit de specificatie in claims jaren na het daadwerkelijk indienen van de aanvraag, zou het algemeen belang frustreren om buiten het geclaimde onderwerp met duidelijkheid en zekerheid te werken om elk risico op inbreuk in de toekomst te vermijden.

Hoewel het Hof afwijkt van de Gulden Regel en de Doelgerichte Interpretatie (van Sec 59(1)) aanneemt om introductie van 'nieuwe' claim(s) of 'nieuw' onderwerp toe te staan ​​dat niet als zodanig werd geclaimd in de ingediende aanvraag, heeft alleen rekening gehouden met het privébelang van de octrooiaanvrager en heeft blijkbaar de bepaling(en) van algemeen belang van de Octrooiwet, zoals hierboven besproken, bijna volledig genegeerd; en het praktisch ongedaan maken van de wettelijk voorziene bescherming tegen een dergelijke reikwijdte-uitbreiding of de reikwijdtewijziging. Het is niet eens nodig om te vermelden, wanneer de twee – openbare en particuliere belangen, met elkaar concurreren, welke voorrang krijgt op de andere.

Het 'product' smaller dan 'gebruik' ervan?

Na te hebben geconcludeerd dat het de aanvrager niet mag worden verboden productclaims in te dienen door methodeclaims te schrappen, redeneerde het Hof verder dat de oorspronkelijke claims betrekking hadden op de 'methode van het gebruik van de implantaten' en de gewijzigde claims op 'de implantaten' zelf, dus de claims vielen niet buiten de reikwijdte van de oorspronkelijke claims en zouden toegestaan ​​moeten zijn u/s 59(1). Een dergelijke conclusie van de rechtbank wordt niet duidelijk ondersteund door de feiten van de zaak en de praktijk op het gebied van de uitvinding.

De onderzoeksautoriteiten over de hele wereld, waaronder verschillende ISA voor PCT-toepassingen, de USPTO en de IPO, hebben keer op keer geclassificeerde claims voor i) Product, ii) Proces voor bereiding van het genoemde product; en iii) Wijze van gebruik van het genoemde product, als afzonderlijke en afzonderlijke uitvindingen en heeft gevraagd om verkiezing/verdeling van de groep claims, indien meer dan één van deze groep claims in één aanvraag is opgenomen. Natuurlijk kunnen ze in bepaalde gevallen worden vergezeld door een enkel inventief concept, maar niettemin worden ze beschouwd als afzonderlijke uitvindingen in de zin van het concept 'Unity of Invention'.

Daarom, zonder in te gaan op de discussie of 'implantaat' binnen of buiten het bereik van 'gebruik van het implantaat' valt, hebben de twee claims betrekking op verschillende 'uitvindingen' zelf - ze zijn onderworpen aan verschillende octrooiclassificaties (bijv. Classificatie (IPC)). In het licht hiervan is het misschien niet eens praktisch om te suggereren of de reikwijdte van de ene opgaat in de andere, of dat de ene breder of smaller is dan de andere. De redenering van het Hof dat de 'Product'-claims niet buiten de reikwijdte van de 'Gebruik'-claims vielen, lijkt dus ongepast en misplaatst.

Slotwoord

Wanneer de afwijzingsbevelen van de Octrooiraad en de oordelen van de Rechtbank daarover in deze drie gevallen worden getoetst op hun lezing, interpretatie en/of behandeling van Sec 59(1) specifiek, dan kan worden geconstateerd dat de Octrooiraad lijkt bijna consequent één interpretatie te hebben aangenomen, namelijk dat de gewijzigde claims volledig binnen de reikwijdte van de claims moeten vallen (vóór wijziging of zoals ingediend) om toelaatbaar te zijn. Terwijl de Rekenkamer duidelijk flip-flop-posities lijkt te hebben ingenomen. De Boehringer en Nippon Rechtbanken hebben artikel 59, lid 1, zo geïnterpreteerd dat de gewijzigde claim(s) die vóór de wijziging niet binnen de claim(s) vielen, niet zal worden toegestaan, zelfs niet als deze op eerlijke wijze worden bekendgemaakt en worden ondersteund door de specificatie; Terwijl de Allergan De rechtbank heeft geoordeeld dat een dergelijke wijziging toelaatbaar is onder de 'Doelgerichte Interpretatie'- en de 'Geen schuld van de aanvrager'-doctrines (waarvan we hebben besproken dat ze niet vrij zijn van tekortkomingen).

Afwijking van de 'Gouden Regel'; beoordelen en vertrouwen op de octrooieerbaarheidspositie van methodeclaims in de VS om wijzigingen in India mogelijk te maken; en opmerkingen over de reikwijdte van product- en methodeclaims; zijn ook verontrustend.

De Allergan rechtbank heeft ook bepaalde opmerkingen en opmerkingen gemaakt met betrekking tot opmerkingen van de Apex Court in Bishwanath Prasad Radhey Shyam; de discussies in en de aanbevelingen van J. Verslag van de Ayyangar-commissie; en het concept van 'samen lezen van de specificatie en claims'; onder andere. Dit hadden ook enkele kleine discussiepunten kunnen zijn, maar het zou in hoge mate de algehele discussie en het perspectief onder geen van de hoofden hierin hebben beïnvloed of veranderd. Daarom is een dergelijke discussie hier niet opgenomen.

Een dergelijke brede en verreikende interpretatie van het statuut en het bieden van dergelijke verlichting door het Hof doet me echter denken aan recent opmerkingen door Adv. J Sai Deepak met betrekking tot octrooihoudervriendelijkheid versus octrooivriendelijkheid van de Indiase jurisdictie "... het lijkt erop dat de octrooi-instelling van het land een heel andere boodschap heeft getrokken - het is in een stroomversnelling geraakt om zijn octrooivriendelijkheid te bewijzen, eerder octrooihouder-vriendelijkheid, ... Bepalingen ... van de octrooiwet werden uitdrukkelijk ingevoerd ... om te voorkomen dat de ondeugende praktijk van "evergreening" van patenten, waartoe farmaceutische "innovator" -bedrijven met succes hun toevlucht hadden genomen in octrooihoudervriendelijke rechtsgebieden ... ". We zullen bij onszelf moeten kijken of we octrooivriendelijk of een octrooihoudervriendelijk rechtsgebied worden, en wat belangrijker is, wat zouden we liever willen zijn?

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://spicyip.com/2023/02/claim-amendments-u-s-591-confusingly-evolving-landscape-in-india-part-ii.html