Net als veel andere bedrijven in de mode-industrie heeft Christian Louboutin geen patentbescherming aangevraagd voor zijn schoenontwerpen in Brazilië. De handelsmerkaanvraag voor rode zool werd in 2009 ingediend in Brazilië, in een tijd dat positiehandelsmerken niet werden gereguleerd door de Braziliaanse merkenwet. De regulering van de Braziliaanse PTO over positiemerken is pas op 1 oktober in werking getreden^st, 2021, en de handelsmerkaanvraag van Christian Louboutin is nog in behandeling.

Het ontbreken van registratie van de rode zool en ontwerpen van de schoenen van Christian Louboutin in Brazilië wekte bij lokale ontwerpers de verwachting dat de iconische creaties van Franse ontwerpers zouden kunnen worden verduisterd. Een voorbeeld van zo'n geval waarin een Braziliaans schoenenbedrijf online schoenen met rode zolen op de markt bracht, geïnspireerd op de creaties van Christian Louboutin, bereikte het Hof van Beroep van Sao Paulo.

Zonder registratie van een handelsmerk of model spande Christian Louboutin een rechtszaak aan op basis van oneerlijke concurrentie en inbreuk op het auteursrecht tegen het lokale bedrijf, waarbij hij ook de bekendheid van de rode zool aanvoerde. Ter verdediging voerde het Braziliaanse bedrijf aan dat Christian Louboutin geen rechten had in Brazilië en dat het aanbrengen van zijn eigen merk op de schoenen voldoende zou zijn om verwarring bij de consument te voorkomen.

Na een gunstige voorlopige voorziening door de rechtbank van Sao Paulo, werd een kort geding aangespannen wegens het ontbreken van IE-rechten op de schoenen met rode zolen.

Op 22 maart koos het Hof van Beroep van Sao Paulo de kant van Christian Louboutin, rekening houdend met twee belangrijke factoren: de bekendheid van de rode zool en de handelskleding van Christian Louboutin.

Naast de handelsmerkgronden was de beslissing van het Hof van Beroep sterk gebaseerd op de bescherming van Christian Louboutins uniciteit en handelskleding. Het Hof van Beroep benadrukte ook dat hoewel de belangrijkste onderscheidende tekens die worden gebruikt om producten en diensten te identificeren de naam van het bedrijf en het merk zijn, het bekend is dat hun positie op de markt ook voort kan komen uit een identiteit die intrinsiek is aan de producten, bestaande uit grafische -visuele elementen die juist ontwikkeld zijn om hen te onderscheiden van hun concurrenten.

De juryleden kwamen tot de conclusie dat er in een gespecialiseerde markt, zoals de mode, eigenschappen zijn die door verschillende ontwerpers in hun werk worden gebruikt en die na verloop van tijd synoniem worden met het merk zelf, zoals het knippen van stoffen, het gebruik van stijlen en, in het geval van Christian Louboutin, de rode zolen van de schoenen.

Een ander relevant aspect van het besluit voor de IE-gemeenschap is dat dit besluit de jurisprudentie consolideert over de inbreuk op handelsopmaak, met name dat er een inbreuk kan worden vastgesteld zelfs wanneer niet alle elementen van de handelsopmaak worden gebruikt door de overtreder.

Door het voorlopig bevel van de rechter-commissaris op bovenstaande gronden te bevestigen, beschermt het Hof van Beroep van Sao Paulo creaties in de mode-industrie tegen verduistering, zelfs zonder een ontwerpoctrooi of een merkregistratie.

_____________________________

Om ervoor te zorgen dat u geen regelmatige updates van de Kluwer Trademark Blog mist, kunt u zich abonneren hier.

Kluwer IE-recht

De 2022 Future Ready Advocaten-enquête toonde aan dat 79% van de advocaten denkt dat het belang van juridische technologie volgend jaar zal toenemen. Met Kluwer IP Law kunt u navigeren in de steeds mondialer wordende praktijk van IE-recht met gespecialiseerde, lokale en grensoverschrijdende informatie en tools vanaf elke gewenste locatie. Ben jij als IE-professional klaar voor de toekomst?

Leer hoe Kluwer IE-recht kan je ondersteunen.