Wij Britse advocaten bekijken met belangstelling de ontwikkelingen in de ‘Brexit-zaken’, resulterend in een beroep bij het HvJ-EU in drie zaken, zoals besproken in verschillende eerdere berichten op deze blog, waarvan de laatste de samenvatting is (hier) van het advies van de AG in de eerste zaak, BASMATI.

De BASMATI-zaak en de daarmee samenhangende ‘Brexit-zaken’ APE TEES en SHOPPI zijn van bijzonder belang voor Britse beoefenaars, niet omdat de feiten betrekking hebben op de nasleep van de Brexit, maar omdat ze uiteindelijk allemaal, zo hopen we, het antwoord zullen bevestigen. op de vraag “Wat is de relevante datum voor de beoordeling van geschillen over relatieve gronden bij het EUIPO?”

We zijn nogal verrast door de consternatie die wordt veroorzaakt door de beslissingen van de BASMATI en APE TEES WG, waarin wordt gesteld dat eerdere Britse rechten kunnen worden ingeroepen in de opposities, ondanks het feit dat Britse rechten niet langer geldige rechten zijn waarop een EU-oppositie kan worden gebaseerd.

In Groot-Brittannië zijn we gewend aan het fundamentele principe dat er slechts één relevante datum is voor de beoordeling van een juridische beslissing. Britse advocaten hebben moeten wennen aan het in de EU-jurisprudentie ontwikkelde beginsel dat er voor geschillen over relatieve gronden van Gemeenschapsmerken in feite twee relevante data zijn: de eerste is de indieningsdatum van de tegengestelde aanvraag en de tweede de datum van de beslissing van de rechter. het EUIPO, ongeacht of dit de oppositie-/intrekkingsbeslissing is of een daaropvolgende beslissing van de Kamer van Beroep (BOA).

De basis voor deze situatie werd uiteengezet in METRO [T-191/04, 2006], waar het Gerecht van oordeel was dat de BOA de feiten moet onderzoeken zoals ze er op het moment van haar besluit voorstaan, omdat de doorslaggevende factor het beschermen van de essentiële functie van de onderneming is. het merk en “als er geen periode is waarin beide merken naast elkaar bestaan, kan er geen conflict ontstaan”. In de zaak METRO verviel het oudere recht vóór de BOA-beslissing op de oppositie en er werd geoordeeld dat er geen geldige weigeringsgrond bestond op het moment van de BOA-beslissing.

Dat beginsel is in de Brexit-context ter discussie gesteld, zoals inderdaad opgemerkt door het Gerecht in het Basmati-besluit (punt 17) en in het APE TEES-besluit (punt 28). In dit laatste besluit bevestigde het Gerecht ons standpunt dat de indieningsdatum van de aanvraag doorslaggevend is voor het identificeren van het toepasselijke materiële recht in geschillen over relatieve gronden. Als die datum bepalend is voor de bepaling van het materiële recht, heeft het geen zin dat die datum niet tevens de enige datum is waarop de relevante feiten worden beoordeeld. Bovendien is de datum van indiening (of voorrangsdatum) van de aanvraag de relevante datum voor de beoordeling van de gebruiksbepalingen voor het oudere merk, indien relevant. Dit is in het belang van de rechtszekerheid.

Laten we, als we naar de BASMATI-zaak kijken, aannemen dat de eerdere Britse rechten van de opposant (Indo) bewezen zijn. Het is onbillijk om Indo niet toe te staan ​​de inschrijving van het latere Gemeenschapsmerk te verhinderen op basis van zijn Britse common law-rechten, zoals die bestonden op de relevante datum. Het recht van Indo om inschrijving van het jongere merk te verhinderen is volgens de verordening absoluut. Ondanks het bezwaar van Indo had de aanvrager, de heer Chakari, niet het recht om houder te zijn van een Gemeenschapsmerkinschrijving van zijn merk, of om deze zelfs aan te vragen.

De heer Chakari kan de mislukte Gemeenschapsmerkaanvraag omzetten in nationale rechten in andere EU-gebieden, en dat is de juiste volgorde van zaken. Het effect van dat proces verschilt van het voorgestelde alternatief, namelijk de aanvaarding van de aanvraag tot inschrijving als Gemeenschapsmerk, omdat de daaruit voortvloeiende rechten verschillend zijn (zij het met een vergelijkbaar effect). Dat de rechtenpositie tussen de partijen in deze procedure mogelijk niet daadwerkelijk wordt gewijzigd, ongeacht of het Gemeenschapsmerk is toegestaan ​​of dat er nationale inschrijvingen worden verkregen (omdat Indo nog steeds de Britse rechten heeft en Chakari de EU-rechten), betekent niet dat de aanvaarding van de Gemeenschapsmerk juridisch correct.

Hoe dan ook is de uitkomst van een besluit waarbij de aanvraag wordt afgewezen niet louter theoretisch. Indo heeft een blijvend belang bij de zaak omdat de rechten in conflict waren en er geen schikking is.

Als Indo de registratie niet kan verhinderen, kan de heer Chakari de registratie gebruiken om compensatie te eisen voor het gebruik van het merk Indo in het Verenigd Koninkrijk gedurende de periode tussen de publicatie van de aanvraag in september 2017 (art. 11, lid 2, VGM) en 1 januari 2021. Hij kan ook in een positie zijn om het gebruik van het merk van Indo in de EU te voorkomen, indien dergelijk gebruik heeft plaatsgevonden, of om compensatie voor dat gebruik te eisen, vanaf dezelfde datum in 2017, veel eerder dan de datum met ingang waarvan hij feitelijk het recht heeft om een ​​dergelijke claim in te dienen , tenzij er conversie plaatsvindt. Zoals opgemerkt in de vorige blogWat Groot-Brittannië betreft, kunnen de eerdere rechten van Indo het land beschermen tegen dergelijke aanspraken, maar de situatie zou anders zijn voor elk gebruik in de EU dat zich heeft voorgedaan. Hoewel conversie van de Gemeenschapsmerkaanvraag mogelijk is, is het aan de heer Chakari om deze binnen een beperkte tijd aan te vragen. De heer Chakari mag geen “vrije toegang” krijgen tot zijn EU-bescherming.

Er is geen sprake van ongelijkheid in deze positie – de heer Chakari zou in deze positie verkeren als de Britse rechten geldig bleven. De indieningsdatum van een Gemeenschapsmerk is een belangrijk onderdeel van de inhoud en het bestaan ​​ervan. Wanneer de datum van aanvraag de juiste datum is voor de beoordeling van het geschil, is het niet juist om de inschrijving van de aanvraag voort te zetten terwijl er op de datum van indiening een geldig ouder recht bestond, eenvoudigweg omdat er geen conflict bestaat tussen dezelfde merken op een bepaald moment. Later datum. De heer Chakari kan eindigen met “gelijkwaardige” rechten op grond van conversie, of met een nieuwe Gemeenschapsmerkregistratie die voortvloeit uit een nieuwe Gemeenschapsmerkaanvraag die is ingediend nadat de Indo-rechten niet langer geldig waren in de EU.

Als het gaat om de GC/CJ, die pure beroepsfuncties zijn, kan er geen twijfel over bestaan ​​dat als de rechten geldig waren op het moment van de BOA-beslissing (Basmati), een beroep bij de GC zijn doel niet verliest. Deze rechten bestonden in het verleden en de eigenaar ervan zou het recht moeten hebben om deze rechten af ​​te dwingen gedurende de periode waarin zij bestonden.

Het APE TEES-besluit zal de zaak mogelijk verder onderzoeken. De relevante rechten daar werden “ongeldig” vaardigheden het BOA-besluit, en toch heeft het Gerecht geoordeeld dat het BOA ongelijk had door te beslissen dat de opposant zich niet langer kon beroepen op zijn Britse rechten (aangezien de Brexit-overgangsperiode was verstreken op het moment van dat BOA-besluit), en was het ermee eens dat de relevante datum is de indieningsdatum van de tegengestelde aanvrage.

In het SHOPPI-besluit zal de situatie voor nietigheidsvorderingen worden behandeld (waarbij de Algemene Vergadering heeft besloten dat voor nietigheidsbeslissingen de feiten op de datum van de laatste EUIPO-beslissing relevant zijn). De beslissingen wijzen op een potentieel onderscheid tussen de relevante data voor oppositie- en nietigheidsbeoordelingen. Dit zou teleurstellend zijn. Naar onze mening is er geen verschil tussen opposities en vorderingen tot nietigheid op relatieve gronden – de relevante datum voor beide zou de indieningsdatum van de aanvraag/registratie moeten zijn.

De komende uitspraken van het Hof van Justitie zullen hopelijk zekerheid bieden voor alle situaties waarin de status van het oudere recht tijdens de procedure verandert. Het zou triest zijn als de richtsnoeren alleen zouden verwijzen naar de Brexit-situatie, terwijl dit duidelijk een fundamenteel beginsel is dat moet worden aangepakt.

_____________________________

Om ervoor te zorgen dat u geen regelmatige updates van de Kluwer Trademark Blog mist, kunt u zich abonneren hier.

Kluwer IE-recht

De 2022 Future Ready Advocaten-enquête toonde aan dat 79% van de advocaten denkt dat het belang van juridische technologie volgend jaar zal toenemen. Met Kluwer IP Law kunt u navigeren in de steeds mondialer wordende praktijk van IE-recht met gespecialiseerde, lokale en grensoverschrijdende informatie en tools vanaf elke gewenste locatie. Ben jij als IE-professional klaar voor de toekomst?

Leer hoe Kluwer IE-recht kan je ondersteunen.