Op 25 januari 2024 deed het HvJ-EU het langverwachte arrest in de toch al beroemde AUDI-zaak (C-334 / 22). Dit arrest bevestigt de mogelijkheid van inbreuk op het Audi-merk in termen van de juridische interpretatie die verder zal worden bepaald door een nationale rechtbank.

De rechtbank oordeelde in het voordeel van AUDI en stelde dat een autofabrikant het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor reserveonderdelen, kan verbieden. Ik besprak de achtergrond en prejudiciële vragen van de Poolse IE-rechtbank in Warschau hier. In het arrest bevestigde het HvJ-EU dat: ten eerste de reparatieclausule niet van toepassing is op het merkenrecht en dus de merkenbescherming niet kan beperken; en ten tweede is het merkenrecht van toepassing ongeacht het doel van het gebruik, in het bijzonder elke (vermeende) technische functie. Alvorens in te gaan op deze uitspraak is het belangrijk op te merken dat het HvJ-EU de mening van Advocaat-Generaal Medina niet heeft gevolgd. Het is immers geen veel voorkomende situatie, maar het komt wel voor, zoals blijkt uit de Louboutin-zaak (zie hier). AG Medina concludeerde dat de bepalingen van het Uniemerkenrecht aldus moeten worden geïnterpreteerd dat het plaatsen van een element op een niet-origineel auto-reserveonderdeel (radiatorgrille) met als doel het aanbrengen van het originele merk van de autofabrikant, geen ‘gebruik van een teken in de handelsloop'.

Het HvJ-EU heeft alle twijfels weggenomen die de Poolse IE-rechtbank had over de vraag of een ‘reparatieclausule’, zoals bekend in het modellenrecht (art. 110 RDMC), de rechten van de merkhouder zou kunnen beperken omdat er geen ‘reparatieclausule’ is toegestaan ​​door merkenrecht (punt 26). Dit soort clausules heeft geen invloed op de merkenwetten; het legt veeleer alleen beperkingen op aan de bescherming die door modellen wordt verleend (punt 27). Om deze reden kan de reparatieclausule niet “naar analogie” worden gebruikt om de merkrechten op grond van artikel 9 van de VGM-verordening te beperken (punt 29). In dit geval was de vorm van het betwiste radiatorelement bedoeld om plaats te bieden aan het embleem met vier ringen. Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door het feit dat het om een ​​radiatorrooster gaat, dat deel uitmaakt van een reserveonderdeel voor een auto (punt 38). Omdat dit element hetzelfde is als of vergelijkbaar is met het ingeschreven beeldmerk, kan de merkhouder van Audi zich verzetten tegen het gebruik ervan in de handel als het een of meer van de functies van het Audi-merk zou kunnen aantasten (punt 41). ). Het HvJ-EU stelde ook dat het feit dat de gemiddelde consument de roosters als niet origineel ervaart, niet relevant is (punt 48). Bovendien wordt het bestreden teken gebruikt om een ​​product van de merkhouder zo getrouw mogelijk weer te geven, en niet om waren of diensten aan te duiden of ernaar te verwijzen als zijnde die van de merkhouder (punt 58). De beperkingen van het merkrecht op grond van artikel 14, lid 1, onder c), van de Gemeenschapsmerkverordening (referentiegebruik) zijn niet van toepassing op dergelijk gebruik.

Opmerking

Toen ik bijna twee jaar geleden mijn opmerkingen maakte, stelde ik dat de Audi-zaak beoordeeld moet worden vanuit de lenzen van ‘eerlijke praktijk’ en de flexibiliteit die wordt geboden door intellectuele eigendomsrechten, zoals ontwerpen en de ‘reparatieclausule’. Hierdoor kon ik bepalen op welke punten in de beoordeling van een inbreukvordering passende flexibiliteit kon worden ontdekt en toegepast. Daarom was ik enigszins teleurgesteld over de nadruk die AG Medina in haar mening legde op het gebrek aan gebruik van een specifiek Audi-handelsmerk bij het beschrijven van een kenmerk van het reserveonderdeel. In plaats daarvan ben ik het eens met de benadering van het HvJ-EU om te bepalen of de functie van een merk zich heeft voorgedaan in de context van gebruik dat de betwiste elementen beschrijft als een technische eigenschap van het product, ongeacht of de betwiste elementen (het chromen embleem en de fitting op het product) het rooster) worden door consumenten gezien als een aanduiding van herkomst (zie Adam Opel). Ik ben minder overtuigd door de enge interpretatie van het referentiegebruik door het HvJ-EU, die ertoe kan leiden dat de nationale rechter het gebruik door derden van een beschermd en onderscheidend merk op niet-onderscheidende wijze uitsluit van de reikwijdte van referentiegebruik.

_____________________________

Om ervoor te zorgen dat u geen regelmatige updates van de Kluwer Trademark Blog mist, kunt u zich abonneren hier.

Kluwer IE-recht

De 2022 Future Ready Advocaten-enquête toonde aan dat 79% van de advocaten denkt dat het belang van juridische technologie volgend jaar zal toenemen. Met Kluwer IP Law kunt u navigeren in de steeds mondialer wordende praktijk van IE-recht met gespecialiseerde, lokale en grensoverschrijdende informatie en tools vanaf elke gewenste locatie. Ben jij als IE-professional klaar voor de toekomst?

Leer hoe Kluwer IE-recht kan je ondersteunen.