De eiser in deze zaak heeft een inbreukprocedure ingediend tegen de gedaagden, gebruikers en leveranciers van producten die vallen onder het octrooi 214088 van 13 maart 2002 getiteld 'Vervoer voor de horizontale overdracht van motorvoertuigen in automatische mechanische parkeergarages'. De conclusies in het octrooi hebben betrekking op een zelfrijdende wagen op wielen, voor horizontale verplaatsing van motorvoertuigen door twee of meer wielen op te tillen, in enkelvoudige of meervoudige automatische mechanische parkings. Het product is algemeen bekend als een 'Dolly' of een 'Silomat Dolly'.
De eerste gedaagde in de zaak heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het installeren van dolly's in zijn pand, die later werd toegekend aan gedaagde 4. Verweerder 3 en gedaagde 4 zijn verwant, en gedaagde 3 had een eerdere relatie met de eiser en was in het bezit van een aantal vertrouwelijke informatie van de eiser met betrekking tot dollies. De vierde gedaagde installeerde dolly's die 'Smart Dollies' worden genoemd en beweerde in reactie op de rechtszaak dat de geïnstalleerde dollies geen inbreuk maken en dat de gedaagden vrijgesteld zijn van aansprakelijkheid op grond van artikel 107A(b) met betrekking tot parallelimport.
Het Hof heeft wetenschappelijke adviseurs aangesteld om de claims van het octrooi te vergelijken met de door de gedaagde geïnstalleerde producten. Ter vergelijking kwamen de wetenschappelijke adviseurs tot de conclusie dat 17 van de 19 claimelementen in het product aanwezig waren. De twee elementen die volgens de wetenschappelijke adviseurs niet aanwezig waren, waren scharnieren en immobilisatie van de achterwielen. Na de mening van de wetenschappelijke adviseurs over de verschillende elementen te hebben gehoord, kwam de rechtbank tot de conclusie dat de niet-aanwezige elementen niet substantieel en niet-essentieel waren en dat het product inbreuk maakte ondanks de verschillen in die elementen.
Terwijl het tot zijn conclusie kwam, citeerde het Hof de regel van alle elementen, de merg- en beenmergtest, in de substantiële equivalente test, de essentialiteitstest en de functie-manier-resultaattest terwijl hij zocht naar een doelgerichte constructie van een octrooi. Hoewel het octrooi op 13 maart 2022 zou aflopen, wees het Hof erop dat de eiser een verbod verdient, en dat de toereikendheid en berekenbaarheid van de schadevergoeding niet in de weg mag staan aan het verlenen van een verbod. Het wees er ook op dat inbreukmakende producten die tijdens de octrooiperiode zijn gemaakt, kunnen worden tegengehouden, zelfs nadat het octrooi is verlopen.
Terwijl het Hof het bevel toekende aan de eiser, ging het ook in op argumenten met betrekking tot de vrijstelling van parallelimport op grond van artikel 107A(b) die door de gedaagden werden aangevoerd. Het wees erop dat het Indiase octrooirecht voorziet in nationale uitputting en niet in internationale uitputting zoals de Trademarks Act. Het verklaarde dat de woorden "gepatenteerde producten" in de bepaling moeten worden opgevat als producten die in India zijn gepatenteerd, en dat de woorden "gemachtigd onder enige wet" moeten worden geïnterpreteerd als toegestaan onder de Indiase wet. Op basis van de constructie van artikel 107A(b) kwam het Hof tot de conclusie dat een product dat onder een buitenlands octrooi valt, geen vrijstelling kan bieden voor inbreuk op een geldig Indiaas octrooi.
Citaat zaak: Sotefin Sa vs Indraprastha Cancer Society And …, beslist door het hooggerechtshof van Delhi op 17 februari 2022, beschikbaar op:https://indiankanoon.org/doc/158740363/, bezocht op 21 februari 2022.
