In een geschil over vermeend nagemaakte luxe horloges bevestigde het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Vijfde Circuit de bevinding van een districtsrechtbank van inbreuk op handelsmerken, waarbij het betoogde dat de laches-verdediging het verlies van winsten verhinderde (Rolex Watch USA Inc tegen BeckerTime LLC, zaak 22/10866, 26 januari 2024, Douglas, King, Willett, JJ).

Case achtergrond

Rolex is een ontwerper en fabrikant van luxe horloges. BeckerTime wijzigt horloges van het merk Rolex door diamanten, aftermarket-randen en bandjes toe te voegen – niet goedgekeurd door Rolex – en verkoopt ze vervolgens als echte Rolex-producten.

Rolex heeft een rechtszaak aangespannen tegen BeckerTime wegens schending van het handelsmerk, en verzocht om een ​​gerechtelijk bevel en het terugvorderen van de winst. Na een gerechtelijk proces kwam de rechtbank tot de conclusie dat BeckerTime inbreuk had gemaakt op het handelsmerk van Rolex, maar weigerde om de teruggave van de winst te gelasten op basis van de laches-verdediging van BeckerTime. Rolex ging in beroep.

Het beroep

Wat betreft de kwestie van de inbreuk betoogde BeckerTime dat de rechtbank ten onrechte de traditionele analyse van het verwarringsgevaar had toegepast, zonder rekening te houden met de beslissing van het Hooggerechtshof. Champion Bougie tegen Sanders. in Stuntrijdenoordeelde de Hoge Raad dat de gedaagde niet verplicht was handelsmerken van gerepareerde of gereviseerde producten te verwijderen. Dit was gebaseerd op het onderscheid dat de producten duidelijk op de markt werden gebracht als 'gerepareerd of gereviseerd', in tegenstelling tot gloednieuwe artikelen.

Het Hooggerechtshof verduidelijkte dat een uitzondering op verkeerde benaming alleen van toepassing zou zijn als de omvang of aard van de wijziging zo diepgaand was dat het gebruik van de oorspronkelijke naam misleidend zou zijn, zelfs als termen als ‘gebruikt’ of ‘gerepareerd’ zouden worden toegevoegd om het product te beschrijven.

Een vergelijking maken met Stuntrijdenmaakte het Vijfde Circuit onderscheid tussen de acties van BeckerTime en louter reparaties of reconditionering. In tegenstelling tot de verdachte in Stuntrijdenging BeckerTime verder dan restauratie en wijzigde de Rolex-horloges actief door diamanten, aftermarket-bezels en armbanden of bandjes te integreren. Daarom verschilden de horloges van BeckerTime wezenlijk van de horloges die door Rolex werden aangeboden.

De rechtbank redeneerde dat de wijzigingen van BeckerTime neerkwamen op maatwerk en niet op restauratie, zoals het geval was in de zaak Stuntrijden. Door de uitzondering op de verkeerde benaming in die zaak toe te passen, bevestigde het Vijfde Circuit de beslissing van de districtsrechtbank en stelde dat de op maat gemaakte horloges van BeckerTime een gevaar voor verwarring bij de consument creëerden en daarom inbreuk maakten op het handelsmerk van Rolex.

De laches verdediging

Wat de kwestie van de terugtrekking van winsten betreft, bevestigde het Vijfde Circuit ook het laches-verzoek van de districtsrechtbank om een ​​toekenning van de terugtrekking te weigeren. Rolex voerde aan dat de opzettelijke namaak van BeckerTime lachen uitsloot, terwijl BeckerTime betwistte dat Rolex er niet in was geslaagd kwaadwillige bedoelingen te bewijzen, wat nodig is om uitbraak te rechtvaardigen.

Het Vijfde Circuit was het met de rechtbank eens dat Rolex er niet in was geslaagd de kwade bedoelingen van BeckerTime aan te tonen, aangezien het bewijsmateriaal niet duidde op opzettelijke inbreuk. De rechtbank was het er ook mee eens dat de vertraging bij het indienen van de rechtszaak BeckerTime onnodige schade berokkende, doordat het bedrijf in staat werd gesteld een succesvol bedrijf op te bouwen.

Rolex streefde naar een volledig verbod op BeckerTime's gebruik van niet-originele randen en wijzerplaten op zijn aangepaste Rolex-horloges, maar het Vijfde Circuit ging slechts gedeeltelijk akkoord met dit verzoek. De rechtbank onderkende de potentiële verwarring bij de consument en beval BeckerTime om te stoppen met het gebruik van niet-originele randen. De rechtbank achtte het bezwaar van Rolex tegen de inscriptie “Customized by BeckerTime” echter onredelijk en beschouwde het als een duidelijke en nauwkeurige openbaarmaking om verwarring te voorkomen. Op dezelfde manier verwierp de rechtbank de claim van Rolex met betrekking tot niet-originele wijzerplaten. Het maakte onderscheid tussen louter maatwerk en herstel en benadrukte de naleving door BeckerTime van de verplichte openbaarmakingsvereisten.

Verder betwistte Rolex de ontkenning door de rechtbank van drievoudige winsten en advocatenhonoraria. Hoewel Sectie 1117 van de Lanham Act dergelijke onderscheidingen toestaat, citeert het Fifth Circuit Stuntrijden, legde uit dat driedubbele winsten worden geweigerd in situaties waarin een bevel volstaat. Omdat het gewijzigde bevel tegemoetkwam aan de zorgen van Rolex over inbreuken, viel haar claim voor drievoudige winst weg. Rolex had ook afgezien van zijn verzoek om advocaatkosten door niet formeel om een ​​dergelijke schadevergoeding te verzoeken.

Key afhaalrestaurants

De beslissing van het Vijfde Circuit suggereert dat rechthebbenden tijdig en met bewijs van kwade bedoelingen een aanklacht wegens inbreuk moeten indienen als ze succesvol willen zijn in hun verzoek om winst te maken. Verder moeten merkeigenaren, als het om gemodificeerde consumptiegoederen gaat, de verschillen begrijpen tussen restauratie en maatwerk en hoe dit de uitkomst van een inbreukzaak kan bepalen.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://www.worldtrademarkreview.com/article/rolex-loses-out-disgorgement-of-profits-laches-defence-in-fifth-circuit-ruling