Een arrest van het Gerecht toont het controversiële en problematische karakter van merken voor detailhandelsdiensten aan.

De ALDI/ALDIANO-zaak

De zaak gaat over Aldi, de discountketen. Een Aldi-entiteit (hierna “Aldi”) diende een aanvraag tot nietigverklaring in tegen het Gemeenschapsmerk ALDIANO, geregistreerd voor “alcoholische dranken (behalve bieren)” (klas 33). Aldi vertrouwde op een EUTM (reg. 2004) en een IR met bescherming in de EU (reg. 2005), beide beschermd voor “detailhandel in alle gebieden” (klas 35). Uit het door Aldi overgelegde gebruiksbewijs bleek dat ALDI een bekend retailmerk was in Duitsland. Het bevatte ook folders en facturen waaruit bleek dat er in ALDI-winkels een grote verscheidenheid aan goederen werd verkocht, waaronder wijn.

De EUIPO Annuleringsafdeling verklaarde de ALDIANO-registratie ongeldig wegens verwarringsgevaar. Het argumenteerde dat normaal gebruik van het Aldi-merk uit 2004 was bewezen voor de 'detailhandel in voedingsmiddelen, inclusief alcoholische en niet-alcoholische dranken' en dat deze vergelijkbaar waren met 'alcoholische dranken'.

In hoger beroep heeft de Vierde kamer van beroep vernietigde het besluit. Volgens de RvB was het bewijs van gebruik onvoldoende. Aldi zou het gebruik voor detailhandelsdiensten moeten bewijzen met betrekking tot "alle" mogelijke goederen, zoals vermeld in de beschrijving in klasse 35. De RvB zei dat het bewijzen hiervan onmogelijk was, aangezien het aantal producten onbepaald was. De BoA gaf toe dat de registratie van Aldi in 2004 dateerde van vóór de uitspraak van het Hof van Justitie "Praktiker", waarin staat dat aanvragers moeten specificeren op welke waren de detailhandelsdiensten in klasse 35 geacht worden betrekking te hebben. Het zei echter dat Aldi geen van de latere mogelijkheden had gebruikt om de goederen te specificeren, noch door een aangifte op grond van art. 38 II CTMR, noch ter gelegenheid van de verlenging van de inschrijving. Bovendien betekende het feit dat er sporadisch alcoholische dranken in het overgelegde materiaal voorkwamen, niet dat de oudere merken zouden zijn gebruikt "met betrekking tot een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven", zoals vereist door artikel 64, lid 2, VGM. .

met arrest van 5 oktober 2022 Algemene rechtbank heeft nu het besluit van de BoA (T-429/21) nietig verklaard. Aangezien de registratie van Aldi in 2004 dateert van vóór de "Praktiker"-beslissing, was de verplichting om de goederen te specificeren waarop de detailhandelsdiensten betrekking hebben niet van toepassing op de registratie van Aldi in 2004 (arrest van 11 oktober 2017 – Cactus, C‑501/15 P, punt. 45). Verder kunnen handelsmerken die na "Praktiker" zijn geregistreerd voor detailhandelsdiensten, in principe dienen als basis voor nietigverklaringsverzoeken, zelfs als ze, zoals Aldi's registratie in 2005, de waren niet specificeren zoals vereist door "Praktiker" (arrest van 4 maart 2020, C-155-158/18 – Burlington, para. 134; arrest van 7 juli 2005 – Praktiker, C-418/02). Tot slot, ook volgens "Burlington", is bewijs van normaal gebruik een legitieme manier om de precieze goederen te bepalen die vallen onder detailhandelsdiensten zoals geregistreerd (punt 136).

Observaties: het probleem met merken voor detailhandelsdiensten

De beslissing van de BoA nietig verklaren is in lijn met “Praktiker”, “Cactus” en “Burlington” – en dat is heel duidelijk.

Men krijgt de indruk dat de Vierde kamer van beroep zich ongemakkelijk voelde bij de nietigheidsvordering van Aldi; er is zelfs een beetje woede tussen de regels. Voor een deel kan dit gaan over het merk voor detailhandelsdiensten als zodanig:

• De zeer concept van "detailhandelsdiensten” lijkt nogal kunstmatig. In de ogen van het publiek is "het selecteren van een assortiment goederen" (Praktiker, par. 34) niets anders dan het grondwerk dat nodig is om goederen te verkopen. Het is een nevenactiviteit, geen dienst aan de klant of aan de fabrikant. Er moeten dus andere activiteiten zijn die tellen als 'detailhandelsdiensten'. In dat verband heeft het HvJ in zeer abstracte bewoordingen vermeld: “diensten die erop gericht zijn de consument ertoe te brengen de bovengenoemde transactie te sluiten”. Wat zouden dergelijke "stimuleringsdiensten" kunnen zijn? Het eerste dat in je opkomt is advies over het assortiment, gegeven door medewerkers of via tekst, audio of video. Het kan ook entertainment zijn (bijvoorbeeld muziek afspelen) of een andere activiteit die niet direct verband houdt met de goederen (bijvoorbeeld gratis koffie, hoofdmassage). Maar ook kan een dergelijke nevenactiviteit in de ogen van de klant en de fabrikant slechts een nevenactiviteit zijn, afgezien van het feit dat dergelijke activiteit in discountwinkels grotendeels afwezig is.
• Dit roept de vraag op wat normaal gebruik van een merk voor detailhandelsdiensten eruit zou moeten zien. Eigenaars van dienstmerken in de detailhandel lijken te vertrouwen op het enkele feit dat bepaalde goederen aan klanten zijn verkocht. Merkenbureaus zijn daar doorgaans tevreden mee. Maar de verkoop van een product is de manier waarop een productmerk wordt gebruikt, het kan niet tegelijkertijd als een dienst aan de koper gelden. Evenzo mag, zoals hierboven vermeld, het selecteren van de goederen die de handelaar wil aanbieden niet worden beschouwd als een dienst aan anderen, net zoals reclame voor de eigen zaak niet wordt beschouwd als "reclame" in de zin van klasse 35.
• Een andere, problematische vraag is of detailhandelsdiensten vergelijkbaar zijn met de goederen waarop de detailhandelsdiensten betrekking hebben. De GC en de Duitse rechtbanken gaan nogal snel uit van een dergelijke gelijkenis. Volgens de “O-STORE” beslissing van de GC zijn kleding enerzijds en kledingretail anderzijds vergelijkbaar, omdat ze complementair van aard zijn. Dat complementaire karakter zegt echter niet veel over de vraag of het publiek zou geloven dat zowel de goederen als de detailhandelsdiensten dezelfde commerciële bron hebben. Volgens het Duitse Federale Hooggerechtshof (BGH) is het zo dat als het publiek mag geloven dat er een identieke commerciële bron is, maar de door de BGH toegepaste maatstaf vaak tot een "ja" leidt: het publiek gaat regelmatig uit van een gemeenschappelijke bron, volgens de BGH, wanneer handelaren de respectievelijke producten zowel onder merken van derden als onder hun eigen merken aanbieden ("OTTO CAP"-beslissing, ook met betrekking tot kleding). Onder die norm wordt gelijkenis de regel, aangezien de meeste grote detailhandelaren tegenwoordig ook goederen onder hun eigen merken aanbieden.

Om te voorkomen dat merken voor detailhandelsdiensten worden overdreven krachtig en belemmering van de concurrentie, lijkt het volgende de moeite van het bespreken waard:

• Voor echt gebruik van een servicemerk in de detailhandel zou meer nodig moeten zijn dan de verkoop van de betreffende goederen aan klanten.
• Wanneer activiteiten die verder gaan dan de loutere verkoop geacht worden als normaal gebruik te gelden, moet aandacht worden besteed aan de vraag of die activiteit slechts een bijkomstigheid van de verkoop is en geen voldoende autonome dienst aan de klant of aan de fabrikant.
• Overeenstemming tussen bepaalde waren enerzijds en detailhandelsdiensten met betrekking tot deze waren anderzijds mag niet worden beoordeeld op basis van abstracte begrippen als complementariteit.

_____________________________

Om ervoor te zorgen dat u geen regelmatige updates van de Kluwer Trademark Blog mist, kunt u zich abonneren hier.

Kluwer IE-recht

De 2021 Future Ready Advocaten-enquête toonde aan dat 81% van de advocatenkantoren verwacht technologie te zien als een belangrijke investering in hun toekomstige groeivermogen. Met Kluwer IP Law kunt u vanaf elke gewenste locatie navigeren door de steeds mondialer wordende praktijk van IP-recht met gespecialiseerde, lokale en grensoverschrijdende informatie en tools. Ben jij als IE-professional klaar voor de toekomst?

Leer hoe Kluwer IE-recht kan je ondersteunen.