Op 18 januari 2024, in het geval dat C-367 / 21 (nog steeds geen Engelse versie) heeft het HvJ-EU opnieuw uitspraak gedaan over de uitputting van het Uniemerkrecht (na zijn vijf uitspraken van 17 november 2022, waaronder C-175 / 21 Harman Internationale Industries, C-224 / 20 Merck Sharp & Dohme, en C-204/20 Intellectuele eigendom van Bayer). Het Poolse IE-gerechtshof had vragen doorverwezen naar het HvJ-EU over de bewijslast voor de eerste plaatsing van de goederen op de EU- (of EER-) markt door of met toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

Hewlett-Packard (HP) bracht IT-apparatuur in de EU op de markt onder de Gemeenschapsmerken “HP”.

HP werkte met gelicentieerde distributeurs die alleen aan eindgebruikers of netwerkleden verkochten. HP gebruikte serienummers op de producten als code voor de beoogde markt, maar alleen HP zelf kon die code lezen. Senetic SA, een Poolse IT-detailhandelaar, kocht HP-apparatuur van leveranciers (andere dan de officiële HB-distributeurs) in de EER en bracht deze in Polen op de markt. Senetic kreeg van de leveranciers de verzekering dat de goederen legaal in de EER op de markt konden worden gebracht, maar kon HP er niet toe brengen dit te bevestigen op basis van de serienummers. Het verweer van Senetic tegen de inbreukprocedure van HP berustte op de uitputting van de Gemeenschapsmerkrechten. Het arrest komt neer op een relatief eenvoudige vaststelling over de bewijslast, die op zijn beurt is gebaseerd op 34, 35 VWEU.

Het HvJ-EU bevestigde dat het in principe aan de importeur is om aan te tonen dat de rechten van het Gemeenschapsmerk zijn uitgeput wanneer goederen worden doorverkocht buiten het selectieve distributienetwerk van de eigenaar. Dit is het geval, ook al zijn leveranciers vaak “niet geneigd hun leveringsbronnen bekend te maken” (punt 61). De verzekering van de leverancier dat de goederen rechtmatig op de markt kunnen worden gebracht, is niet voldoende. Voor elk afzonderlijk product moet uitputting worden aangetoond, namelijk door te bewijzen dat het door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel is gebracht (rov. 54).

Aanpassingen van deze regel kunnen echter nodig zijn, vooral wanneer de volledige bewijslast op de verweerder zou kunnen leiden tot een reëel risico op verdeling van de markt in de EER (punt 60). Dit kan het geval zijn wanneer de gedaagde met onoverkomelijke moeilijkheden wordt geconfronteerd bij het bewijzen dat de goederen rechtmatig op de EU-markt zijn gebracht, aangezien de eigenaar van het handelsmerk dan de parallelimport effectief zou kunnen blokkeren. We moeten niet vergeten dat leveranciers terughoudend zijn in het bekendmaken van hun bronnen binnen het distributienetwerk van de merkhouder – en zelfs als ze dat wel zouden doen, zou de merkhouder toekomstige leveringen aan de niet-conforme distributeur kunnen blokkeren (punten 63-65). In een dergelijke situatie is het gerechtvaardigd om van de merkhouder te verlangen dat hij informatie verstrekt over de plaats waar de producten voor het eerst op de markt zijn gekomen.

Opmerking

Merkhouders die vinden dat hun selectieve distributienetwerk binnen de EER lek is, zullen dit arrest niet interpreteren als een versterking van hun positie op grond van het merkenrecht. De bewijslast voor de uitputting van de door een Gemeenschapsmerk verleende rechten kan niet uitsluitend op de verweerder rusten in een inbreukprocedure waarbij de waren die dat merk dragen en worden gedistribueerd via een selectief distributienetwerk waarvan de leden deze alleen mogen doorverkopen aan andere leden van dat netwerk of aan eindverbruikers zijn door verweerder in de EU of de EER gekocht na het verkrijgen van garanties van de verkopers (Van Doren C-244 / 00). Het louter objectieve onvermogen om de bewijslast van uitputting te dragen rechtvaardigt echter niet de omkering ervan. Om aan de bewijslast te voldoen moet de gedaagde, volgens deze auteur, alle omstandigheden openbaar maken waaruit blijkt dat aan de elementen van uitputting is voldaan. Het enkele feit dat zijn leveranciers weigeren commerciële informatie over bronnen te delen, ontheft de parallelimporteur niet van de verplichting om al het mogelijke te doen om inbreuk op merken te voorkomen. Hij moet daarom de individuele goederen regelmatig analyseren in een poging ervoor te zorgen dat ze rechtmatig op de EU- of EER-markt zijn gebracht. Aan de andere kant is het alleen maar eerlijk om ook van de merkhouder te verwachten dat hij op zijn minst het soort informatie verstrekt dat binnen zijn bereik ligt, over de vraag of de goederen door hem of met zijn toestemming op de EU/EER-markt zijn gebracht.

_____________________________

Om ervoor te zorgen dat u geen regelmatige updates van de Kluwer Trademark Blog mist, kunt u zich abonneren hier.

Kluwer IE-recht

De 2022 Future Ready Advocaten-enquête toonde aan dat 79% van de advocaten denkt dat het belang van juridische technologie volgend jaar zal toenemen. Met Kluwer IP Law kunt u navigeren in de steeds mondialer wordende praktijk van IE-recht met gespecialiseerde, lokale en grensoverschrijdende informatie en tools vanaf elke gewenste locatie. Ben jij als IE-professional klaar voor de toekomst?

Leer hoe Kluwer IE-recht kan je ondersteunen.