Eind vorig jaar, en kort vóór de Ingehouden EU-wet (intrekking en hervorming) Act 2023 ('REULA') op 1 januari 2024 in werking trad in het Verenigd Koninkrijk (de wetgeving die officieel een einde maakte aan het beginsel van suprematie van het EU-recht in het Verenigd Koninkrijk), is het Britse Hof van Beroep afgeweken van de jurisprudentie van het HvJ-EU over wettelijke berusting.

Industrial Cleaning Equipment (Southampton) Ltd tegen Intelligent Cleaning Equipment Holdings Co Ltd & Anor was een vordering inzake merkinbreuk, waarbij de gedaagde zich had proberen te beroepen op de verdediging van wettelijke berusting. In eerste aanleg volgde het Hooggerechtshof (IPEC) de beslissing van het HvJ-EU Budvar waarin werd geoordeeld dat de berustingsklok pas begon te lopen zodra de houder van het oudere merk zich ervan bewust was dat dat latere merk was ingeschreven EN dat het jongere merk werd gebruikt.

De voornaamste grond van het beroep van gedaagden was de datum waarop de gedoogtermijn begint te lopen. Lord Justice Arnold heeft het belangrijkste arrest gewezen in het Hof van Beroep. Dat merkte hij op Budvar was ‘behouden EU-jurisprudentie’ binnen sectie 6(7) van de Europese Unie (Terugtrekkingswet) 2018 (‘de terugtrekkingswet'), wat betekent dat het na de Brexit deel bleef uitmaken van het nationale recht en lagere rechtbanken bindend maakte. Hij erkende echter ook de bevoegdheid van het Hof van Beroep om af te wijken van het ‘behouden EU-recht’ (op grond van de bevoegdheden die het door de Terugtrekkingswet is verleend) op dezelfde basis als het Hooggerechtshof zou kunnen afwijken van een van zijn eigen wetten. beslissingen.

Lord Justice Arnold onderzocht vervolgens een andere autoriteitslijn binnen het EUIPO en het Gerecht Budvar en waarin werd geconcludeerd dat de termijn van vijf jaar begint te lopen zodra de houder van het oudere merk kennis krijgt van het gebruik van het jongere merk, en het jongere merk daadwerkelijk is ingeschreven, ongeacht of de houder ervan het oudere merk is op de hoogte van de inschrijving van het jongere merk.

Met deze andere lijn van autoriteit in gedachten ging hij in op de woorden van het berustingsverweer s48, zoals deze voorkomen in de TMA 1994, en interpreteerde dit als alleen kennis vereisend van het gebruik van het latere merk en niet van de inschrijving ervan. Hij concludeerde daarom dat de redenering van het EUIPO en het Gerecht de voorkeur verdient en, in afwijking van het HvJ-EU, oordeelde hij dat, op voorwaarde dat het jongere merk daadwerkelijk is ingeschreven, de tijd moet lopen vanaf de datum waarop de houder van het oudere merk kennis krijgt van het gebruik van het latere merk, en niet van een latere datum.

Ter ondersteuning van deze analyse was Lord Justice Arnold het eens met de beweringen van verweerder dat het vereisen van kennis van de daadwerkelijke inschrijving van het jongere merk (en van het gebruik ervan) de houder van het oudere merk een perverse prikkel zou geven om het register niet te raadplegen op om het lopen van de tijd te vertragen.

Dit is de eerste keer dat het Hof van Beroep afwijkt van de door het HvJ-EU bewaarde wetgeving en toont aan dat de Britse rechtbanken bereid zijn de EU-wetgeving te herzien en veranderingen aan te brengen wanneer zij van oordeel zijn dat duidelijkheid nodig is, of dat er een andere aanpak moet worden gevolgd. Het is echter misschien minder ingrijpend, aangezien dit in feite de adoptie was van een andere lijn van Europese autoriteiten.

Dit besluit (en de Vooruitgangstraject beslissing behandeld in onze vorige blogpost) geven enige indicatie over de manier waarop de hogere Britse rechtbanken een juridisch landschap na de REULA zullen benaderen. Op een recente conferentie aan het University College London heeft Lord Justice Arnold aangegeven dat het voor gevestigde gebieden van het merkenrecht onwaarschijnlijk is dat er enige significante verandering zal plaatsvinden. Waar er echter al ‘breuklijnen’ bestaan ​​bij complexere kwesties en waar er al spanning bestaat tussen de EU-interpretatie en de Britse wetgeving, kan er verandering aan de horizon liggen. Dit alles is uiteraard afhankelijk van een mogelijke verandering in de Britse regering later dit jaar, die voor een verdere juridische opschudding na de Brexit zou kunnen zorgen.

_____________________________

Om ervoor te zorgen dat u geen regelmatige updates van de Kluwer Trademark Blog mist, kunt u zich abonneren hier.

Kluwer IE-recht

De 2022 Future Ready Advocaten-enquête toonde aan dat 79% van de advocaten denkt dat het belang van juridische technologie volgend jaar zal toenemen. Met Kluwer IP Law kunt u navigeren in de steeds mondialer wordende praktijk van IE-recht met gespecialiseerde, lokale en grensoverschrijdende informatie en tools vanaf elke gewenste locatie. Ben jij als IE-professional klaar voor de toekomst?

Leer hoe Kluwer IE-recht kan je ondersteunen.