[이 게시물은 SpicyIP Intern Surima Singh과 공동으로 작성되었습니다. Surima는 벵갈루루에 있는 Christ Academy Institute of Law에서 BA, LL.B를 추구하는 XNUMX학년 학생입니다. 그녀는 자신을 설명하면서 초기 단계부터 법과 정의에 대한 예리한 관심을 키웠습니다. 그녀의 관심 분야는 헌법과 IP법입니다.]

17월 XNUMX일 델리 고등법원 취소 된 Fullstack Education(응답자)의 INSAID 마크는 Institut Europeen D Administration Des Affaires, Insead, Association(청원인)의 INSEAD 마크와 믿을 수 없을 정도로 유사합니다. 취소는 아마도 사건에서 발생하는 흥미로운 문제 중 하나일 수 있지만, 이 게시물은 상표 간의 음성 유사성에 대한 법원의 판결에 초점을 맞추고 경쟁 상표 간의 식별력을 평가하기 위한 광범위한 원칙과 음성 유사성의 맥락에서 위의 원칙을 적용할 때 상표 등록부에 의해 실제로 채택된 관행 사이의 드문 이분법을 강조합니다. 또한 기존 법률/관행 내에서 해결책이 규정되어 있는지 살펴봅니다.

원칙

원칙적으로, 섹션 9(1)(a) 상표법에서는 식별력이 없는 상표, 즉 자신의 상품을 타인의 상품과 구별할 수 없는 상표의 등록을 금지하고 있습니다. 비슷하게, 섹션 11(1)(b) 종전의 상표와 유사하고 종전의 상표의 상품/서비스와 동일하거나 유사한 상품 및 서비스에 사용된 상표는 등록할 수 없습니다. 따라서 출원서를 받은 후 상표 등록부는 상표를 전체적으로 고려하고 등록을 진행하기 전에 이전 상표와 비교해야 합니다. 그러나 상표법은 심사관이 수행해야 하는 비교 유형에 대해 명확하지 않습니다. 유사하게 상표 규칙은 다음과 같습니다. 규칙 33, 레지스트라가 등록 또는 출원된 이전 상표로 대상 표장을 조사할 수 있다고 명시되어 있지만 레지스트리에서 수행해야 하는 검색 유형이 명확하지 않습니다.

상표가 어떻게 침해될 수 있는지 살펴보면 다음과 같은 사실을 알 수 있습니다. 섹션 29 (9) 상표법에서는 단어의 시각적 묘사뿐만 아니라 언어적 사용에 의해서도 상표가 위반될 수 있음을 명시적으로 설명합니다. 침해 문제에서 대법원은 상표를 비교할 때 귀와 눈을 모두 고려해야 한다고 판결했습니다(예: Cadila Healthcare Ltd. 대 Cadila Pharmaceuticals Ltd.., 여기서 법원은 음성학적 유사성이 비교의 기본 테스트 중 하나라고 관찰했습니다.) 음성학적 유사성에 대한 이러한 강조는 구매자를 오도하고 상표 소유자의 이익을 위협하며 소비자 복지 및 시장 무결성을 위태롭게 할 수 있는 유사하게 들리는 상표의 가능성으로 인해 의미가 있습니다.

그러나 기소 단계에서 점수 평가는 어떻습니까? 등록을 승인하기 전에 시각적으로나 음성적으로 표장을 평가하기 위해 심사관에게 동일한 테스트를 적용해야 하지 않습니까? 본 사건의 델리 고등 법원 명령은 이 눈부신 감독을 식별하고 강조합니다.

레지스트리에 의한 관행

이 사건에서 청원인이 제기한 주장 중 하나는 상표 규칙 33조를 위반하여 상표가 등록되었다는 것입니다. 주장을 입증하기 위해 원고는 Trademark Registry의 웹사이트에서 음성 검색을 수행한 후 INSEAD 마크가 피고의 INSAID 마크와 유사한 마크로 인용되었다고 제출했습니다. 그러나 법원이 등록소에 수행한 검색의 성격에 대해 문의한 결과, 등록소는 유사한 표장에 대해 음성 검색을 수행하지 않고 단지 유사한 단어 표장에 대한 검색을 수행한 것으로 밝혀졌습니다. 이는 레지스트리가 발음보다 상표의 시각적 또는 텍스트 유사성에 더 중점을 두어 발음에 의존하는 소비자에게 혼란을 줄 수 있음을 보여줍니다. 관점에서 보자면, 상표 등록부 웹사이트 누구나 사용할 수 있는 표음에 대한 음성 공개 검색 기능이 있습니다. 그러나 이 기능을 모든 사람이 사용할 수 있음에도 불구하고 레지스트리 자체는 그러한 검색을 수행하지 않았으며 아무런 이의 없이 상표를 승인했습니다! 우리는 인도 IP 웹사이트에서 검색을 수행했고 INSAID 마크에 대해 발행된 시험 보고서가 등록소에서 "승인된 대로" 직접 발행되었음을 발견했습니다. (PDF) 음성학적 공개 검색 후 약 672개의 유사 상표를 찾았으며 그 중 INSEAD는 (PDF). 웹사이트의 기능이 정확하고 이러한 검색을 수행하기 위해 레지스트리에서 채택한 이 메커니즘이 실제로 결함이 없는 경우 우리는 약간 우려된다는 점에 유의해야 합니다. (예를 들어 In Style Jewellery(Label)가 INSAID와 어떻게 유사할 수 있습니까? 마찬가지로 Institute of Vedic Astrology가 INSAID와 어떻게 유사할 수 있습니까?)

파워는?

사건으로 돌아가서, 법원은 청원인의 주장에 동의하지 않았으며 당사자 중 누구도 등록소가 수행해야 하는 검색의 성격에 대한 고정된 지침에 주의를 기울일 수 없기 때문에 규칙 33 위반만으로 등록을 취소할 수 없다고 판결했습니다. 그리고 향후 혼선을 피하기 위해 등기소에 등기소에 등기신청 접수 시에는 예비단계라도 워드마크와 음성검색을 병행하도록 지시했다.

이와 같은 추가 사고를 방지하려는 의도는 인정할 수 있지만 몇 가지 질문이 제기됩니다. 예를 들어, 음성 유사성을 수행하기 위한 지침의 부족과 규칙 33의 위반 사이의 연결을 법원이 올바르게 제시했는지는 불분명합니다. 지침 또는 지침이 없는 경우, 레지스트리는 이전 상표 중에서 검색을 수행하지 못했고 따라서 규칙 33의 명령을 위반했음을 인정하는 선서 진술서를 제출했습니다. 지침은 법적으로 의무화되지 않았지만 단지 '가이드라인'일 뿐이므로 지침을 따르거나 따르지 않는 것이 규칙을 위반했는지 여부를 판단할 이유가 될 수 없습니다.

또한 상표법 또는 규칙이 특정 방식으로 검색을 수행하도록 관리인 등록소를 "지시"할 수 있는 권한을 법원에 부여하는지 여부가 불분명합니다. 이와 관련하여 법원의 권한은 규정이나 규칙이 특정 방식으로 수색을 수행하도록 요구하는지 여부를 해석하는 것으로 확실히 제한됩니다. 그러나 법원이 그러한 해석에 근거하여 특정 방식으로 검색을 수행하도록 등기소에 '지시'했는지 또는 suo-moto가 명령을 내렸는지 여부는 명령에서 명확하지 않습니다. 법과 규칙은 검색을 수행하는 방법이 상표법의 체계 내에 있는 한 등록관에게 명시적으로 맡겨져 있습니다. 그리고 동일한 것이 법의 체계 내에 있지 않은 경우에도 법원은 항소에서 문제가 된 명령을 취소할 수 있습니다. 법원이 실제로 이것을 규칙 33으로 읽었다면 이것을 언급함으로써 더 효과적으로 그렇게 할 수 있었을 것입니다.

명령이 아무데도 상표 매뉴얼. 위에서 논의한 바와 같이 상표법 및 규칙은 등록소가 수행해야 하는 검색의 정확한 특성을 지정하지 않지만 상표 설명서에는 이를 언급하고 있습니다. 상대적인 거절이유에 대한 출원을 심사하는 맥락에서 심사관이 심사관이 세 가지 모드로 검색 - 워드마크 검색, 음성 검색 및 장치 마크 검색. 또한 설명서에는 음성 검색의 경우 “심사관은 상표의 하나 또는 두 가지 음성 변형을 지정할 수 있으며 시스템은 적용된 상표와 음성 유사성이 있는 모든 이전 상표를 가져옵니다..” 상표 매뉴얼이 본질적으로 구속력이 없다는 데 동의하지만 법원의 진술에서 암시하는 바와 같이 변호사 또는 벤치에서 제기되지 않은 점이 궁금합니다. "어떤 변호인도 상표 등록을 위해 신청서를 제출할 때 수행해야 하는 검색의 성격을 예상하는 고정된 지침에 주의를 끌 수 없기 때문에… (41항)”

상표 설명서에 명시적으로 언급되어 있음에도 불구하고 레지스트리에서 음성 검색을 수행하지 못한 경우 또 다른 약점을 드러내다 Trademark Registry에서 그리고 바라건대, 현재 명령 이후에 상표 출원 분석에 대한 완전하고 표준화된 접근 방식의 일부로서 발음 유사성에 대한 철저한 평가가 채택될 것입니다. 등기부가 법원에서 정한 관행, 즉 예비 단계에서도 음성 검색을 사용하는 관행을 따랐다면 좋을 것 같습니다. 그러나 명령이 이를 기존 조항으로 해석하는지 여부를 언급하지 않았기 때문에 명령이 내려진 법리적 근거는 현재 불분명합니다.

그의 의견에 대해 Swaraj에게 큰 감사를 드립니다.

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• 출처: https://spicyip.com/2023/05/hear-me-out-assessment-of-phonetic-similarity-is-as-important-as-that-of-visual-similarity-an-assessment-of-insead-v-fullstack-education.html