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Nicht wörtlicher Verstoß: Klarheit oder Verwirrung?

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Erörterung der jüngsten Interpretation der Äquivalentlehre durch den Obersten Gerichtshof von Delhi SNPC Machines Private Limited & Ors. gegen Herrn Vishal Choudhary, wir freuen uns, Ihnen diesen Beitrag von SpicyIP-Praktikant Vishno Sudheendra präsentieren zu können. Vishno studiert im zweiten Jahr Jura an der NLSIU in Bangalore. Sein vorheriger Beitrag ist abrufbar hier.

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Nicht wörtlicher Verstoß: Klarheit oder Verwirrung?

Von Vishno Sudheendra

Der Delhi HC erließ am 5. März 2024 eine Anordnung SNPC Machines Private Limited & Ors. gegen Herrn Vishal Choudhary, in dem ein Fall einer nicht wörtlichen Verletzung einer patentierten Ziegelherstellungsmaschine erörtert wird. Das Gericht prüft im Rahmen dieses Beschlusses die Doctrine of Equivalents, eine in den USA entwickelte Doktrin, und die Doctrine of Pith and Marrow, eine im Vereinigten Königreich entwickelte Doktrin. Ich versuche, den Beschluss zu analysieren und argumentiere, dass das Gericht durch die seltsame Kombination beider Punkte mehr Verwirrung als Klarheit geschaffen hat.

Ein kurzer Überblick über diese Lehren

Ich versuche, die betreffenden Lehren zur besseren Klarheit kurz zu erläutern, bevor ich mich mit dem Fall befasse.

Äquivalentlehre: Diese Doktrin stammt aus der US-amerikanischen Rechtsprechung, insbesondere aus dem Fall SCOTUS Graver Tank & Mfg. Co. gegen Linde Air Products. Dadurch kann ein Patentinhaber eine Verletzung geltend machen, auch wenn ein beanstandetes Produkt/Verfahren nicht wörtlich gegen die Formulierung der Patentansprüche verstößt, sondern stattdessen auf nicht wörtliche Weise verletzt, indem es Produkt-/Prozesselemente durch gleichwertige Elemente ersetzt. (Praharsh diskutiert die Lehre hier). Der Umfang der Äquivalenzlehre hängt von zwei Faktoren ab: der Prüfung der Gleichwertigkeit und den rechtlichen Hindernissen für Äquivalente. In den USA haben Gerichte fünf rechtliche Tests eingeführt, um die Anwendung der Doktrin einzuschränken: die All-Elemente-Regel, den dreifachen Identitätstest mit Schwerpunkt auf Funktion, Art und Ergebnis, den Test auf unwesentliche Unterschiede, den Offensichtlichkeitstest und den bekannten Austauschbarkeitstest (Patodia, Jain und Shukla). Unter den oben genannten Tests und Einschränkungen sind die „Alle-Elemente-Regel“ und der „dreifache Identitätstest“ für unsere Diskussion relevant, da sich das Gericht nur mit ihnen befasst.

„Alle Elemente-Regel“: Die „All Elements Rule“ schränkt die Äquivalentlehre ein. Es schreibt vor, dass die Prüfung auf Äquivalente auf einzelne Elemente und nicht auf die Erfindung als Ganzes angewendet werden muss, um die vollständige Eliminierung eines Elements zu verhindern (Hilton Davis Chemical Co gegen Warner-Jenkinson, Patodia, Jain und Shukla).

„Dreifacher Identitätstest“: Es dient als grundlegender Test für die Äquivalentlehre. Darin heißt es, dass eine Rechtsverletzung durch das beanstandete Produkt verursacht wird, wenn es „im Wesentlichen die gleiche Funktion auf im Wesentlichen die gleiche Weise erfüllt, um das gleiche Ergebnis zu erzielen“ [Sanitärkühlschrank Co. gegen Winters]. Dieser Test wird in Verbindung mit der „Alle-Elemente-Regel“ angewendet.

Die Lehre von Mark und Mark: Diese Doktrin hat ihren Ursprung in der britischen Rechtsprechung Clark gegen Adie, (kostenpflichtig). Das Mark-und-Marken-Prinzip grenzte den Umfang des Patentschutzes auf der Grundlage des Kerninhalts der Erfindung ab. Nach dieser Doktrin könnte eine Verletzung nachgewiesen werden, wenn das Gerät oder die Methode des Beklagten alle entscheidenden Bestandteile des Patents enthält (Mathur).  

Es ist anzumerken, dass im Vereinigten Königreich der Catnic Test oder die Doctrine of Purposive Construction die Doctrine of Mark and Marrow ersetzte Catnic Components Ltd. gegen Hill & Smith Ltd. (Paywalled) Der Catnic-Test legt den Schwerpunkt auf die gezielte Interpretation von Patentansprüchen, um den beabsichtigten Schutzumfang des Erfinders zu erkennen, im Gegensatz zur Doctrine of Mark and Marrow, die sich auf den Inhalt der Erfindung konzentriert und dabei wesentliche Elemente berücksichtigt (Mehra). Post-Actavis gegen Eli Lilly ([2017] UKSC 48) scheint der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs die Doktrin der Äquivalente eingeführt zu haben (Schnur).

Was ist also der Unterschied zwischen der Lehre von den Äquivalenten und der Lehre von Mark und Mark?

Die Doktrin der Äquivalente würde auch dann gelten, wenn sowohl wesentliche als auch unwesentliche Elemente durch ihre Äquivalente im verletzenden Produkt/Prozess ersetzt werden. Für die Anwendung der Doctrine of Mark and Marrow müssen jedoch alle wesentlichen Elemente im verletzenden Produkt/Prozess gleich sein, während nur unwesentliche Elemente durch ihre Äquivalente ersetzt werden dürfen (Mathur). Daher bietet die Doktrin der Äquivalente, indem sie über den dreifachen Identitätstest Äquivalente sowohl für wesentliche als auch unwesentliche Elemente zulässt, einen viel größeren Spielraum für nichtwörtliche Verstöße gegenüber der Doktrin von Mark und Mark.

Der Auftrag

Die Kläger, SNPC Private Limited und andere, reichten einen Antrag auf eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen den Beklagten, Herrn Vishal Choudhary, ein, der die Verwendung, Herstellung, Herstellung, das Anbieten zum Verkauf oder den Verkauf oder Import der beanstandeten Ziegelherstellungsmaschinen untersagt. Es wurde behauptet, dass die Beklagte Ziegelmaschinen herstelle und vertreibe, die den patentierten Ziegelmaschinen der Kläger ähnelten. Die Kläger machten einen nicht wörtlichen Verstoß auf der Grundlage der Kern- und Marklehre und der Äquivalentlehre geltend. Die Beklagten machten geltend, dass, da dem angeblich verletzenden Produkt eine Kabine, Lenkung, gelenkte Vorderräder und Motorisierung der Hinterräder fehlen, die „Alle-Elemente-Regel“ angewendet werden muss, wonach das Produkt alle Anspruchselemente des Klagepatents enthalten muss und wenn überhaupt ein Fehlt in dem mutmaßlich rechtsverletzenden Produkt auch nur ein einziges Element, stellt dies keinen Verstoß dar.

Das Gericht stellte fest, dass die „Alle-Elemente-Regel“ in qualifizierter Weise angewendet werden muss. Ein Rechtsverletzer kann, wenn die „Alle-Elemente-Regel“ nicht qualifiziert ist, geringfügige Variationen eines Produkts mit mehreren Elementen vornehmen und behaupten, dass das Produkt das patentierte Produkt nicht verletzt, obwohl es im Wesentlichen dieselbe Funktion auf die gleiche Art und Weise erfüllt das gleiche Ergebnis. Das Gericht betonte, dass der wesentliche Gedanke bei der Anmeldung eines Patents in der kommerziellen Verwertung des Patents bestehe. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der dreifache Identitätstest bei der Prüfung einer Verletzung von entscheidender Bedeutung ist, da das Hauptziel des Rechtsverletzers darin besteht, ein Produkt herzustellen, das mit dem Produkt der Kläger konkurriert. Wenn das Produkt eines Patentverletzers das Produkt des Patentinhabers beeinträchtigt, auch wenn es geringfügige Änderungen aufweist, untergräbt es das grundlegende Ziel des Patents. Daher entschied das Gericht, dass es notwendig ist, sowohl den Mark- und Marktest als auch den dreifachen Identitätstest anzuwenden, um einen möglichen Verstoß zu beurteilen. Auf der Grundlage der oben genannten Analyse wies das Gericht das Vorbringen des Beklagten zurück und stellte fest, dass „Die All-Elemente-Regel kann nicht unter Ausschluss der Mark- und Markregel übernommen werden"

Das Gericht stellte fest, dass der Kern der Erfindung der Kläger darin besteht, eine bewegliche Ziegelmontage zu ermöglichen. Nach Prüfung der oben genannten Grundsätze erteilte das Gericht die einstweilige Verfügung, stellte jedoch fest, dass das Fehlen von Elementen in der Maschine des Beklagten nicht wesentlich ist, da das Produkt auch eine bewegliche Bausteinmontage ermöglicht.

Analyse

Die Rechtslandschaft in Bezug auf nicht-wörtliche Rechtsverletzungen in Indien ist nicht klar, d. h. die Gerichte haben entweder die Doktrin von Mark und Mark oder die Doktrin der Äquivalente angewendet, und es gab kein Urteil, das einer Doktrin Vorrang vor einer anderen einräumte (Weitere Informationen finden Sie unter fehlen uns die Worte.). Im gegebenen Fall hat das Gericht der Doktrin von Mark und Mark große Bedeutung beigemessen und darüber hinaus entschieden, dass diese Vorrang vor der „Alle-Elemente-Regel“ hat, die Teil der Äquivalenzlehre ist. Die Priorisierung der Doctrine of Mark and Marrow ist im indischen Kontext wünschenswert, wie Prof. Sarnoff zuvor auf SpicyIP kommentierte (hier), da es sich bei der Doktrin um einen Import aus der britischen Rechtsprechung handelt, der die indische Rechtsprechung im Vergleich zur US-amerikanischen Rechtsprechung viel näher steht. Darüber hinaus erweitert die Doktrin der Äquivalente den Patentschutz über den Rahmen der ausgelegten Sprache hinaus und ermöglicht die Substitution wesentlicher Elemente, wenn die ersetzten Elemente den dreifachen Identitätstest bestehen, während die Doktrin von Mark und Mark das Vorhandensein aller wesentlichen Elemente erfordert nur unwesentliche Elemente dürfen durch ihre Äquivalente ersetzt werden.

Dieser Priorisierung der Doctrine of Mark and Marrow folgt jedoch die Behauptung des Gerichts, dass die Doctrine „zusammen mit dem Triple Identity Test“ verwendet werden sollte, einem Test, der zur Bestimmung der Äquivalenz im Rahmen der Doctrine of Equivalents verwendet wird. Einerseits versucht die Doctrine of Mark and Marrow des Vereinigten Königreichs, den Inhalt der Erfindung zu berücksichtigen und nicht wesentliche Variationen zu ignorieren, und andererseits berücksichtigt die Doctrine of Equivalents der USA die Äquivalenz von Elementen des Produkts über die dreifache Identität prüfen. Die Kopplung des dreifachen Identitätstests mit der Doctrine of Mark and Marrow schafft mehr Verwirrung als Klarheit in der gegebenen Rechtslandschaft. 

Die Priorisierung des Inhalts der Erfindung durch die Doctrine of Mark and Marrow gegenüber der „Alle-Elemente-Regel“ und die mit dem dreifachen Identitätstest gekoppelte Doktrin führt zu einer erheblichen Ausweitung des Spielraums für die Geltendmachung einer nichtwörtlichen Verletzung im Rahmen dieser Doktrin. Diese Erweiterung wird durch die Einbeziehung des dreifachen Identitätstests verursacht, der auch die Gleichwertigkeit sowohl wesentlicher als auch unwesentlicher Elemente ermöglichen würde, während die Mark- und Marklehre ursprünglich nur die Gleichwertigkeit unwesentlicher Elemente zuließ.

Die oben genannte Erweiterung durch die Kombination der beiden Doktrinen, gepaart mit dem Ausschluss der „Alle-Elemente-Regel“, sollte bei der Prüfung der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Kanadas in diesem Fall mit Bedacht als Präzedenzfall angewendet werden Free World Trust gegen Electro Sante Inc., wo betont wurde, dass „der Einfallsreichtum des Patents nicht in der Identifizierung eines wünschenswerten Ergebnisses liegt, sondern darin, ein bestimmtes Mittel zu lehren, dieses zu erreichen.“ Die Ansprüche können nicht dahingehend ausgeweitet werden, dass der Patentinhaber alles monopolisieren kann, was das gewünschte Ergebnis erzielt.“  

Zusammenfassung

Der Beschluss unterstreicht die Entscheidung des Gerichts, der Doktrin von Mark und Mark Vorrang vor der „Alle-Elemente-Regel“ im Rahmen der Äquivalentdoktrin zu geben. Während das Gericht betont, wie wichtig es ist, den Inhalt der Erfindung zu berücksichtigen, führt die Verknüpfung der Mark- und Marklehre mit dem dreifachen Identitätstest, der typischerweise mit der Äquivalentlehre verbunden ist, zu Komplexität und potenzieller Verwirrung in die Rechtslandschaft. Dieser Ansatz erweitert den Spielraum für die Geltendmachung einer nicht-wörtlichen Verletzung, indem er dem Gesamtinhalt der Erfindung Vorrang vor der Analyse spezifischer Elemente und Ansprüche einräumt. Die Ausweitung sollte jedoch mit Vorsicht betrachtet werden, da ein Patent keine Lizenz zur Monopolisierung von allem bietet (dh nicht bieten sollte), das das gewünschte Ergebnis erzielt.

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