Einleitung

In einem aktuellen Fall Tata Sia Airlines gegen Vistara Home Appliances[1], entschied die Kammer des Delhi High Court, dass die bloße Kenntnis der Marke des Beschwerdeführers ausreicht, um Bösgläubigkeit zu begründen. In diesem Fallkommentar wird argumentiert, dass a) die Schwelle zur Feststellung von Unehrlichkeit sehr niedrig angesetzt ist und der Beklagte seine Marke nicht unlauter eingetragen hat und b) die Marke des Beklagten mit Ausnahme der gleichzeitigen ehrlichen Nutzung haftbar war.

Tatbestand

Der Beschwerdeführer, ein Joint Venture zwischen TATA Sons und Singapore Airlines, das eine große Fluggesellschaft unter der Marke „VISTARA“ betreibt, verwendet die Marke seit 2014. VISTARA kommt vom Sanskrit-Begriff „Vistaar“ für „grenzenlose Möglichkeiten“ und wurde vom Obersten Gerichtshof erklärt eine bekannte Marke. Der Beschwerdeführer bewirbt VISTARA auf seiner Website, in seiner App und in seinen Werbeanzeigen intensiv und gewinnt gleichzeitig Auszeichnungen für die Dienstleistungen der Marke. VISTARA verfügt über Markeneintragungen in allen Klassen und auf der ganzen Welt, die sein willkürliches und unverwechselbares Logo abdecken.

Im September 2020 stellte der Beschwerdeführer fest, dass die Beklagten VISTARA ohne Genehmigung für den Namen, die Domain, die Logos und Gerätemarken ihres Haushaltsgeräteunternehmens nutzten. Die Befragten verkauften seit Dezember 2018 Haushaltsgeräte unter der Gerätemarke VISTARA online und in sozialen Medien. Trotz Unterlassungserklärungen im September 2020 und März 2021 antworteten die Befragten nicht. Dies veranlasste den Beschwerdeführer, eine Verletzungs- und Passing-off-Klage einzureichen, den vorliegenden Fall.

• Argumente vor dem Gericht
• Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass die Verwendung der Marke „VISTARA“ durch die Beklagten für Haushaltsgeräte zu Verwirrung bei den Verbrauchern geführt und dem Geschäft und dem Firmenwert der Beschwerdeführerin erheblichen Schaden zugefügt habe, und dass die Übernahme der beanstandeten Marke durch die Beklagten jeder Rechtfertigung entbehre und unehrlicher Natur sei , was zur Verwässerung der Marke „VISTARA“ führte. Der Beschwerdeführer ist der Voranwender und Benutzer der Marke „VISTARA“, die zur bekannten Marke erklärt wurde. Die konkurrierenden Marken seien klanglich ähnlich. Die Eintragung der angegriffenen Marke wurde gemäß Abschnitt 9 ungültig erlangt[2] und 11[3] des Markengesetzes, das dem Gericht die Befugnis einräumt, einstweilige Verfügungen zu erlassen, mit denen den Beklagten ein Verbot erteilt wird. Der Beschwerdeführer wandte sich ohne Verzögerung, Nachlässigkeit oder Duldung an das Gericht.

• Beschwerdegegnerin

Die Beklagten argumentierten, dass kein Missbrauch der Marke vorliege, da sie bereits ein Jahr (2016) nach der Beschwerdeführerin mit der Nutzung der Marke begonnen hätten. Sie bestritten, dass sie sorgfältige Maßnahmen ergriffen hätten, um sicherzustellen, dass sich ihre Marke von der Marke des Beschwerdeführers unterscheide, einschließlich der Verwendung unterschiedlicher Farbkombinationen, Schriftarten, Schreibstile und Gesamtdarstellung. Sie wiesen darauf hin, dass „VISTARA“ kein geprägtes oder erfundenes Wort sei, sondern ein Wort aus dem Sanskrit. Sie machten außerdem geltend, dass ihre Waren in keinem Zusammenhang mit denen des Beschwerdeführers stünden und dass sie keine unbefugten Benutzer im Sinne von Abschnitt 29 des Markengesetzes seien. Bei der angegriffenen Marke handelt es sich im Vergleich zur Wortmarke der Beschwerdeführerin um eine Gerätemarke.

Festhalten durch das/die Gericht(e)

Gericht

Das Gericht entschied, dass der Begriff „VISTARA“ eine Wörterbuchbedeutung hat und daher nicht vom Beschwerdeführer monopolisiert werden kann. Die Marke „VISTARA“ des Beschwerdeführers wird als bekannte Marke erklärt, jedoch als irrelevant angesehen, da sie nach der Eintragung der Marke der Beschwerdegegnerin als irrelevant erklärt wurde. Die Beklagten sind berechtigt, die Marke „VISTARA“ für Waren der Klassen 7, 9 und 11 zu verwenden, da die Kunden, Handelskanäle und Branchen beider Parteien unterschiedlich und leicht unterscheidbar sind.

Abteilungsbank des High Court

Das Oberste Gericht von Delhi wies das Argument zurück, dass VISTARA ein gebräuchliches Wörterbuchwort sei. Das Wort ähnelt lediglich dem Sanskrit-Wort „VISTAAR“. Der Beschwerdeführer prägte die Marke „VISTARA“[4] Dies und die Verwendung des gleichen Wortes „VISTARA“ anstelle von „VISTARA“ durch den Beklagten beweisen, dass ihm der damit verbundene Wert bewusst war. Das erstinstanzliche Gericht lehnte die einstweilige Verfügung zu Unrecht mit der Begründung ab, dass die Beklagten die angegriffene Marke in verschiedenen Klassen/Produkten übernommen und verwendet hätten.[5] Die Befragten gaben nie eine überzeugende Begründung für die Wahl des Namens VISTARA. Für die Behauptungen der Beklagten hinsichtlich Verträgen, Geschäftsnetzwerken und potenziellem Kundenverlust fehlen Beweise. Selbst wenn man davon ausgeht, dass dies wahr ist, kann eine unlautere Adoption nicht durch Abschnitt 12 des Markengesetzes geschützt werden.[6] Das Division Bench entschied, dass die Verwendung des Beklagten in böser Absicht erfolgte und zu Verwirrung auf dem Markt führen würde.[7]

Analyse des Falles

In diesem Fall vertrat der Oberste Gerichtshof von Delhi eine andere Haltung als das erstinstanzliche Gericht. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Kunden beider Unternehmen unterschiedlich seien und durch die klangliche Ähnlichkeit der Marken nicht verwechselt werden könnten, da sie unterschiedlichen Klassen angehörten. Der Oberste Gerichtshof kam jedoch zu dem Schluss, dass die Klassendiskriminierung und/oder die Klassenunterscheidung irrelevant ist, wenn die Übernahme der Marke durch eine Partei, wie in diesem Fall durch den Beklagten, von Natur aus irreführend ist und durch verdächtige Umstände beeinträchtigt ist, ohne dass eine offensichtliche Rechtfertigung vorliegt. Das Argument, die Beschwerdegegnerin habe die Marke übernommen, als die Marke des Beschwerdeführers nicht bekannt war, wurde nicht berücksichtigt. Der interessante Punkt in diesem Fall ist, dass das Gericht die Adoption des Beklagten aus drei Gründen für unehrlich hielt:

1. Die Beschwerdegegnerin wusste von der Marke des Beschwerdeführers, als sie diese eintragen ließ.[8]
2. Um Registrierungsprobleme zu vermeiden, hat die Beklagte eine Gerätemarke anstelle einer Wortmarke angemeldet.[9]
3. Die Beklagte hat keinen plausiblen Grund für ihre Annahme angegeben.[10]

Der Autor dieses Artikels wird diesen Fall mit anderen Urteilen vergleichen, um festzustellen, ob der hier angewandte Maßstab für unredliche Täuschung höher oder niedriger ist.

Bösgläubigkeit und Unehrlichkeit in Markenfällen.

Der Oberste Gerichtshof von Delhi im Fall von Bpi Sports LLC gegen Saurabh Gulati & Anr.[11]  befasste sich mit der Frage der bösgläubigen Übernahme einer Marke gemäß Abschnitt 11(10)(ii) des Gesetzes[12]. Sie definierten es als „unlautere Praktiken, die einen Mangel an Treu und Glauben seitens des Anmelders gegenüber dem Amt zum Zeitpunkt der Einreichung beinhalten, oder unlautere Praktiken, die auf Handlungen basieren, die die Rechte einer dritten Person verletzen.“ Das Gericht führte weiter aus, dass Unehrlichkeit, Täuschung, der Wunsch, eine andere Person in die Irre zu führen oder zu täuschen, sowie ungerechtfertigte Handlungen, die die Rechte Dritter verletzen, typische Anzeichen für Bösgläubigkeit seien.[13]

Darüber hinaus ist der Oberste Gerichtshof im Fall von National Sewing Thread Co. Ltd. gegen James Chadwick and Bros. Ltd.[14] legte den Test der Täuschung/Verwirrung fest als „Es geht um die Frage, wie ein Käufer, der als durchschnittlicher Mensch mit normaler Intelligenz angesehen werden muss, auf eine bestimmte Marke reagieren würde, welche Assoziation er durch den Blick auf die Marke eingehen würde und in welcher Hinsicht er dies tun würde die Marke mit den Waren verbinden, die er kaufen würde.“ Der Test wurde außerdem durch das Urteil des Obersten Gerichtshofs bestätigt Nandhini Deluxe gegen Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Limited.[15] In ähnlicher Weise haben auch verschiedene Gerichte in anderen Fällen Unehrlichkeit als Versuch verstanden, die Öffentlichkeit zu täuschen oder Verwirrung zu stiften.[16]

Handlungen, die als Täuschung und Verwirrung gelten.

In Kamal Trading Co. und Ors. V. Gillette UK Ltd., Gillette UK Ltd.[17], eine Tochtergesellschaft der Gillette Company, verklagte Kamal Trading Co. und andere wegen der Verwendung der Marke „7 O'CLOCK“ auf Zahnbürsten. Gillette und seine Tochtergesellschaften nutzten die Marke seit 1913 weltweit für Rasierprodukte und ließen sie in vielen Ländern registrieren. Im Jahr 1985 entdeckte Gillette, dass Kamal Trading in Indien „7 O'CLOCK“-Zahnbürsten verkaufte. Obwohl es sich um ein anderes Produkt handele, argumentierte Gillette, dass dies die Kunden zu der Annahme verleiten könnte, dass es mit ihrer etablierten Rasiermarke 7 O'CLOCK in Verbindung gebracht werde. Das Gericht stimmte zu und verwies auf Gillettes langjährige Nutzung und Registrierung der identischen Marke für verwandte Rasierprodukte. Es kam zu dem Schluss, dass die Verwendung durch Kamal Trading wahrscheinlich dazu führe, Kunden zu täuschen.

Ähnlich, in NR Dongre gegen Whirlpool Corporation[18], Das amerikanische Unternehmen Whirlpool Corporation und das indische Unternehmen TVS Whirlpool reichten beim Obersten Gerichtshof von Delhi eine Klage gegen NR Dongre und andere ein. Die Beklagten nutzten die Marke „Whirlpool“ in Indien zur Herstellung und zum Verkauf von Waschmaschinen. Whirlpool behauptete, dass sie frühere Rechte an der Marke hätten und dass sie grenzüberschreitend bekannt sei, sodass davon ausgegangen werde, dass alle unter dem Namen Whirlpool verkauften Produkte von der Whirlpool Corporation hergestellt würden. Das Gericht entschied, dass die Marke Whirlpool in Indien einen bedeutenden Ruf und guten Ruf erlangt habe und in den Köpfen indischer Verbraucher und potenzieller Käufer stark mit den Waren der Whirlpool Corporation in Verbindung gebracht werde.

Anwendung der von den Gerichten im vorliegenden Fall festgelegten Standards.

In den zuvor genannten Fällen versuchten die rechtsverletzenden Parteien absichtlich, durch den Handel mit ähnlichen Produkten unfairen Nutzen aus dem guten Willen der Vornutzer zu ziehen. Ebenso gab es viele Fälle, in denen die Gerichte Kriterien für die Feststellung einer Täuschung festgelegt haben. [19]

Außerdem im Cadila Healthcare[20] In diesem Fall legte das Gericht Faktoren fest, die im Hinblick auf eine Täuschung zu berücksichtigen sind:

1. Die Art der Marken 
2. Der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken 
3. Die Art der Waren, für die sie als Marken verwendet werden.  
4. Die Ähnlichkeit der Produkte der konkurrierenden Händler.
5. Die Klasse der Käufer, ihre Ausbildung, Intelligenz und der Grad der Sorgfalt beim Kauf/Gebrauch der Waren
6. Die Art des Kaufs oder der Bestellung der Waren
7. Alle anderen relevanten Umstände und das Ausmaß der Unähnlichkeit zwischen den konkurrierenden Marken.

Wenn wir diese Kriterien berücksichtigen, kann der Beschwerdeführer als einziges stichhaltiges Argument vorbringen, dass es eine phonetische Ähnlichkeit gegeben habe, aber keiner der anderen Faktoren sei in diesem Fall erfüllt. Der Beklagte beantragte hier Schutz nach Abschnitt 12[21], und hätte es erhalten sollen, da sie das Zeichen ehrlich angenommen haben.

In London Rubber Co.[22]Trotz der phonetischen Ähnlichkeit gewährte das Gericht dem Beklagten dennoch Schutz gemäß § 10 Abs. 2[23] mit der Begründung, dass es keine gesetzliche Anforderung für eine umfangreiche, wesentliche Verwendung gebe. Das Gericht sagte weiter, dass das Volumen nicht das der Konkurrenz übertreffen müsse, sondern eine echte, kontinuierliche kommerzielle Präsenz zeigen müsse. Das Gericht führte auch besondere Umstände an, die auf eine redliche Mitbenutzung hinweisen könnten[24], und in den vorliegenden Fällen erfüllt VISTARA Home Appliance diese.

Die Entscheidung des Bezirksgerichts in diesem Fall gibt aus verschiedenen Gründen Anlass zur Sorge. Erstens stehen die betreffenden Waren in keinerlei Zusammenhang: Die Marke des Beklagten betrifft ausschließlich Haushaltsgeräte für Verbraucher aus der unteren Mittelschicht, während die Marke des Klägers auf Flugreisedienstleistungen für die Oberschicht ausgerichtet ist. Es besteht keine Ähnlichkeit oder Verbindung zwischen ihnen, sodass bei den Käufern keine Verwechslungsgefahr besteht. Obwohl der Kläger Inhaber einer bekannten Marke ist, gibt es keine Hinweise auf eine Verwischung oder Beeinträchtigung durch die Übernahme des Beklagten.

Die in diesem Fall festgelegte Schwelle zur Feststellung unlauterer Adoption und öffentlicher Täuschung erscheint im Vergleich zu etablierten Präzedenzfällen ungewöhnlich niedrig[25]. In diesen früheren Urteilen wurden deutlich höhere Maßstäbe für den Nachweis täuschender Ähnlichkeit und Markenverletzung angelegt. Die einstweilige Verfügung wurde in erster Linie auf der Grundlage der Kenntnis des Beklagten über die Marke erlassen, wobei die besorgniserregenden Bemühungen des Beklagten, sie zu differenzieren, außer Acht gelassen wurden.

Fazit

Jedem Unternehmen, unabhängig von seiner Größe und seinem Einfluss, sollte angemessene Freiheit eingeräumt werden, ohne ungerechtfertigte Eingriffe durch unabhängige Unternehmen zu operieren. Dieses Urteil steht jedoch im Widerspruch dazu und begünstigt eine ungerechte Machtdynamik. Die Beklagten haben erhebliche Maßnahmen ergriffen, um Verwirrung zu vermeiden, was vor Erlass der Anordnung hätte zur Kenntnis genommen werden müssen. Obwohl die Marke des Beschwerdeführers bekannt war, hätte das Gericht davon ausgehen müssen, dass sie zum Zeitpunkt der Adoption nicht als solche anerkannt wurde. Darüber hinaus gibt es keine Hinweise darauf, dass der Beschwerdeführer durch die Adoption des Beklagten einen Schaden, eine Verwässerung oder eine Beeinträchtigung erlitten hat. Wenn diesem Präzedenzfall gefolgt wird, könnten große Marken ihre Werbemacht ausnutzen, um sich einen bekannten Status zu verschaffen, und anschließend Unterlassungsklagen gegen kleinere Unternehmen fordern.

[1] 2023 SCC Online Del 3343

[2] Das Markengesetz von 1999

[3] Das Markengesetz von 1999

[4] ¶18

[5] § 20

[6] § 22

[7] Das Gericht gelangte vor allem aus drei Gründen zu dieser Schlussfolgerung: (a) Stärke: Die Marke des Klägers ist eine willkürliche Marke, die sie konzeptionell stark macht; (b) Ähnlichkeit: Die Marke des Beklagten ist „klanglich identisch“ mit der Marke des Klägers (Vistara und Vistara); und (c) Bösgläubigkeit: Der Kläger ist der Vorbenutzer, der Beklagte hatte Kenntnis von der Marke des Klägers und die Marke des Klägers ist bekannt, was die Adoption des Beklagten unehrlich macht.

[8] § 17

[9] § 19

[10] § 16

[11] 2023 SCC Online Del 2424

[12] Das Markengesetz von 1999.

[13] Ibid.

[14] AIR 1953 SC 357.

[15] 2018 SCC Online SC 741.

[16] Kaviraj Pandit Durga Dutt Sharma gegen Navratna Pharmaceuticals Laboratories, [1965] AIR 980

[17] 1998 (8) PTC (Bom)

[18] 1996 PTC 16 (583) SC

[19] National Sewing Thread Co. Ltd gegen James Chadwick, Corn Products Refining Company gegen Shangrila Food Products Ltd., Campbell Products gegen John Wyeth.

[20] 2001 (2) PTC 541 SC

[21] Das Markengesetz von 1999.

[22] London Rubber Co. gegen Durex Products, AIR 1963 SC 1882

[23] Das Markengesetz von 1940.

[24] 1) Der Name des Unternehmens und des Produkts waren identisch. 2) Das Produkt ist schon seit längerem auf dem Markt. 3) Die Produkte sind sowohl für den Beschwerdeführer als auch für den Beklagten unterschiedlich.

[25] Cadila Healthcare, NR Dongre und National Sewing Thread.

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• Quelle: https://www.theippress.com/2024/02/27/the-threshold-for-determining-dishonest-adoption-of-trademarks-revisiting-tata-sia-airlines-v-vistara-home-appliances/