Ende letzten Jahres und kurz vor dem Inkrafttreten des Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023 („REULA') im Vereinigten Königreich am 1. Januar 2024 in Kraft trat (die Gesetzgebung, die offiziell den Grundsatz des Vorrangs des EU-Rechts im Vereinigten Königreich beendete), wich das Berufungsgericht des Vereinigten Königreichs von der Rechtsprechung des EuGH zur gesetzlichen Duldung ab.

Industrial Cleaning Equipment (Southampton) Ltd gegen Intelligent Cleaning Equipment Holdings Co Ltd & Anor Es handelte sich um eine Klage wegen Markenverletzung, bei der sich der Beklagte auf die Einrede der gesetzlichen Duldung berufen wollte. In erster Instanz folgte der High Court (IPEC) der Entscheidung des EuGH Budvar Darin wurde festgestellt, dass die Duldungsuhr erst zu laufen begann, als der Inhaber der älteren Marke wusste, dass die spätere Marke eingetragen war UND dass die jüngere Marke verwendet wurde.

Der Hauptgrund der Berufung der Beklagten betraf den Zeitpunkt, ab dem die Duldungsfrist zu laufen beginnt. Lordrichter Arnold verkündete das entscheidende Urteil vor dem Berufungsgericht. Das hat er zur Kenntnis genommen Budvar war „behaltene EU-Rechtsprechung“ im Sinne von Abschnitt 6(7) des European Union (Withdrawal) Act 2018 („das Austrittsgesetz‘), was bedeutet, dass es auch nach dem Brexit weiterhin Teil des innerstaatlichen Rechts war und vorinstanzliche Gerichte bindet. Allerdings erkannte er auch die Befugnis des Berufungsgerichts an, vom „behaltenen EU-Recht“ abzuweichen (im Rahmen der ihm durch das Austrittsgesetz übertragenen Befugnisse), und zwar auf derselben Grundlage, auf der auch der Oberste Gerichtshof von seinem eigenen Recht abweichen könnte Entscheidungen.

Lord Justice Arnold untersuchte dann eine andere Autorität beim EUIPO und beim Gericht Budvar und in dem festgestellt wurde, dass die Fünfjahresfrist zu laufen beginnt, sobald der Inhaber der älteren Marke von der Benutzung der jüngeren Marke Kenntnis erlangt und die jüngere Marke tatsächlich eingetragen ist, unabhängig davon, ob sie der Inhaber ist oder nicht die ältere Marke ist sich der Eintragung der jüngeren Marke bewusst.

Mit Blick auf diese andere Autoritätslinie ging er auf die Formulierungen der Einrede der Einwilligung nach s48 ein, wie sie im TMA 1994 vorkommt, und interpretierte sie dahingehend, dass sie lediglich Kenntnisse über die Verwendung der jüngeren Marke und nicht über deren Eintragung erforderte. Er gelangte daher zu dem Schluss, dass die Argumentation des EUIPO und des Gerichts Vorrang haben sollte, und vertrat in Abweichung vom EuGH die Auffassung, dass die Frist ab dem Tag laufen sollte, an dem der Inhaber der älteren Marke eingetragen ist, sofern die jüngere Marke tatsächlich eingetragen ist von der Benutzung der jüngeren Marke Kenntnis erlangt, nicht von einem späteren Zeitpunkt.

Zur Untermauerung dieser Analyse stimmte Lord Justice Arnold den Ausführungen des Beklagten zu, dass das Erfordernis der Kenntnis der tatsächlichen Eintragung der jüngeren Marke (sowie ihrer Verwendung) dem Inhaber der älteren Marke einen perversen Anreiz geben würde, das Register nicht einzusehen um die Zeit zu verzögern.

Dies ist das erste Mal, dass das Berufungsgericht vom EuGH-Recht abweicht und zeigt, dass die britischen Gerichte bereit sind, das EU-Recht zu überdenken und Änderungen vorzunehmen, wenn ihrer Meinung nach Klarheit erforderlich ist oder ein anderer Ansatz gewählt werden sollte. Allerdings ist es vielleicht weniger drastisch, wenn man bedenkt, dass es sich dabei praktisch um die Übernahme einer anderen Linie der europäischen Behörden handelte.

Diese Entscheidung (und die Advancetrack (Die in unserem vorherigen Blogbeitrag behandelte Entscheidung) geben Hinweise darauf, wie die obersten britischen Gerichte mit der Rechtslandschaft nach REULA umgehen werden. Tatsächlich wies Lordrichter Arnold kürzlich auf einer Konferenz am University College London darauf hin, dass es für festgelegte Bereiche des Markenrechts wahrscheinlich keine wesentlichen Änderungen geben wird. Wo jedoch bereits „Bruchlinien“ zu komplexeren Fragen bestehen und wo bereits Spannungen zwischen der EU-Auslegung und dem britischen Recht bestehen, könnte sich ein Wandel abzeichnen. Dies alles unterliegt natürlich einem möglichen Wechsel in der britischen Regierung später in diesem Jahr, der nach dem Brexit zu weiteren rechtlichen Veränderungen führen könnte.

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