[Dieser Beitrag wurde gemeinsam mit SpicyIP-Praktikant Sidhi Pramodh Rayudu mit Forschungsunterstützung von Aadvika Anandal verfasst. Sidhi studiert im letzten Jahr den BA LL.B (Hons) an der Hidayatullah National Law University in Raipur. Aadvika studiert im zweiten Jahr den BA LL.B (Hons) an der NALSAR University of Law in Hyderabad.]

Ist die „Vielzahl einer Erfindung“ für die Aufrechterhaltung einer Teilanmeldung unerlässlich? Wenn ja, wo sollte diese Erfindung offengelegt werden? Nach dem unterschiedlichen Verständnis der beiden Einzelrichter des Obersten Gerichtshofs von Delhi räumte ein Kammerrichter diese Fragen schließlich zur Ruhe.

Bevor wir zur DB-Anordnung kommen, wollen wir zunächst verstehen, was eine Teilanmeldung ist. Das Patentgesetz ermöglicht die Einreichung einer Patentanmeldung bei entweder vorläufige oder vollständige Spezifikationen für Abschnitt 9. § 7 Abs. 1 besagt, dass sich jede Anmeldung normalerweise nur auf eine einzige Erfindung beziehen sollte. Für den Fall, dass eine Anmeldung mehr als eine Erfindung enthält, ist eine Teilanmeldung gemäß Abschnitt 16 kann für eine Erfindung eingereicht werden, die in der vorläufigen oder vollständigen Beschreibung einer zuvor eingereichten Stammanmeldung offenbart ist. Die Idee hinter Abschnitt 16 besteht darin, Patentanmeldern Flexibilität zu bieten, wenn ihre Erstanmeldung mehrere Erfindungen umfasst. Die Kontroverse um die Teilanwendung kam auf, als ein Einzelrichter eintrat Syngenta Ltd. vs. Controller of Patents (2023) unterschied sich von den Ergebnissen einer Koordinatenbank Boehringer Ingelheim gegen Patentkontrolleur (2022) über die Notwendigkeit, mehrere Erfindungen in der Stammanmeldung (Pluralität) zu haben, um eine Teilanmeldung einzureichen, und ob die Position ihrer Offenbarungen in vorläufigen Anmeldungen ausreichend ist. Der Einzelrichter verwies diese Fragen an den Division Bench (DB). Im Oktober 2023 hat der DB in Auslegung von § 16 geklärt dass für Teilanmeldungen tatsächlich mehrere Erfindungen in der Stammanmeldung erforderlich sind und dass diese Erfindungen entweder in der vorläufigen oder vollständigen Beschreibung der Stammanmeldung offenbart werden können. 

In diesem Beitrag werden wir uns damit befassen, wie Teilanmeldungen bisher beurteilt wurden, welche unterschiedlichen Interpretationen die drei Anordnungen haben und welche Auswirkungen die DB-Anordnung auf den Pharmasektor hat.

Festlegung der Kriterien für Teilanmeldungen: Boehringer Ingelheim vs. Controller of Patents: 

Abschnitt 16 und die betreffenden Regeln für Teilanmeldungen wurden bereits zuvor vom Intellectual Property Appellate Board (IPAB) erörtert LG Electronics gegen Patentkontrolleur Befehl, der das festhielt freiwillig / sein Motorrad Teilanmeldungen müssen sich auf eine „eigenständige Erfindung“ beziehen und klarstellen, dass die Ansprüche der Stammanmeldung und die Ansprüche der Teilanmeldung gemäß Abschnitt 16 (3) unterschiedlich sein sollten. Später im ESCO Corporation gegen Controller of Patent and Designs Das IPAB legte fest, dass eine Teilanmeldung erfolgen sollte sich ausschließlich aus den Ansprüchen der Stammanmeldung ergeben, Betonung des Grundsatzes „was nicht behauptet wird, wird abgelehnt„Das heißt, um ein Patent auf etwas zu erhalten, das in den Spezifikationen beschrieben ist, muss es in den Ansprüchen spezifiziert werden (siehe Tony Mon George, die Regenten der University of Michigan gegen Controller of Patents and Designs (OA/48/2020/PT/DEL).

Später in der Der Fall Boehringer IngelheimDer Anmelder reichte eine PCT-Anmeldung für die nationale PCT-Phase mit 18 separaten Ansprüchen ein. Im Laufe der Strafverfolgung wurden diese Ansprüche dreimal geändert, von „Verwendungsansprüchen“, die einen bestimmten Inhibitor betrafen, zu umfassenderen „Produktansprüchen“, die Kombinationen mit demselben Inhibitor umfassten. Diese Änderungen wurden vom Verantwortlichen abgelehnt Abschnitt 59, Er argumentierte, dass die Änderungen über den Rahmen der ursprünglichen Ansprüche hinausgingen und stützte die Ablehnung in erster Linie auf die Verwendung des Inhibitors und nicht auf seine produktbezogenen Anwendungen.

Der Anmelder beantragte eine Teilanmeldung zu den abgelehnten Änderungen. Dieser Antrag wurde daraufhin vom Verantwortlichen mit der Begründung beanstandet, dass die Ansprüche bereits im Stammantrag geprüft und abgelehnt worden seien. Gegen diesen Beschluss wurde Berufung eingelegt. Basierend auf der ESCO-Auslegung und dem Grundsatz „Was nicht beansprucht wird, wird abgelehnt“ kam der Oberste Gerichtshof zu dem Schluss, dass das Fehlen von „Produktansprüchen“ in der Stammanmeldung den Anmelder daran hinderte, eine Teilanmeldung mit diesen separaten/zusätzlichen Ansprüchen zu verfolgen. Für eine detaillierte Diskussion dieses Urteils und seiner Richtigkeit können sich die Leser auf Amits umfassenden zweiteiligen Beitrag beziehen hier und hier.

Herausfordernde Boehringer Ingelheim: Überarbeitung der Kriterien für bereichsbezogene Patentanmeldungen

Eine Koordinatenbank von J. Hari Shankar in Syngenta vs. Controller war mit der Auslegung des Gerichts im Boehringer Ingelheim-Beschluss nicht einverstanden. Der Fall entstand, als die Teilanmeldung von Syngenta, die auf einer Patentanmeldung für ein „agrochemisches Konzentrat mit Adjuvans und Hydrotropikum“ basierte, vom indischen Patentamt abgelehnt wurde. Auch wenn dies im Ablehnungsbeschluss des Verantwortlichen nicht ausdrücklich erwähnt wurde, stellte das Gericht in der Argumentation fest, dass die Ablehnung mit der Position im Fall Boehringer Ingelheim übereinstimmte. Bei der Erörterung des Beschlusses von Boehringer Ingelheim äußerte das Gericht aus folgenden Gründen Vorbehalte zu dessen Feststellung:

• Hervorhebung des Fehlens eines Kommas nach „vom Verantwortlichen ausgelöst“ in Abschnitt 16Das Gericht ging davon aus, dass das Pluralitätserfordernis möglicherweise nur gilt, wenn der Verantwortliche Einwände erhebt, und nicht im Falle freiwilliger Teilanmeldungen. Um dies zu untermauern, stützte sich das Gericht auf die Formulierung von Artikel 4G der Pariser Verbandsübereinkunft mit der Begründung, dass darin das Erfordernis der Pluralität von Erfindungen nur in Bezug auf Fälle angegeben sei, in denen der Verantwortliche diesbezüglich Einspruch erhoben habe, und nicht, wenn die Teilanmeldung suo motu eingereicht werde. 
• Unter der Annahme, dass eine Stammpatentanmeldung für eine Teilanmeldung mehrere Erfindungen enthalten muss, prüfte das Gericht, ob eine solche Pluralität in den Ansprüchen ausdrücklich erwähnt werden muss. Dabei stützte sich das Gericht auf den Wortlaut von Abschnitt 16 (1) und das Praxis- und Verfahrenshandbuch des Patentamts, um darauf hinzuweisen, dass eine Erfindung in einer Teilanmeldung in der vorläufigen Spezifikation offenbart werden kann und nicht in den Ansprüchen der Stammanmeldung offenbart werden muss. 

Auf der Grundlage dieser Analyse und seiner Befürchtungen im Fall Boehringer verwies der Einzelrichter zwei Fragen zur Prüfung an eine Kammer des Obersten Gerichtshofs von Delhi: 

• „Gilt das Erfordernis, dass mehrere Erfindungen in der Stammanmeldung einer Teilanmeldung aufrecht erhalten werden können, auch dann noch gelten, wenn die Teilanmeldung vom Anmelder freiwillig (suo moto) eingereicht wird und nicht auf einem vom Verantwortlichen erhobenen Einwand beruht?“
• Unter der Annahme, dass das Erfordernis einer Vielzahl von Erfindungen in der Stammanmeldung notwendig war, damit eine Teilanmeldung aufrecht erhalten werden konnte, stellt sich die Frage, ob die Vielzahl von Erfindungen in den Ansprüchen der Stammanmeldung berücksichtigt werden musste oder ob es ausreichend war, wenn die Vielzahl von Erfindungen vorhanden war sich in den Offenbarungen in den vollständigen Spezifikationen widerspiegeln, die den Ansprüchen in der Stammanmeldung beigefügt sind?“

Division Bench klärt Komma-Kontroverse bei Teilpatentanmeldung:

Bei der Prüfung von Abschnitt 16 konzentrierte sich das Gericht auf die Durchhaltbarkeit einer Teilanmeldung unabhängig vom Ergebnis der Stammanmeldung. Das Gericht entschied, dass die Platzierung von Kommas im Text von Abschnitt 16(1) nicht so kritisch ist, wie im Einzelrichterbeschluss angegeben. Stattdessen stellte das Gericht klar, dass das Erfordernis der Offenlegung der Vielzahl von Erfindungen in der vorläufigen oder vollständigen Beschreibung der Stammanmeldung ein Muss ist, unabhängig davon, ob die Teilanmeldung freiwillig (suo moto) oder als Reaktion auf einen Einspruch des Verantwortlichen eingereicht wird . Daher wird darauf hingewiesen, dass die einzige Einschränkung hier in der Nichtduplizierung von Ansprüchen zwischen der Stamm- und der Teilanmeldung gemäß Abschnitt 16 (3) besteht. Konkretisierung der gesetzgeberischen Absicht von Abschnitt 16 durch Abschnitt 05.02.02 des Handbuch der Patentamtspraxis und -verfahren, Es wurde festgestellt, dass Abschnitt 16 (1) die Offenlegung mehrerer Erfindungen innerhalb der vorläufigen oder vollständigen Spezifikation zulässt. Das Gericht passte dies weiter an Artikel 4G der Pariser Verbandsübereinkunft an und erkannte das Recht an, Teilanmeldungen sowohl auf Antrag als auch auf Einspruchsbasis einzureichen, solange die Stammanmeldung eine Vielzahl von Erfindungen offenbart.

Allerdings erscheint die Antwort des Gerichts auf die zweite Frage umstritten. Das Gericht analysierte Boehringer Ingelheim und kam zu dem Schluss, dass sich der Einzelrichter fälschlicherweise auf den Grundsatz „Was nicht beansprucht wird, wird abgelehnt“ stützte, um die Beschränkung der Offenbarung der Erfindung in Teilanmeldungen festzulegen, und behauptete, dass der Grundsatz nur für die Verletzungsanalyse und nicht für Teilanmeldungen relevant sei Anträge und Anspruchsgestaltung. Dabei hat das Gericht Abschnitt 16 (1) wörtlich verstanden und entschieden, dass Teilanmeldungen für Erfindungen eingereicht werden können, die nicht nur in der vollständigen Spezifikation, sondern auch in der vorläufigen Spezifikation der Stammanmeldung offenbart sind. Für seine Begründung zur Feststellung „Was nicht behauptet wird, wird abgelehnt“ stützte sich das DB auf die Feststellung des House of Lords in Electric and Musical Industries Ltd. et al vs. Lissen Ltd, eine Position, die 1939 eingenommen wurde, als Indien über kein unabhängiges Patentsystem verfügte und die Praxis des indischen Patentamts praktisch übersah (siehe Abs. 05.03.15) und andere bemerkenswerte Quellen, in denen die Bedeutung dieses Prinzips für die Abgrenzung des Umfangs der Erfindung wiederholt wurde (siehe zum Beispiel hier (pdf) und hier auf S. 182). 

Untersuchung der Auswirkungen: Wie Flexibilität bei Teilpatentanmeldungen den Zugang zu Arzneimitteln beeinflussen könnte:

Die DB-Verordnung hat somit den Spielraum für die Einreichung von Teilanmeldungen erweitert, und ein wahrscheinlicher Ableger dieser Auslegung besteht darin, dass Anmelder strategisch mehrere Teilanmeldungen für Erfindungen einreichen können, um eine Art Dickicht über der Erfindung zu bilden. Und ob die obige Auslegung es dem Anmelder ermöglichen wird, eine Teilanmeldung für Erfindungen einzureichen, die zuvor abgelehnt wurden? Diese Frage zu stellen ist wichtig, da eine Teilanmeldung „jederzeit vor der Erteilung des Patents“ eingereicht werden kann und erst dann, wenn die Stammanmeldung „entsorgt“ wurde.

Ein Sektor, auf den diese Anordnung sicherlich massive Auswirkungen haben wird, ist der Pharmasektor, wo strategische Teilanmeldungseinreichungen auf der Grundlage zu umfassender Offenlegungen letztendlich den Markteintritt von Generika und Biosimilars beeinträchtigen können. Wie von Katarina Foss-Solbrekk in hervorgehoben ihr PapierBei Teilanträgen geht es oft nicht nur darum, Zuschüsse zu erhalten, sondern auch darum, die Fristen neu zu stellen, um Antworten auf Einwände zu finden und auch Generika zu demotivieren. Sie untermauerten dieses Argument mit der Berufung auf die Teilanmeldungen EP1406656 von Abbvie-Humira, bei denen Abbvie nach dem Einspruch von 15 Unternehmen schließlich seine Anmeldung zurückzog, in der Zwischenzeit jedoch viele Teilanmeldungen der zweiten Generation eingereicht hatte (Teilanmeldungen, die aus einer früheren Teilanmeldung hervorgingen). Als erschwerender Faktor wird unter anderem das langsame Einspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt (EPA) genannt. Die durchschnittliche Zeit seit der ersten Amtshandlung und der endgültigen Entscheidung des EPA beträgt 24.3 Monate. Im Vergleich dazu hat Indien eine durchschnittliche Wartezeit über einen Antrag von 51 Monaten zu verfügen.

Alles in allem ist mit dieser weiten Auslegung durch das Gericht nun eine sorgfältige Prüfung von Teilanmeldungen durch das indische Patentamt gerechtfertigt. Dies kann in der Durchführung strenger Kontrollen gegen Doppelpatentierung bestehen. Jedoch, die ungewöhnlich hohe Zahl der Art und Weise, wie Patenterteilungen erteilt und gefeiert werden, lässt einen etwas beunruhigen, ob dies vom Patentamt überhaupt als Problem angesehen wird. 

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• Quelle: https://spicyip.com/2023/11/division-bench-of-the-delhi-high-courts-divisive-clarification-on-divisional-applications.html