Spotify AB (“Spotify”) đã thắng thế trong hai thủ tục phản đối mà nó đưa ra chống lại việc đăng ký hai nhãn hiệu POTIFY, được đăng ký bởi US Software Inc. (“Phần mềm Hoa Kỳ”), liên quan đến nền tảng Potify của họ. Theo US Software, Potify là "một nền tảng phần mềm phụ trợ được thiết kế cho các trạm phân phối cần sa hợp pháp để tiếp thị và bán sản phẩm của họ."

Để ủng hộ những phản đối của mình, Spotify đã đưa ra ba tuyên bố chống lại rằng dấu POTIFY, cụ thể là có khả năng nhầm lẫn với dấu SPOTIFY, pha loãng bằng cách làm mờ dấu SPOTIFY và pha loãng do làm mờ dấu SPOTIFY. Hội đồng xét xử và kháng nghị về nhãn hiệu (TTAB) cai trị ủng hộ Spotify chỉ nhìn vào sự pha loãng bằng cách làm mờ mặt đất.

Pha loãng bằng cách làm mờ

Theo Mục 43 (c) của Đạo luật nhãn hiệu:

“Chủ sở hữu của một nhãn hiệu nổi tiếng có khả năng phân biệt, vốn có hoặc thông qua sự khác biệt có được, sẽ có quyền ra lệnh chống lại người khác, bất kỳ lúc nào sau khi nhãn hiệu của chủ sở hữu trở nên nổi tiếng, bắt đầu sử dụng nhãn hiệu hoặc tên thương mại trong thương mại có khả năng gây ra sự pha loãng do làm mờ… nhãn hiệu nổi tiếng, bất kể sự hiện diện hay không có sự nhầm lẫn thực tế hoặc có khả năng xảy ra, cạnh tranh hoặc thiệt hại kinh tế thực tế. ” 15 USC § 1125 (c)

TTAB đã thiết lập bốn yêu cầu đối với chủ sở hữu nhãn hiệu để chứng minh khả năng bị pha loãng bằng cách làm mờ. Trong bối cảnh có nhiều ý kiến ​​trái chiều, Spotify đã phải chứng minh rằng (1) họ sở hữu một nhãn hiệu nổi tiếng khác biệt, (2) Phần mềm Hoa Kỳ đang sử dụng một nhãn hiệu trong thương mại bị cho là làm loãng nhãn hiệu nổi tiếng của Spotify; (3) Việc sử dụng nhãn hiệu của Phần mềm Hoa Kỳ bắt đầu sau khi Spotify trở nên nổi tiếng; và (4) Việc sử dụng nhãn hiệu của Phần mềm Hoa Kỳ có khả năng gây loãng do làm mờ. ”

Sự khác biệt và nổi tiếng của SPOTIFY

TTAB không gặp vấn đề gì khi phát hiện ra rằng nhãn hiệu SPOTIFY là đặc biệt, “cả hai đều có sẵn và được mua lại do được sử dụng rộng rãi và được người tiêu dùng công nhận”. Nó lưu ý thêm rằng "nó là một thuật ngữ được đặt ra, huyền ảo."

Về vấn đề liệu nhãn hiệu của Spotify có nổi tiếng hay không, TTAB đã xem xét các yếu tố luật định được nêu trong 15 USC § 1125 (c) (2) (A), cụ thể là, quảng cáo và bán hàng của Spotify, mức độ công nhận thực tế của nhãn hiệu và đăng ký USPTO của nhãn hiệu SPOTIFY. Một lần nữa, TTAB không có vấn đề gì khi phát hiện ra rằng, “bằng mọi cách và mọi biện pháp, SPOTIFY đều cực kỳ nổi tiếng.”

Phần mềm Hoa Kỳ tuyên bố rằng nhãn hiệu SPOTIFY chưa trở nên nổi tiếng vào thời điểm hãng này sử dụng nhãn hiệu POTIFY lần đầu tiên, tức là vào ngày 1 tháng 2017 năm 2017. TTAB đã bác bỏ tuyên bố này, không có nghĩa là “số lượng lớn Spotify trước năm XNUMX [người dùng hoạt động hàng tháng ] một mình ”đã biện minh cho một phát hiện như vậy.

Khả năng gây ra sự pha loãng của SPOTIFY bằng cách làm mờ

Bản thân cáo buộc pha loãng của Spotify đã đủ để đáp ứng yêu cầu thứ hai. Nhận thấy rằng việc sử dụng POTIFY có thể gây ra pha loãng do làm mờ, TTAB một lần nữa xem xét các yếu tố luật định, lần này được nêu trong 15 USC § 1125 (c) (2) (B) (i-vi).

Đầu tiên, nó lưu ý rằng các dấu POTIFY “rất giống nhau ở độ tuổi toàn phần”. Thứ hai, liên quan đến tính khác biệt của SPOTIFY, TTAB chỉ ra rằng Phần mềm Hoa Kỳ “không tranh chấp rằng SPOTIFY có tính đặc biệt cao”, đồng thời làm rõ rằng dù sao nó “là một trong những nhãn hiệu được công nhận cao nhất ở Hoa Kỳ.”

Mặc dù Phần mềm Hoa Kỳ không đề cập đến việc sử dụng SPOTIFY độc quyền của Spotify, nhưng TTAB nhấn mạnh rằng công ty “thực thi các quyền của mình đối với nhãn hiệu SPOTIFY một cách mạnh mẽ, bao gồm thông qua thư yêu cầu, tên miền và [TTAB] thủ tục”. Giải quyết vấn đề công nhận, TTAB cho rằng “rất ít nhãn hiệu được công nhận rộng rãi ở Hoa Kỳ như SPOTIFY.”

Sau đó, TTAB chuyển sang vấn đề liệu Phần mềm Hoa Kỳ có ý định tạo ra mối liên kết giữa POTIFY và SPOTIFY hay không. Xem xét tuyên bố của Phần mềm Hoa Kỳ rằng “quyết định áp dụng nhãn hiệu POTIFY của họ không liên quan gì đến [Spotify]”, TTAB cho biết điều này là “khó tin”.

Bài học kinh nghiệm

Trường hợp này đưa ra một số bài học cho các doanh nghiệp chứ không chỉ cho các doanh nghiệp cần sa. Đầu tiên, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu. Mặc dù Spotify có các quyền theo luật thông thường đối với SPOTIFY (và trên thực tế đã bị cáo buộc trong quá trình tố tụng), việc đăng ký đã củng cố các tuyên bố của mình, đôi khi có tính chất quyết định trong quá trình xem xét các yếu tố luật định của TTAB.

Thứ hai, TTAB đã nêu bật rõ ràng tính chất huyền ảo của nhãn hiệu SPOTIFY. Tính phân biệt của nhãn hiệu là một phổ, với các nhãn hiệu chung chung và mô tả ở một đầu và nhãn hiệu huyền ảo ở đầu kia. Các nhãn hiệu huyền ảo có cơ hội tốt nhất để có thể đăng ký và thực thi. Hãy sáng tạo và đừng quên giao dịch cơ bản.

Trong khi đó, số phận của Potify cho thấy có giới hạn đối với mức độ thu hút mà các doanh nghiệp có thể nhận được từ những cái tên bịt miệng. Đây có thể là một hit cho Áo thun nhưng không phải là nền tảng để xây dựng thương hiệu. Trên thực tế, như những thủ tục tố tụng này cho thấy, những cái tên như vậy có thể phản tác dụng, đặc biệt là khi mục tiêu của trò đùa là một công ty vô nghĩa như Spotify.

Nguồn: https://harrisbricken.com/cannalawblog/spotify-smokes-potify/