Trường hợp này ABP Technology Ltd v Voyetra Turtle Beach, Inc. & Anor (Rev1) [2021] - EWHC 3096 (Ch) (19 tháng 2021 năm XNUMX) liên quan đến việc hai bên sử dụng các nhãn hiệu rất giống nhau / giống hệt nhau (STEALTH) trên các hàng hóa giống hệt nhau. Bài viết này thảo luận về một số điểm cần lưu ý chính phát sinh từ tranh chấp của họ, cũng như các chiến thuật mà các bên đã sử dụng.

Cả hai bên đều tham gia vào các thủ tục tố tụng UKIPO trong đó đơn đăng ký nhãn hiệu thương mại của các bị đơn bị từ chối vì quyền của nguyên đơn trước đó. Sau quá trình tố tụng EUIPO thành công, nguyên đơn đã đệ đơn kiện vi phạm chống lại việc sử dụng dấu STEALTH của các bị đơn. Các bị cáo đã thành thật nhận tội đồng thời sử dụng làm cơ sở duy nhất để bào chữa.

Trong khi các thủ tục vi phạm đang chờ xử lý, các bị đơn đã mua đăng ký nhãn hiệu thương mại cho nhãn hiệu từ giống hệt STEALTH từ một bên thứ ba. Việc đăng ký bao gồm các hàng hóa có tính tương tự cao và có ngày nộp đơn sớm hơn (tháng 1996 năm 2014) so với lần sử dụng nhãn hiệu STEALTH đầu tiên của nguyên đơn (giữa năm 17). Tuy nhiên, đăng ký này đã không được sử dụng và rất dễ bị cấm sử dụng từ ngày 2001 tháng XNUMX năm XNUMX trở đi.

Mục 46 (3) của Đạo luật Thương hiệu 1994 quy định rằng không được thu hồi đăng ký nhãn hiệu do không sử dụng nếu việc sử dụng được tiếp tục 3 tháng trước khi nộp đơn hủy bỏ việc không sử dụng. Tuy nhiên, trong cùng một phần, người nộp đơn hủy bỏ yêu cầu chủ sở hữu phải thông báo, trừ khi chủ sở hữu đã bắt đầu chuẩn bị sử dụng nhãn hiệu trước khi thông báo, việc sử dụng nhãn hiệu sau khi thông báo sẽ không liên quan để hỗ trợ đăng ký. Trong trường hợp này, nguyên đơn đã không thông báo cho chủ sở hữu về hành động hủy bỏ tiềm năng. Miễn là các bị cáo có thể đáp ứng yêu cầu 3 tháng này, hiệu lực của đăng ký sẽ khó bị thách thức.

Vào ngày 28 tháng 2021 năm 3, sau khi phát hành Mẫu đơn yêu cầu bồi thường nhưng trước khi thực hiện nghĩa vụ bào chữa, một đại lý ẩn danh đã mua đăng ký này từ chủ sở hữu trước đó của nó. Biên bản chuyển nhượng được nộp vào ngày 2021 tháng 15 năm 2021. Đại lý ẩn danh này đã thực thi giấy phép ủng hộ các bị cáo sử dụng đăng ký này vào ngày 28 tháng 2021 năm 15, nhưng ngày bắt đầu cấp giấy phép là ngày 2021 tháng 28 năm 2021. Chính xác là ba tháng sau, vào ngày 9 tháng 2021. Năm 24, người đại diện ẩn danh đã chỉ định đăng ký cho bị đơn đầu tiên và hồ sơ chuyển nhượng được nộp vào ngày 2021 tháng XNUMX năm XNUMX. Vào ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX, luật sư của bị đơn thông báo cho nguyên đơn về ý định xin phép tòa án sửa đổi lời bào chữa và yêu cầu phản tố đối với giới thiệu đăng ký mới có được vào quá trình tố tụng. Vào ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX, người yêu cầu bồi thường đã nộp đơn hủy bỏ việc không sử dụng.

Người yêu cầu bồi thường đưa ra một số lý lẽ pháp lý chống lại đơn của các bị cáo. Họ cũng cho rằng đơn yêu cầu sửa đổi bào chữa đã được nộp một cách thiếu thiện chí vì các bị cáo cố tình trì hoãn đơn để tránh việc đăng ký này bị hủy bỏ.

Tòa án không đồng ý với nguyên đơn và cho phép sửa đổi lời bào chữa. Tòa án không chấp nhận lập luận rằng đơn xin phép sửa đổi lời bào chữa được đưa ra với mục đích xấu, vì nó không đảm bảo rằng đơn của các bị cáo sẽ thành công. Ngay cả khi thành khẩn, tòa vẫn cho phép các bị cáo sửa đổi phần bào chữa. Tuy nhiên, tòa án đã bác đơn của các bị cáo để sửa đổi yêu cầu phản tố rằng đăng ký của nguyên đơn nên bị hủy bỏ vì quyền cao cấp này. Tòa án cho rằng quyền cao cấp này không được sử dụng vào ngày nộp đơn đăng ký của nguyên đơn và do đó không có triển vọng rằng yêu cầu phản tố của bị đơn sẽ thành công.

Kết luận

Điểm mấu chốt là mua đăng ký cũ hơn và cẩn thận đảm bảo đăng ký đó không dễ bị hủy do không sử dụng không phải là lạm dụng quy trình. Có khả năng là những chiến thuật như vậy sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Trong khi có một lập luận rằng bằng cách tương tự với Lindt quyết định (C-529/07), mua lại các đăng ký với mục đích duy nhất là chặn số tiền sử dụng của một bên khác với mục đích xấu và sẽ làm mất hiệu lực của các đăng ký, có quá nhiều khác biệt để đưa ra các lập luận phản bác rằng Lindt quyết định không áp dụng (ví dụ: dấu 3D so với dấu từ, chặn việc sử dụng của bên khác so với việc xác thực việc sử dụng của chính họ và bảo vệ khiếu nại vi phạm). Tuy nhiên, nó chỉ ra rằng luật hiện hành phải được thay đổi trước tiên để giải quyết vấn đề này.

Thêm từ các tác giả của chúng tôi:

	Sử dụng Thương hiệu Chính hãng, Ấn bản thứ hai by Eléonore Gaspar € 190
	Cấp phép Nhãn hiệu Quốc tế by Stojan Arnerstål € 136

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2022/03/18/a-stealthy-acquisition-leads-to-a-valid-defence-in-trade-mark-infringement-proceedings/